Abogado de Acciones de Oficina de Marcas: Respuestas a Rechazos de la USPTO

Una acción de oficina no es una negación. Es la declaración escrita del abogado examinador de la USPTO sobre lo que se interpone entre su solicitud y el registro, y la mayoría de las acciones de oficina pueden contestarse. Capitol Law Partners responde acciones de oficina para solicitantes que presentaron con nosotros, por su cuenta o a través de un servicio de registro, y para solicitantes domiciliados en el extranjero que necesitan un abogado en EE. UU.

Qué hace por usted un abogado de acciones de oficina de marcas

Explicar qué se rechaza, qué es solo un requisito y cuándo vence la respuesta.
Redactar la respuesta y reunir la evidencia: registros de terceros, evidencia del mercado y declaraciones juradas.
Cumplir en la misma respuesta los requisitos de procedimiento, como renuncias (disclaimers) y modificaciones de la identificación.
Encargarse de reconsideraciones, apelaciones y peticiones para revivir la solicitud.

Acciones de oficina no finales y finales, y el plazo

La primera acción de oficina suele ser no final: plantea todos los problemas que encontró el examinador e invita a responder. Si queda algún problema, el examinador puede emitir una acción de oficina final, después de la cual las opciones se reducen a la reconsideración, la apelación o el abandono. Para la mayoría de las solicitudes, la respuesta vence a los tres meses de la fecha de emisión, y puede pedirse una prórroga de tres meses, con pago de tarifa, antes de que venza ese plazo, una regla vigente desde finales de 2022. Las solicitudes del Protocolo de Madrid mantienen un plazo de seis meses sin prórroga. Registramos cada plazo en nuestro calendario y confirmamos las reglas vigentes para cada respuesta.

Rechazos de fondo y cómo los contestamos

Sección 2(d): probabilidad de confusión

El examinador cita una marca anterior y concluye que la confusión es probable. La respuesta analiza los factores du Pont con evidencia:

Diferencias en la apariencia, el sonido, el significado y la impresión comercial de las marcas.
Diferencias en los productos y servicios, los canales de comercialización y los compradores, demostradas con evidencia del mercado.
Debilidad de la marca citada, demostrada con registros y usos de terceros de términos similares.
Reducción de la identificación para eliminar la superposición.
Un acuerdo de consentimiento con el titular de la marca citada que explique por qué la confusión es improbable.
Cuando el registro citado parece no estar en uso, la suspensión mientras se tramita un procedimiento de cancelación, expungement o reexamination.

Sección 2(e)(1): meramente descriptiva

El examinador concluye que la marca describe de inmediato una característica, cualidad, función o finalidad de los productos. Las respuestas incluyen argumentar que la marca es sugestiva porque llegar a su significado requiere imaginación; reclamar distintividad adquirida bajo la Sección 2(f), mediante una declaración jurada de cinco años de uso sustancialmente exclusivo y continuo, que puede no bastar para un término muy descriptivo, o mediante evidencia de ventas, publicidad y reconocimiento de los consumidores; o modificar la solicitud al Registro Suplementario, lo que exige que la marca esté en uso.

Rechazos por apellido y por descripción geográfica

Un rechazo por apellido puede superarse demostrando que el apellido es poco común, tiene otro significado o no parece un apellido, o mediante la Sección 2(f) o el Registro Suplementario. Un rechazo por ser principalmente descriptiva desde el punto de vista geográfico puede superarse demostrando que el lugar es poco conocido o no se asocia con los productos, o mediante distintividad adquirida. Un rechazo por descripción geográfica engañosa no puede subsanarse con distintividad adquirida.

Rechazos por la muestra de uso

La muestra no muestra la marca en uso para los productos o servicios indicados, o parece un montaje. La respuesta sustituye la muestra por una que realmente estaba en uso a la fecha relevante, con una declaración jurada de respaldo: etiquetas, empaques, fotografías del producto o una página web con información para hacer pedidos, en el caso de productos; publicidad o un sitio web, en el caso de servicios. Las muestras de páginas web deben mostrar la URL y la fecha de captura.

Rechazos por ornamentalidad

Un eslogan impreso en el frente de una camiseta suele considerarse decoración y no un identificador de origen. Las respuestas incluyen una muestra con la marca en una etiqueta, prueba de que la marca ya funciona como marca para otros productos, la Sección 2(f) o el Registro Suplementario.

Requisitos de procedimiento

Las acciones de oficina también enumeran requisitos, y una respuesta que los ignore está incompleta: una renuncia (disclaimer) a palabras descriptivas o genéricas; modificaciones para aclarar una identificación imprecisa o corregir la clasificación, ya que una identificación puede reducirse pero nunca ampliarse; aclaración del tipo de entidad del solicitante y del estado o país de constitución; una dirección de domicilio; la traducción de palabras que no están en inglés, algo común en marcas en idioma turco; y el consentimiento de cualquier persona viva cuyo nombre figure en la marca.

Después de una acción final: reconsideración y apelación

Una acción de oficina final puede contestarse con una solicitud de reconsideración, presentando nueva evidencia o modificaciones ante el mismo examinador, y con un aviso de apelación ante la Junta de Juicios y Apelaciones de Marcas (TTAB). Ambos pueden presentarse juntos para que la apelación preserve el plazo. En una apelación ex parte, se intercambian escritos y decide un panel de jueces administrativos de marcas. La Junta generalmente no considera evidencia que no estuviera en el expediente antes de la apelación. Una decisión de la TTAB puede revisarse ante el Circuito Federal o un tribunal de distrito. Vea defensa de marcas y procedimientos ante la TTAB.

Abandono y peticiones para revivir la solicitud

Si no se presenta una respuesta, la USPTO emite un aviso de abandono. Puede presentarse una petición para revivir la solicitud dentro de los dos meses siguientes a ese aviso si la demora no fue intencional, junto con la respuesta faltante. Si el aviso nunca se recibió, todavía puede ser posible presentar una petición dentro de los dos meses siguientes a enterarse del abandono, sujeto a un plazo máximo contado desde la fecha de abandono registrada. De lo contrario, la única vía es una nueva solicitud.

Asumir una solicitud presentada por otros

Muchos clientes llegan a nosotros después de presentar por su cuenta y recibir un rechazo inesperado. Presentamos una designación de abogado, revisamos el historial completo del expediente, evaluamos si vale la pena salvar la solicitud o si es más prudente presentar una nueva, y respondemos. Los solicitantes domiciliados fuera de Estados Unidos, incluidos los de Türkiye, deben estar representados por un abogado con licencia en EE. UU., y asumimos esa representación.

La evidencia que necesitamos de usted

La acción de oficina y el número de serie, y cómo se usa la marca: fotografías, empaques y páginas web.
Cuándo comenzó el uso y qué tan continuo ha sido, además de marketing, ingresos y prensa cuando está en juego la distintividad.
Lo que sepa sobre el titular de una marca citada y cómo se venden sus productos.

Errores comunes que le ayudamos a evitar

Contestar un rechazo de la Sección 2(d) con opiniones en lugar de evidencia.
Presentar una muestra sustituta creada a posteriori, o ampliar la identificación por accidente.
Contestar el rechazo pero no los requisitos, o perder el plazo porque el aviso llegó a una dirección de correo electrónico antigua.

Su abogado de acciones de oficina de marcas

Cagatay Ersoy, fundador y socio director de Capitol Law Partners, es egresado de Columbia Law School y asesora a titulares de marcas en búsqueda, registro y defensa de marcas, junto con las prácticas de derecho empresarial e inmigración de la firma. Nuestros abogados y personal trabajan en inglés, turco, español, portugués y francés. Atendemos a clientes desde Washington, DC, Herndon, Virginia y Nueva York, con una oficina en Estambul para titulares de marcas turcos, como parte de nuestra práctica de propiedad intelectual. Vea también nuestros servicios de búsqueda y disponibilidad, registro y renovación.

Responda a su acción de oficina

Envíenos la acción de oficina y su número de serie. Le diremos qué hará falta para contestarla y si vale la pena salvar la solicitud. Agende una consulta o llame al +1 (202) 440-2272.

Preguntas frecuentes

¿Una acción de oficina significa que negaron mi solicitud de marca?

No. Una acción de oficina es la explicación del abogado examinador sobre los rechazos y requisitos que por ahora impiden el registro, junto con una invitación a responder. Muchas acciones de oficina plantean solo puntos de procedimiento, como una renuncia o una modificación de la identificación. Incluso los rechazos de fondo, como la probabilidad de confusión y el carácter descriptivo, a menudo se superan con argumentos, evidencia o modificaciones. La solicitud se niega solo si usted no responde o si el rechazo se vuelve final y se confirma en apelación.

¿Cuánto tiempo tengo para responder a una acción de oficina de la USPTO?

Para la mayoría de las solicitudes, tres meses desde la fecha de emisión, con una prórroga de tres meses disponible, con pago de tarifa, si se pide antes de que venza el primer plazo. Esta es la regla desde finales de 2022. Las solicitudes extendidas a Estados Unidos mediante el Protocolo de Madrid tienen seis meses y no admiten prórroga. Como la USPTO ha cambiado estas reglas en los últimos años, confirmamos el plazo de cada acción de oficina y lo registramos el mismo día en que recibimos el expediente.

¿Qué es un rechazo por probabilidad de confusión y se puede superar?

El abogado examinador encontró un registro o solicitud anterior lo bastante parecido, para productos o servicios lo bastante relacionados, como para que los consumidores puedan confundirse. Las respuestas argumentan los factores du Pont con evidencia: diferencias entre las marcas, diferencias en los productos y los canales de comercialización, la debilidad de la marca citada en un campo saturado o un acuerdo de consentimiento con su titular. Reducir su identificación también puede resolver la superposición. Muchos de estos rechazos se retiran después de una respuesta bien fundamentada.

¿Qué significa meramente descriptiva?

Una marca es meramente descriptiva según la Sección 2(e)(1) cuando transmite de inmediato una cualidad, característica, función o finalidad de los productos o servicios sin necesidad de imaginación. Las respuestas incluyen argumentar que la marca es sugestiva, reclamar distintividad adquirida bajo la Sección 2(f) con base en un uso prolongado o en evidencia de reconocimiento de los consumidores, o modificar la solicitud al Registro Suplementario si la marca está en uso. La mejor vía depende de cuán descriptivo sea el término y de cuánto tiempo lo ha usado.

¿Qué es una acción de oficina final?

Una acción de oficina final se emite cuando el abogado examinador mantiene un rechazo o requisito después de revisar su primera respuesta. Cierra la tramitación ordinaria. Dentro del plazo de respuesta, usted puede presentar una solicitud de reconsideración con nueva evidencia o modificaciones, un aviso de apelación ante la Junta de Juicios y Apelaciones de Marcas, o ambos. Si no se presenta nada, la solicitud se abandona. El expediente debe estar completo antes de la apelación, porque la Junta generalmente no acepta evidencia nueva.

Mi solicitud fue abandonada. ¿Se puede revivir?

A menudo sí, si actúa rápido. Puede presentarse una petición para revivir la solicitud dentro de los dos meses siguientes al aviso de abandono si la falta de respuesta no fue intencional, y la petición debe incluir la respuesta faltante. Si nunca recibió el aviso, todavía puede ser posible presentar una petición dentro de los dos meses siguientes a enterarse del abandono, sujeto a un plazo máximo. Cerrados esos plazos, la única opción es una nueva solicitud con una fecha de presentación posterior.

Presenté mi solicitud con un servicio en línea. ¿Pueden ustedes encargarse de la respuesta?

Sí. Presentamos una designación de abogado ante la USPTO, obtenemos el historial completo del expediente y revisamos la solicitud como si fuera nuestra, incluidos el titular indicado, la identificación y la muestra de uso. Luego le decimos si la acción de oficina puede contestarse o si una nueva solicitud le convendría más. Los solicitantes ubicados fuera de Estados Unidos necesitan un abogado con licencia en EE. UU. para continuar, y con frecuencia asumimos ese papel para empresas turcas.

¿Qué es el Registro Suplementario y cuándo conviene?

El Registro Suplementario es para marcas capaces de distinguir productos pero que todavía no son distintivas, como términos descriptivos y apellidos. Un registro suplementario permite usar el símbolo ® y se cita contra solicitudes posteriores que puedan causar confusión, pero no tiene la presunción de validez de los registros en el Registro Principal. Conviene cuando un rechazo por carácter descriptivo no puede superarse ahora y usted quiere protección en el registro mientras la distintividad se construye con el uso.