Marca fuerte: qué hace que una marca sea fácil de proteger

Una marca fuerte es aquella que la USPTO registra sin pelea y que un tribunal hace valer contra una amplia variedad de imitadores. La fuerza no depende de cuánto le guste el nombre ni de qué tan bien describa lo que vende. Depende de la distintividad: qué tan lejos está el nombre de las palabras comunes que un competidor necesitaría para describir el mismo producto. Cuanto más lejos esté, más fuerte es. Nuestros servicios de derecho de marcas para titulares de marcas empiezan por esta pregunta, porque cada paso posterior, desde la verificación de disponibilidad hasta la defensa de la marca, resulta más fácil con una marca distintiva y más difícil con una descriptiva.

Los cinco niveles de fuerza de una marca

Los tribunales y la USPTO clasifican las marcas en cinco categorías a lo largo de un espectro. Las categorías importan porque deciden si una marca puede registrarse y qué tan amplia será su protección.

• Las marcas de fantasía son palabras inventadas que no tienen significado fuera de la marca. Son la categoría más fuerte y pueden registrarse desde el día en que se presenta la solicitud.
• Las marcas arbitrarias son palabras reales usadas para productos que no tienen nada que ver con su significado: el nombre de una fruta en computadoras, el nombre de un planeta en dulces. También son intrínsecamente distintivas y registrables.
• Las marcas sugestivas insinúan una cualidad de los productos, pero requieren imaginación para conectar ambas cosas. Son intrínsecamente distintivas y registrables, y es donde terminan la mayoría de los nombres de marca bien diseñados.
• Las marcas descriptivas transmiten de inmediato una cualidad, característica, función o finalidad de los productos. No pueden registrarse en el Registro Principal hasta que adquieren distintividad mediante el uso, e incluso entonces son débiles.
• Los términos genéricos nombran el producto mismo. Nunca pueden ser marcas, sin importar cuánto tiempo o con cuánta exclusividad se usen.

La línea entre lo sugestivo y lo descriptivo es la que importa en la práctica, y es la que la USPTO traza con más frecuencia.

Por qué los nombres descriptivos cuestan más con el tiempo

Un nombre descriptivo parece eficiente. Les dice a los clientes lo que usted hace y ahorra publicidad. Los costos llegan después y no dejan de llegar.

Ante la USPTO, una marca descriptiva provoca un rechazo bajo la Sección 2(e)(1). Nuestro artículo sobre cómo responder a un rechazo por marca meramente descriptiva explica las opciones, y ninguna es gratuita: argumentar que la marca es sugestiva, probar la distintividad adquirida con años de uso y evidencia de ventas, o conformarse con el Registro Suplementario, que no conlleva presunción de validez.

En el mercado, una marca descriptiva recibe una protección limitada. Como los competidores tienen derecho a describir sus propios productos con palabras comunes, un tribunal solo detendrá las copias muy cercanas, y los terceros que usan el mismo término descriptivo para productos similares saturan el campo. Su presupuesto para defender la marca rinde más con una marca fuerte y produce menos con una débil.

Una marca fuerte también depende del sector

La distintividad se juzga en relación con los productos y el mercado, no en abstracto. Una palabra que es arbitraria para software puede ser descriptiva para alimentos. Una marca sugestiva en un sector donde decenas de negocios usan la misma raíz es débil comercialmente, aunque sea correcta en lo conceptual, porque los consumidores han aprendido a distinguir esos negocios por pequeñas diferencias. Tanto los abogados examinadores como los tribunales revisan el uso por terceros al decidir cuánta protección merece una marca.

Lo contrario también es cierto. Una marca conceptualmente común puede volverse fuerte comercialmente mediante un uso intenso y publicidad, y por eso algunas marcas famosas empezaron como términos descriptivos. Ese camino funciona para empresas con presupuesto para construir reconocimiento durante años. Es un mal plan para una startup que elige un nombre este trimestre.

Cómo evaluar un nombre candidato antes de comprometerse

Someta cada finalista a una breve serie de preguntas antes de que alguien diseñe un logotipo. ¿El nombre dice qué es el producto? Si es así, es genérico y queda descartado. ¿Describe un ingrediente, una función, una cualidad o el usuario al que se dirige? ¿Un competidor necesitaría razonablemente esas palabras para describir un producto similar? ¿Es principalmente un apellido, o el nombre del lugar donde se fabrican los productos? ¿Hace falta un paso mental para ir del nombre al producto? Si es así, probablemente esté en terreno sugestivo.

Luego busque. Un nombre distintivo que otra persona ya usa para productos relacionados no está disponible, y una búsqueda de disponibilidad de marca es la única forma de saberlo. Nuestra guía sobre cómo buscar una marca explica qué puede encontrar una búsqueda por cuenta propia antes de pedir una opinión escrita.

La disyuntiva que realmente enfrentan los fundadores

Los nombres descriptivos se promocionan solos y mueren en la oficina de marcas. Los nombres de fantasía se registran con facilidad, pero necesitan publicidad para significar algo. Las marcas sugestivas están en el medio y suelen ser la respuesta correcta para un negocio que quiere un nombre reconocible y, a la vez, registrable.

Dos estructuras ayudan cuando quiere transmitir un mensaje descriptivo sin tener una marca débil. Combine una marca principal de la empresa (house mark) distintiva con un nombre de producto descriptivo, de modo que la marca principal aporte la protección legal y el nombre del producto haga la explicación. O ponga el mensaje descriptivo en un eslogan y mantenga distintivo el nombre de la marca. En cualquier caso, el nombre que le pide registrar a la USPTO debe ser uno que pueda defenderse, y nuestra práctica de respuestas a acciones de oficina de marcas ve muchos menos rechazos cuando esa decisión se toma temprano.

Si está eligiendo entre dos o tres nombres y quiere saber cuál resistirá ante la USPTO y en el mercado, una consulta con Capitol Law Partners puede resolverlo antes de que empiece la inversión en la marca. Programe una consulta.

Este artículo tiene únicamente fines informativos y no constituye asesoramiento legal. Esta comunicación no establece una relación abogado-cliente.

Cagatay Ersoy. Estrategia práctica para fundadores, inversores y empresas en crecimiento.

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