¿Tiene derechos de marca sin registro en Estados Unidos?

En Estados Unidos, los derechos de marca nacen del uso, no de un certificado. El día en que empieza a vender productos o servicios bajo un nombre distintivo, adquiere derechos sobre ese nombre bajo el derecho consuetudinario (common law) en los lugares donde realmente hace negocios y donde los clientes lo conocen. Así que la respuesta corta a si tiene derechos de marca sin registro es sí. La respuesta larga es que esos derechos son limitados, difíciles de probar y es fácil perder terreno con ellos, y por eso nuestra página de servicios de derecho de marcas trata el registro federal como la opción por defecto para cualquier marca que planee crecer.

Qué cubren realmente los derechos de marca sin registro

Los derechos de derecho consuetudinario abarcan la zona geográfica donde usted usa la marca y la zona a la que se ha extendido su reputación. Una panadería que vende bajo un nombre en Herndon, Virginia, tiene derechos en Herndon y probablemente en la región circundante, pero no en Seattle, donde nadie la conoce. Si otra panadería adopta el mismo nombre en Seattle de buena fe, ambos negocios pueden seguir usándolo en sus propios territorios, y ninguno puede desplazar al otro.

Los derechos también cubren solo los productos y servicios que usted realmente vende. Usar el nombre en café no lo reserva para ropa. Y dependen del uso continuo. Si deja de usar la marca sin intención de retomarla, los derechos caducan; según la Ley Lanham, tres años consecutivos sin uso constituyen prueba prima facie de abandono.

La prueba es donde los titulares sin registro tienen dificultades. No existe un registro público de una marca de derecho consuetudinario, así que, si surge una disputa, usted debe demostrar, con facturas fechadas, publicidad, fotografías y evidencia de clientes, cuándo usó la marca por primera vez, dónde y en qué. La otra parte atacará cada vacío de esa documentación.

Qué agrega un registro federal de marca

El registro en el Registro Principal de la USPTO no crea la marca. Cambia lo que usted puede hacer con ella.

• Prioridad en todo el país. Una vez emitido el registro, la fecha de presentación de su solicitud se convierte en una fecha de uso presunto (constructive use) a nivel nacional. Cualquiera que adopte una marca similar hasta el punto de causar confusión, en cualquier parte del país y después de esa fecha, queda en una posición posterior a la suya, aunque nunca haya visto su marca.
• Una presunción legal. El certificado de registro es prueba prima facie de que la marca es válida, de que usted es su titular y de que tiene el derecho exclusivo de usarla en los productos y servicios indicados. Usted le entrega al tribunal un certificado en lugar de probar sus derechos desde cero.
• El símbolo ®, que solo puede llevar una marca registrada. El símbolo advierte al público y preserva su posibilidad de recuperar las ganancias y los daños de un infractor que no tenía otro aviso de sus derechos. Nuestro artículo sobre el símbolo TM frente al símbolo ® explica cuándo se permite cada uno.
• Un lugar en el registro. Los abogados examinadores de la USPTO citan las marcas registradas contra solicitudes posteriores, así que su registro puede bloquear la solicitud de un competidor antes de que la disputa llegue a usted.
• Acceso a la inscripción ante la Aduana de EE. UU. y a los registros de marcas de las plataformas de comercio electrónico, que exigen un número de registro.
• Incontestabilidad. Después de cinco años de uso continuo posterior al registro, puede presentar una declaración bajo la Sección 15 que elimina varios de los motivos por los que un competidor podría atacar el registro más adelante.

¿Puede demandar por una marca no registrada?

Sí. La Sección 43(a) de la Ley Lanham permite al titular de una marca no registrada presentar un reclamo federal por falsa indicación de origen, y las leyes estatales de competencia desleal ofrecen reclamos similares. El problema es la carga de la prueba. Sin un registro, usted debe demostrar que su marca es distintiva, que la usó primero y que sus derechos llegan al territorio donde opera el demandado. Un titular registrado empieza el caso con esos puntos presumidos, y un demandado que adoptó la marca después de su fecha de presentación no puede alegar que actuó de buena fe.

Cuándo vale la pena el costo del registro

El registro justifica su tarifa de presentación cuando su negocio vende en más de un estado, vende en línea, planea otorgar licencias o franquicias, busca capital externo u opera en un mercado donde un competidor podría razonablemente adoptar el mismo nombre. Los inversionistas y compradores piden el certificado de registro durante la debida diligencia, y su ausencia se convierte en un punto de negociación. Conviene recordar, además, que las marcas son solo una parte de la propiedad intelectual en EE. UU. y conviven con los derechos de autor y las patentes.

El argumento para no registrar es limitado: un negocio con un solo local, sin planes de expansión y con un nombre tan descriptivo que la USPTO lo rechazaría de todos modos. Aun así, vale la pena hacer una búsqueda de disponibilidad de marca para saber si otra persona ya tiene derechos federales sobre el nombre que usted usa, porque ese registro puede limitar dónde puede crecer su negocio.

Cómo proteger los derechos que ya tiene

Si ha usado una marca durante años sin registrarla, todavía no ha perdido nada. Documente sus fechas de primer uso y conserve la evidencia: fotografías fechadas, facturas, anuncios y capturas de páginas web. Use el símbolo TM para indicar su reclamo. Luego presente una solicitud basada en el uso a través de un servicio de registro de marcas ante la USPTO, lo que convierte su prioridad existente en un registro de alcance nacional.

Un punto más para quienes usan una marca desde hace tiempo. Si otra persona registró la misma marca después de que usted empezó a usarla, su uso anterior puede respaldar una petición para cancelar ese registro, pero el fundamento más claro para esa petición solo está disponible dentro de los cinco años siguientes a la fecha de registro. Esperar reduce sus opciones.

Si está evaluando si registrar una marca que ya usa, una consulta con Capitol Law Partners puede trazar el camino adecuado para su situación. Programe una consulta.

Este artículo tiene únicamente fines informativos y no constituye asesoramiento legal. Esta comunicación no establece una relación abogado-cliente.

Cagatay Ersoy. Estrategia práctica para fundadores, inversores y empresas en crecimiento.

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