Cómo buscar una marca antes de presentar la solicitud

La USPTO no verificará si su marca está disponible antes de que usted presente la solicitud, y no le devolverá la tarifa de presentación cuando el abogado examinador cite en su contra un registro anterior. Saber cómo buscar una marca por su cuenta es el seguro más barato contra ese resultado, y también es lo primero que hace nuestro equipo de búsqueda y disponibilidad de marcas antes de cualquier opinión escrita. Una búsqueda propia no lo encontrará todo. Eliminará los conflictos evidentes y le dirá si un nombre justifica el costo de una búsqueda completa.

Paso 1: cómo buscar una marca en la base de datos de la USPTO

Empiece con el sistema de búsqueda de marcas de la USPTO, que abarca todas las solicitudes y registros federales, vigentes y no vigentes. Busque primero la marca exacta y luego cada palabra que la compone. Fíjese en los productos y servicios de cada resultado, no solo en la marca, porque la pregunta siempre es si los consumidores esperarían que productos relacionados con nombres similares provinieran del mismo origen. Un resultado en un campo no relacionado puede no importar; un resultado en un campo vecino normalmente sí importa.

Anote el estado de cada registro. Las marcas vigentes son las que un examinador puede citar. Las marcas no vigentes no pueden citarse, pero, como explica nuestro artículo sobre usar una marca abandonada, el titular puede seguir usando el nombre y puede seguir teniendo derechos bajo el derecho consuetudinario (common law).

Si su marca incluye un logotipo, busque también el diseño. La USPTO asigna códigos de búsqueda de diseño a cada elemento figurativo, y dos logotipos pueden entrar en conflicto aunque las palabras sean distintas.

Paso 2: busque equivalentes fonéticos, variantes ortográficas y traducciones

La probabilidad de confusión se juzga por la apariencia, el sonido y el significado, así que una búsqueda de coincidencia exacta detecta solo una fracción de los conflictos reales. Busque equivalentes fonéticos (Kwik y Quick), errores ortográficos comunes, formas en singular y plural, versiones con guion y con las palabras unidas, y la marca con y sin números o letras. Busque por separado la palabra dominante de una marca compuesta.

Luego traduzca. Según la doctrina de los equivalentes extranjeros (doctrine of foreign equivalents), una marca en un idioma moderno que una parte significativa de los consumidores estadounidenses entendería se compara con su traducción al inglés. Una palabra en turco o en español puede chocar con una marca en inglés que significa lo mismo, y viceversa.

Paso 3: mire más allá del registro federal

En Estados Unidos, el registro federal no es la fuente de los derechos de marca; lo es el uso. Un negocio que ha vendido bajo un nombre durante años sin presentar nada puede bloquear su solicitud mediante una oposición y puede demandarlo con base en el derecho consuetudinario. Esos negocios no aparecen en la base de datos de la USPTO.

Busque en los registros estatales de marcas, que muchos estados ponen a disposición a través de la Secretaría de Estado. Busque nombres de entidades comerciales en los estados donde opera y donde se concentran sus competidores. Busque registros de dominios, tiendas de aplicaciones, grandes plataformas de venta en línea, cuentas de redes sociales y directorios del sector. Haga búsquedas web comunes de la marca junto con la categoría del producto y con la palabra “reviews” (reseñas). La empresa que lo obliga a cambiar de marca suele ser una pequeña, con clientes reales y sin abogado.

Paso 4: lea los resultados como lo haría un examinador

Una lista de resultados no es una respuesta. Para cada uno, hágase las preguntas que se hace la USPTO: qué tan parecidas son las marcas en apariencia, sonido e impresión comercial, qué tan relacionados están los productos y servicios, si llegan por los mismos canales de comercialización a los mismos compradores y qué tan fuerte es la marca anterior. Nuestro artículo sobre cómo se decide la probabilidad de confusión repasa esos factores. No hace falta que los productos sean idénticos. Una palabra dominante compartida en productos complementarios suele bastar para un rechazo.

Pregúntese también si su marca puede registrarse. Si la búsqueda muestra muchos negocios que usan el mismo término de forma descriptiva, el problema puede no ser un conflicto, sino una marca débil que la USPTO rechazará por ser meramente descriptiva.

Dónde termina una búsqueda propia y empieza la verificación de disponibilidad

Una búsqueda propia es confiable para una cosa: descartar nombres. Si la marca exacta está registrada para los mismos productos, pase a otra. La búsqueda no es confiable para dar nombres por buenos, porque las fuentes están dispersas, las variantes son interminables y el juicio sobre lo que significa un resultado es jurídico y no mecánico. Esa es la diferencia entre una búsqueda preliminar y una búsqueda exhaustiva, que explica nuestro artículo sobre la búsqueda preliminar (knockout) frente a la búsqueda exhaustiva de marcas.

Antes de invertir en la marca o de presentar la solicitud a través de un servicio de registro de marcas, los nombres que sobreviven a su propia búsqueda deberían pasar por una búsqueda exhaustiva y una opinión escrita de disponibilidad. La opinión documenta lo que se encontró, cómo es probable que lo trate un abogado examinador y qué hacer al respecto. También es el documento que querrá tener si surge una disputa y la otra parte pregunta si usted adoptó el nombre de buena fe. El conjunto completo de servicios de marcas, desde la búsqueda hasta la defensa, se describe en nuestra página de derecho de marcas.

Si su propia búsqueda arrojó algo que no sabe cómo interpretar, una consulta con Capitol Law Partners puede decirle si vale la pena seguir con el nombre. Programe una consulta.

Este artículo tiene únicamente fines informativos y no constituye asesoramiento legal. Esta comunicación no establece una relación abogado-cliente.

Cagatay Ersoy. Estrategia práctica para fundadores, inversores y empresas en crecimiento.

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