Qué hacer ante un rechazo por marca meramente descriptiva

Un rechazo por marca meramente descriptiva (merely descriptive) significa que el abogado examinador concluyó que su marca les dice de inmediato a los consumidores algo sobre los productos o servicios: un ingrediente, una cualidad, una función, una característica, una finalidad o el usuario al que se dirige. El rechazo se emite bajo la Sección 2(e)(1) de la Ley Lanham y viene acompañado de evidencia, normalmente definiciones de diccionario y páginas web que muestran el término usado de forma descriptiva en su sector. Tiene tres formas realistas de contestarlo, y la correcta depende de qué tan descriptivo sea el término y de cuánto tiempo lo ha usado. Nuestro servicio de respuestas a acciones de oficina ve este rechazo casi tan a menudo como el de probabilidad de confusión, y con frecuencia es el más difícil de superar de los dos.

Qué es una marca meramente descriptiva en un rechazo de la USPTO

El carácter descriptivo se juzga en relación con los productos y servicios de la solicitud, no en abstracto. Una palabra que es arbitraria para un producto puede ser descriptiva para otro. La prueba es si un consumidor que sabe cuáles son los productos entendería de inmediato que el término los describe, sin necesidad de imaginación. Una combinación de palabras descriptivas sigue siendo descriptiva, a menos que la combinación cree un significado nuevo que vaya más allá de la suma de sus partes.

Dos puntos relacionados determinan la respuesta. Si solo una parte de la marca es descriptiva, el examinador normalmente exigirá una renuncia (disclaimer) a esa parte en lugar de rechazar toda la marca, y aceptar la renuncia resuelve el problema. Si el examinador cree que el término es genérico, es decir, que nombra el producto mismo, ninguna de las opciones que siguen funcionará, porque un término genérico nunca puede registrarse en ninguno de los dos registros.

Opción 1: argumentar que la marca es sugestiva

Una marca sugestiva insinúa una cualidad de los productos, pero requiere un paso mental para llegar a ella. Si puede demostrar que la conexión entre el término y los productos exige imaginación, reflexión o percepción, la marca es registrable sin más. Las versiones más sólidas de este argumento señalan un doble sentido, una incongruencia o una combinación inusual de palabras que los consumidores no leerían de forma literal. La evidencia ayuda: registros de terceros de términos similares para productos similares sin renuncias, y la ausencia de uso descriptivo del término por parte de los competidores.

El argumento es débil cuando la evidencia del examinador muestra que el sector ya usa el término de forma descriptiva. Nuestro artículo sobre qué hace fuerte a una marca explica la línea entre lo sugestivo y lo descriptivo; si su marca está del lado descriptivo, pase a la siguiente opción en lugar de gastar la respuesta en un argumento que el examinador ya rechazó.

Opción 2: reclamar distintividad adquirida bajo la Sección 2(f)

Un término descriptivo se vuelve registrable cuando los consumidores han llegado a reconocerlo como identificador de sus productos, una condición que la ley llama distintividad adquirida o significado secundario (secondary meaning). Hay tres formas de reclamarla.

• Una declaración verificada de que la marca ha estado en uso sustancialmente exclusivo y continuo en el comercio durante al menos cinco años. Es prueba prima facie de distintividad adquirida, pero el examinador puede considerarla insuficiente para un término muy descriptivo y pedir más.
• Evidencia concreta: cifras de ventas, gastos de publicidad, la duración y la forma del uso, cobertura de prensa no solicitada, declaraciones de clientes o distribuidores y encuestas. La publicidad que enseña a los consumidores a buscar la marca como tal tiene un peso especial.
• La titularidad de un registro anterior de la misma marca en el Registro Principal para productos relacionados, que puede respaldar un reclamo bajo la Sección 2(f) para la nueva solicitud.

Un reclamo bajo la Sección 2(f) admite que la marca es descriptiva, así que normalmente se plantea en forma subsidiaria al argumento de que es sugestiva. También puede plantearse respecto de solo una parte de la marca.

Opción 3: modificar la solicitud al Registro Suplementario

Si la marca está en uso pero todavía no ha adquirido distintividad, puede modificar la solicitud al Registro Suplementario. Un registro suplementario permite usar el símbolo ®, los examinadores lo citan contra solicitudes posteriores que puedan causar confusión y sirve de base para una demanda federal por infracción. No conlleva la presunción de validez y titularidad que tiene un registro en el Registro Principal, y no puede volverse incontestable. Una solicitud con intención de uso debe presentar primero una alegación de uso antes de poder modificarse al Registro Suplementario.

El Registro Suplementario suele ser la respuesta práctica para una marca joven con un nombre descriptivo. Una vez que la marca lleva en uso el tiempo suficiente para respaldar un reclamo bajo la Sección 2(f), puede presentarse una nueva solicitud para el Registro Principal.

Cómo elegir entre las tres, y qué no hacer

Argumente que la marca es sugestiva cuando el término está en el límite y la evidencia del examinador es escasa. Reclame la Sección 2(f) cuando tenga cinco años de uso o una evidencia sólida de reconocimiento. Modifique la solicitud al Registro Suplementario cuando tenga uso pero ninguna de las dos primeras opciones, y quiera protección en el registro desde ahora. Las opciones pueden combinarse en forma subsidiaria dentro de una misma respuesta.

Lo que no funciona es repetir que la marca no es descriptiva sin aportar evidencia, o presentar un puñado de correos favorables de clientes como prueba de significado secundario para un término que describe claramente el producto. Si el examinador mantiene el rechazo, las opciones se reducen a la reconsideración o la apelación, como explica nuestro artículo sobre qué pasa después de una acción de oficina final. Y para el próximo producto, la solución más barata es un nombre menos descriptivo, algo que una búsqueda de disponibilidad de marca detectará antes de presentar una solicitud de marca ante la USPTO.

Si tiene en la mano un rechazo por carácter descriptivo y está evaluando estas opciones, una consulta con Capitol Law Partners puede decirle cuál respalda su evidencia. Programe una consulta.

Este artículo tiene únicamente fines informativos y no constituye asesoramiento legal. Esta comunicación no establece una relación abogado-cliente.

Cagatay Ersoy. Estrategia práctica para fundadores, inversores y empresas en crecimiento.

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