Símbolo TM o ®: ¿cuál puede usar su marca?

Usted puede poner TM junto al nombre de su marca hoy mismo. No hace falta presentar nada, obtener una aprobación ni pagar una tarifa, porque el TM simplemente anuncia que usted reclama el nombre como marca. El símbolo ® es distinto. La ley federal lo reserva a las marcas que la USPTO efectivamente ha registrado, y la elección entre el símbolo TM o ® se reduce a un solo hecho: ¿se emitió un certificado de registro para esta marca, para estos productos o servicios? Si no, quédese con el TM. La práctica de derecho de marcas de la firma ve el símbolo equivocado en los empaques con más frecuencia de lo que cabría esperar, y es un error fácil de evitar.

Símbolo TM o ®: qué hacen realmente el TM y el SM

TM significa trademark (marca) y se usa con productos. SM significa service mark (marca de servicio) y se usa con servicios, aunque muchas empresas usan TM para ambos y ninguna regla lo prohíbe. Ninguno de los dos símbolos tiene fuerza legal propia. Puede usarlos en una marca no registrada, en una marca con una solicitud pendiente o en una marca que nunca piensa registrar.

Lo que hacen los símbolos es indicar una intención. Les dicen a los competidores que usted trata el término como una marca y no como una descripción, lo que desalienta la copia casual. También le ayudan más adelante. Cuando una disputa depende de si una palabra se usó como marca o solo como decoración o descripción del producto, un TM constante junto al término es evidencia de que usted lo concibió como identificador de origen. Los derechos en sí nacen del uso, como explica nuestro artículo sobre los derechos de marca sin registro, y el símbolo es una señal que se coloca encima de esos derechos.

Cuándo puede usar el símbolo ®

El símbolo ® puede usarse una vez que la USPTO emite el certificado de registro, y solo en relación con los productos y servicios indicados en ese registro. Una solicitud pendiente no cuenta, y tampoco un aviso de aceptación (Notice of Allowance) en una solicitud con intención de uso, porque la marca no queda registrada hasta que se acepta la Declaración de Uso y se emite el certificado. Un registro de marca estatal tampoco cuenta; el símbolo ® es un aviso federal.

La Sección 29 de la Ley Lanham ofrece dos formas de dar aviso: el símbolo ®, o las palabras “Registered in U.S. Patent and Trademark Office” o la abreviatura “Reg. U.S. Pat. & Tm. Off.” El aviso importa porque, sin él, usted no puede recuperar las ganancias ni los daños de un infractor a menos que demuestre que este tenía conocimiento efectivo de su registro. La orden judicial que prohíbe seguir usando la marca sigue disponible, pero el dinero no, y en un caso por ventas perdidas eso es lo que importa.

Los registros en el Registro Suplementario también pueden usar el símbolo ®. El registro en el que usted figura afecta las presunciones que obtiene, no el aviso que puede dar.

Qué pasa si usa el ® antes de tiempo

Usar el símbolo ® en una marca no registrada es indebido. En la mayoría de los casos, la consecuencia es una corrección: un abogado examinador que ve el ® en una muestra de uso de una marca no registrada puede pedir una explicación, y usted retira el símbolo. El problema se vuelve grave cuando el uso parece deliberado. Afirmar a sabiendas que una marca está registrada cuando no lo está puede considerarse una tergiversación ante el público, y las partes contrarias lo plantean en los procedimientos de defensa de marcas y ante la TTAB para argumentar que usted llegó a la disputa con las manos sucias (unclean hands). Ese argumento puede costarle remedios que de otro modo habría obtenido.

Los titulares de marcas extranjeras caen en una trampa relacionada. Un registro en Türkiye, en la Unión Europea o en cualquier otro lugar no permite usar el símbolo ® en Estados Unidos. Si su empaque lleva el ® por un registro en su país de origen, en el mercado estadounidense debería llevar TM hasta que se emita el registro ante la USPTO.

Dónde colocar el símbolo

Ninguna regla exige el símbolo en cada aparición de la marca. La práctica habitual es un símbolo en superíndice en la esquina superior derecha de la marca, en su primer uso o en el más destacado de una página, un empaque o una pantalla, con un aviso al pie que indique que la marca es una marca registrada de su empresa. En un logotipo, el símbolo va en el borde del diseño. En una marca denominativa usada dentro de un texto, basta un solo símbolo en la primera mención.

Mantenga el símbolo coherente con el registro. Si registró una marca denominativa, puede usar el ® con la palabra en cualquier estilización. Si registró solo un logotipo, el ® va con el logotipo, y la palabra sola debe llevar TM hasta que se emita un registro de la marca denominativa a través de nuestra práctica de registro de marcas ante la USPTO.

Errores que vemos en empaques y sitios web

• Aplicar el ® a todos los productos de una línea cuando el registro cubre solo una clase de productos.
• Pasar al ® el día en que se presenta la solicitud en lugar del día en que se emite el certificado.
• Dejar de usar el TM después del lanzamiento y dejar la marca sin ningún símbolo.
• Usar el ® en una marca cuyo registro caducó porque no se presentó un trámite de mantenimiento, lo que equivale a usarlo en una marca no registrada.
• Marcar un eslogan con ® cuando solo está registrada la marca principal de la empresa.

Cada uno de estos errores se corrige rápido si se detecta en una auditoría de marca, y se convierte en un problema si lo detecta la parte contraria.

Si no está seguro de qué símbolo corresponde a sus productos o de si su registro todavía respalda el uso del símbolo ®, una consulta con Capitol Law Partners puede aclararlo rápidamente. Programe una consulta.

Este artículo tiene únicamente fines informativos y no constituye asesoramiento legal. Esta comunicación no establece una relación abogado-cliente.

Cagatay Ersoy. Estrategia práctica para fundadores, inversores y empresas en crecimiento.

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