Búsqueda preliminar vs búsqueda exhaustiva de marca

Una búsqueda preliminar (knockout search) responde una sola pregunta: ¿este nombre está claramente tomado? Una búsqueda exhaustiva de marca (comprehensive search) responde una más difícil: ¿es seguro construir una marca sobre este nombre? La primera toma horas y revisa solo la base de datos de la USPTO. La segunda toma días, llega a fuentes que la USPTO nunca ve y termina en una opinión escrita. La mayoría de los proyectos de creación de nombres necesitan ambas, en ese orden, y el error que más vemos en el servicio de búsqueda y disponibilidad de marcas de CLP es tratar un resultado limpio de la búsqueda preliminar como si fuera una verificación de disponibilidad.

Qué cubre una búsqueda preliminar

Una búsqueda preliminar revisa solicitudes y registros federales en busca de marcas idénticas o muy parecidas a la suya para productos y servicios relacionados. Incluye las solicitudes pendientes, que importan porque una solicitud presentada antes se citará contra la suya aunque todavía no se haya registrado. Una buena búsqueda preliminar también revisa los equivalentes fonéticos evidentes y la palabra dominante de la marca por separado.

Su función es la eliminación. Si aparece una coincidencia directa, el nombre está descartado y no se debe gastar más dinero en él. Como es rápida y económica, la búsqueda preliminar es la herramienta adecuada para una lista de cinco o diez nombres candidatos, y normalmente elimina la mayoría. Nuestra guía sobre cómo buscar una marca describe cómo hacer usted mismo una versión razonable de esta búsqueda.

Lo que una búsqueda preliminar no puede hacer es confirmar la disponibilidad. Se le escapan los registros estatales, los usuarios sin registro, las marcas figurativas que chocan con su logotipo y la larga lista de variantes ortográficas y de traducción que un abogado examinador encontrará con mejores herramientas y más tiempo.

Qué agrega una búsqueda exhaustiva de marca

Una búsqueda exhaustiva suele compilarla un proveedor profesional de búsquedas y luego la analiza un abogado. Llega mucho más allá del registro federal.

• Registros federales buscados con toda la lógica de variantes: equivalentes fonéticos, ortografías alternativas, equivalentes en otros idiomas, truncamientos y códigos de diseño.
• Registros de marcas estatales en los cincuenta estados.
• Fuentes de derecho consuetudinario (common law): directorios comerciales, publicaciones del sector, bases de datos de prensa, listados de productos y bases de datos de la industria.
• Inscripciones de entidades comerciales y de nombres comerciales ficticios ante las oficinas estatales de corporaciones.
• Registros de nombres de dominio y sitios web activos.
• Cuentas de redes sociales, tiendas de aplicaciones y tiendas en plataformas de venta en línea.

El informe resultante puede tener cientos de páginas. El valor no está en la cantidad de páginas, sino en la lectura. Un abogado revisa los resultados, descarta los irrelevantes, señala las marcas que plantearía un examinador o un competidor y redacta el análisis como una opinión de disponibilidad. Nuestro artículo sobre lo que le dice una opinión de disponibilidad de marca describe ese documento.

Qué búsqueda necesita en cada etapa

Durante la lluvia de ideas, haga búsquedas preliminares. Mantienen honesto el proceso creativo y evitan que el equipo se enamore de un nombre que claramente no está disponible.

Antes de comprometerse con un finalista, encargue una búsqueda exhaustiva. Comprometerse significa cualquiera de estas cosas: presentar una solicitud de marca ante la USPTO, comprar el dominio, diseñar los empaques, anunciar el nombre públicamente o firmar un contrato de arrendamiento con el nombre. El costo de la búsqueda es pequeño en comparación con cualquiera de ellas.

Encargue una nueva búsqueda exhaustiva cuando la marca se extienda a nuevos productos o servicios, porque un nombre verificado para software nunca se verificó para ropa, y cuando se adopte o se rediseñe un logotipo, porque los elementos de diseño se buscan por separado de las palabras. Un cambio de marca después de una adquisición merece el mismo tratamiento que un nombre nuevo.

Lo que ninguna de las dos búsquedas puede garantizar

Ninguna búsqueda encuentra todos los usos no registrados. Un negocio con un solo local y sin presencia en internet puede tener derechos de derecho consuetudinario en su zona. Puede presentarse una solicitud el día después de su búsqueda. Y el análisis implica juicio: abogados razonables pueden discrepar sobre si dos marcas en productos vecinos pueden causar confusión, y el abogado examinador asignado a su expediente puede verlo de forma distinta a cualquiera de ellos. Una búsqueda exhaustiva reduce el riesgo a un nivel sobre el que usted puede decidir con los ojos abiertos. No lo elimina, y una opinión honesta lo dice.

El equilibrio entre costo y tiempo

Una búsqueda preliminar es lo bastante económica como para hacerla con cada candidato. Una búsqueda exhaustiva cuesta más y tarda más, porque el informe se compila a partir de muchas fuentes y luego se analiza marca por marca, así que se reserva para los nombres que está listo para adoptar. Comparada con el precio de una respuesta a una acción de oficina de marcas después de un rechazo, un procedimiento de oposición o un cambio de marca después del lanzamiento, es el paso menos costoso del proceso. Inclúyala en el calendario de creación del nombre en lugar de tratarla como una formalidad la semana antes de presentar la solicitud.

Si tiene una lista corta y quiere saber qué nombres merecen una búsqueda completa, una consulta con Capitol Law Partners puede reducirla rápidamente. Programe una consulta.

Este artículo tiene únicamente fines informativos y no constituye asesoramiento legal. Esta comunicación no establece una relación abogado-cliente.

Cagatay Ersoy. Estrategia práctica para fundadores, inversores y empresas en crecimiento.

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