Cómo responder a un rechazo por probabilidad de confusión

Un rechazo por probabilidad de confusión (likelihood of confusion) significa que el abogado examinador encontró un registro o una solicitud anterior que, a su juicio, se parece lo suficiente a su marca, para productos lo bastante relacionados, como para que los consumidores se confundan. Se emite bajo la Sección 2(d) de la Ley Lanham, es el rechazo de fondo más común que emite la USPTO y con frecuencia se retira después de una respuesta bien construida. La palabra que importa es construida. El equipo de respuestas a acciones de oficina ante la USPTO de CLP trata una respuesta a un rechazo 2(d) como una presentación probatoria, porque un argumento de que las marcas son distintas, por sí solo, casi nunca convence a un examinador que ya concluyó lo contrario.

Lea el rechazo por probabilidad de confusión antes de discutirlo

La acción de oficina (office action) identifica la marca citada por su número de registro o de serie, cita los productos y servicios que cubre y explica en qué factores du Pont se apoyó el examinador. Empiece por ahí. Si la cita es una solicitud pendiente y no un registro, el examinador suspenderá su solicitud hasta que la anterior se registre o se abandone, y su estrategia de respuesta puede ser esperar y vigilar en lugar de argumentar. Si el registro citado es antiguo, verifique si su titular todavía existe y todavía usa la marca. Si el rechazo se basa en una identificación de productos de su propia solicitud que es más amplia que su negocio, la solución puede ser una modificación que la reduzca y no un escrito de argumentos.

Anote también cada uno de los demás rechazos y requisitos de la acción. Una respuesta que supera el rechazo 2(d) e ignora el requisito de renuncia (disclaimer) está incompleta, y el plazo descrito en nuestro artículo sobre el plazo para responder a una acción de oficina de marca se aplica a todo.

Argumente los factores du Pont con evidencia

El examinador ponderó los factores descritos en nuestro artículo sobre cómo se decide la probabilidad de confusión. Su respuesta los vuelve a ponderar, y cada punto necesita una prueba documental.

• Diferencias entre las marcas. Demuestre que el elemento compartido no es el dominante, que las marcas difieren en sonido o significado, o que crean impresiones comerciales distintas. Las entradas de diccionario, la evidencia de pronunciación y las marcas tal como realmente se muestran respaldan este punto.
• Diferencias en los productos y los canales de comercialización. Demuestre, con páginas web y fuentes del sector, que los productos se venden por canales distintos a compradores distintos y que las empresas de este campo no venden ambos.
• Debilidad de la marca citada. Presente registros de terceros y evidencia del uso por terceros del término compartido en productos similares. Un término que usan muchos negocios es uno que los consumidores han aprendido a distinguir, y el registro citado solo tiene derecho a un alcance limitado.
• Sofisticación de los compradores. Cuando los productos son costosos, técnicos o los compran profesionales, demuéstrelo.

Adjunte la evidencia a la respuesta. Las afirmaciones sobre cómo es el mercado, sin pruebas documentales, se tratan como argumentos del abogado y reciben poco peso.

Modifique la identificación de productos y servicios

Si la superposición proviene de una redacción amplia, redúzcala. Una identificación siempre puede restringirse y nunca ampliarse, así que una modificación que elimine los productos superpuestos, limite los canales de comercialización o especifique la clientela puede sacar la solicitud del camino de la marca citada. Asegúrese de que el alcance reducido todavía cubra lo que usted vende, porque los productos que se eliminan ahora no pueden volver a agregarse después. Esta opción suele combinarse con un argumento sobre los productos restantes.

Obtenga un acuerdo de consentimiento del titular citado

El titular de la marca citada puede estar dispuesto a aceptar que ambas marcas coexistan, sobre todo cuando los negocios operan en mercados distintos. La USPTO da un peso real a un acuerdo de consentimiento que explique por qué la confusión es improbable, describa las diferencias en los productos y los canales y comprometa a ambas partes a tomar medidas que eviten la confusión. Da poco peso a una simple declaración de que el titular no se opone. Negociar un acuerdo adecuado lleva tiempo, y esa es una razón para empezar la respuesta en el primer mes y no en el último.

Impugne el registro citado

Si la marca citada ya no se usa, el registro puede atacarse. Una petición de cancelación por abandono, o un procedimiento de expungement o reexamination para eliminar productos en los que la marca nunca se usó o ya no se usa, puede eliminar la cita. El abogado examinador normalmente suspenderá su solicitud mientras se tramita ese procedimiento. Estos procedimientos se manejan a través de nuestra práctica de defensa de marcas y procedimientos ante la TTAB, y si valen su costo depende de qué tan fuerte sea la marca citada y de cuán comprometido esté usted con la suya. Un registro anterior de su propia marca para productos relacionados, si lo tiene, también merece plantearse, porque el examinador debe tener en cuenta que ambas marcas ya han coexistido en el registro.

Si el examinador mantiene el rechazo

Una respuesta que no convence al examinador da lugar a una acción de oficina final. En ese momento puede pedir la reconsideración con nueva evidencia, apelar ante la Junta de Juicios y Apelaciones de Marcas (TTAB), o ambas cosas, como explica nuestro artículo sobre qué pasa después de una acción de oficina final. El expediente que construya ahora es el que revisará la Junta, así que la primera respuesta es el lugar para incluir cada prueba documental que importe. Y si el rechazo revela que la marca nunca estuvo despejada, la mejor inversión puede ser una nueva búsqueda de disponibilidad de marca y un nombre más fuerte, en lugar de una apelación.

Si recibió un rechazo bajo la Sección 2(d) y quiere una opinión honesta sobre si puede superarse, una consulta con Capitol Law Partners puede dársela antes de que se acerque el plazo. Programe una consulta.

Este artículo tiene únicamente fines informativos y no constituye asesoramiento legal. Esta comunicación no establece una relación abogado-cliente.

Cagatay Ersoy. Estrategia práctica para fundadores, inversores y empresas en crecimiento.

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