¿Qué le dice una opinión de disponibilidad de marca?

Un informe de búsqueda es una pila de registros. Una opinión de disponibilidad de marca (availability opinion) es lo que un abogado concluye a partir de ellos: cuáles de los cientos de resultados realmente amenazan su marca, qué tan probable es que la USPTO rechace su solicitud, qué tan probable es que un titular anterior se oponga y qué debe hacer usted frente a cada riesgo. La opinión es el entregable final de nuestro servicio de búsqueda de marcas y opinión escrita de disponibilidad, y es el documento que el cliente lee, conserva y en el que se apoya. Esto es lo que debe contener y cómo usarlo.

Qué contiene una opinión de disponibilidad de marca

La opinión empieza por definir qué se buscó: la marca tal como piensa usarla, los productos y servicios que cubrirá y las fuentes revisadas. Ese alcance importa, porque una opinión sobre una marca denominativa para software no dice nada sobre un logotipo ni sobre ropa. Nuestro artículo sobre la búsqueda preliminar frente a la búsqueda exhaustiva de marcas explica por qué la búsqueda exhaustiva es la que debe sustentar una opinión.

El cuerpo de la opinión repasa las marcas anteriores que importan. Para cada una, indica quién es su titular, qué cubre, si está vigente o no y por qué presenta o no un conflicto según los factores de probabilidad de confusión. Los resultados irrelevantes se descartan con una frase. Los casos dudosos reciben un párrafo.

Luego la opinión analiza la registrabilidad, al margen de cualquier conflicto: si es probable que la USPTO considere la marca descriptiva, un apellido, geográfica o no registrable por otro motivo. Termina con una calificación de riesgo, una recomendación y, cuando el riesgo es manejable, una lista de medidas que lo reducirían.

Cómo leer la calificación de riesgo

La mayoría de las opiniones califican el riesgo en una escala de tres niveles, y cada nivel significa algo concreto. Riesgo bajo significa que la búsqueda no encontró ninguna marca que un abogado examinador o un competidor probablemente citaría, ni ningún problema de registrabilidad; presente la solicitud con confianza. Riesgo moderado significa que la búsqueda encontró conflictos discutibles o un problema de registrabilidad que puede manejarse con la redacción, la evidencia o la negociación adecuadas; presente la solicitud con un plan. Riesgo alto significa que el abogado prevé un rechazo, una oposición o una disputa, y recomienda otra marca.

Lo que la calificación nunca significa es una garantía. Un usuario sin registro y sin presencia en internet puede pasar inadvertido. Puede presentarse una solicitud el día después de la búsqueda. Y el abogado examinador asignado a su expediente ejerce un criterio independiente. Una buena opinión lo dice con claridad en lugar de esconderlo entre cláusulas genéricas.

Problemas de registrabilidad que la opinión debe señalar

Un nombre puede estar libre de conflictos y aun así fracasar ante la USPTO. La opinión debe decirle si la marca describe de inmediato los productos, si es principalmente un apellido, si nombra un lugar asociado con los productos o si una parte es genérica y necesitará una renuncia (disclaimer). También debe indicar si la marca evoca una marca famosa lo bastante como para dar lugar a un reclamo por dilución, que no depende de que los productos estén relacionados ni de que haya confusión. Estos problemas cambian la recomendación. Un nombre descriptivo que supera todas las búsquedas de conflictos sigue siendo una marca débil, y la opinión debe decir si vale la pena buscar una alternativa más fuerte.

Qué recomienda la opinión cuando el riesgo es moderado

El riesgo moderado es donde la opinión justifica sus honorarios, porque la recomendación es un conjunto de opciones y no un sí o un no. Según el conflicto, esas opciones incluyen reducir la identificación de productos para evitar la superposición, ajustar la marca para que el elemento dominante sea distinto, contactar al titular anterior para un acuerdo de consentimiento o de coexistencia, investigar si un registro citado sigue en uso y podría cancelarse, o presentar la solicitud y prepararse con anticipación para la acción de oficina (office action) que la opinión anticipa. Cada opción tiene un costo y un riesgo residual, y la opinión debe exponer ambos para que usted pueda elegir. Nuestro artículo sobre cómo se decide la probabilidad de confusión explica los factores que aplica la opinión al sopesar esas opciones.

Cómo usar la opinión después de recibirla

Decida y actúe pronto según esa decisión. Una opinión de disponibilidad es una foto del registro en la fecha de la búsqueda, y cuanto más espere para presentar, más probable es que una nueva solicitud se adelante a la suya. Si la opinión respalda la presentación, el siguiente paso es una solicitud de marca ante la USPTO redactada para coincidir con el alcance que la opinión verificó.

Conserve la opinión. Es asesoría protegida por el privilegio abogado-cliente y también es evidencia. Si más adelante surge una disputa y la otra parte alega que usted adoptó la marca de mala fe, una opinión escrita de un abogado en la que usted se apoyó antes del lanzamiento es una respuesta concreta. Por último, trate la opinión como algo que vence. Encargue una nueva búsqueda antes de extenderse a nuevos productos, adoptar un logotipo nuevo o llevar la marca al extranjero, ya que la opinión original no cubre nada de eso. El conjunto más amplio de servicios de marcas al que alimenta la opinión se describe en nuestra página de derecho de marcas.

Si tiene un informe de búsqueda y quiere saber qué significa para su marca, una consulta con Capitol Law Partners puede convertirlo en una decisión. Programe una consulta.

Este artículo tiene únicamente fines informativos y no constituye asesoramiento legal. Esta comunicación no establece una relación abogado-cliente.

Cagatay Ersoy. Estrategia práctica para fundadores, inversores y empresas en crecimiento.

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