Errores de propiedad intelectual en startups y cómo corregirlos

Los errores de propiedad intelectual que perjudican a las empresas en etapa temprana casi nunca son exóticos. Son siempre las mismas pocas omisiones, cometidas en los primeros dieciocho meses, cuando nadie tiene tiempo, que salen a la luz dos o tres años después durante una ronda de financiamiento, una adquisición o una disputa con un excofundador. Cada uno tiene una solución barata si se detecta a tiempo y una costosa si se detecta tarde. Nuestra práctica de propiedad intelectual ve la misma lista con tanta frecuencia que vale la pena publicarla junto con la solución de cada punto.

Errores de titularidad

No firmar una cesión de propiedad intelectual del fundador

El código, los diseños y los planes creados antes de constituir la empresa pertenecen a las personas que los crearon. Si un cofundador se va sin haber cedido ese trabajo a la empresa, más adelante puede reclamar derechos sobre el producto. La solución al constituir la empresa es una cesión de propiedad intelectual del fundador firmada junto con el contrato de compra de acciones. La solución posterior es una cesión confirmatoria, que depende de la cooperación del fundador que se fue y puede tener un costo. Nuestro artículo sobre quién es dueño de la propiedad intelectual creada por empleados y contratistas explica las reglas por defecto que se aplican cuando no se firmó nada.

Contratistas sin cláusulas de cesión

Una agencia o un freelancer que desarrolla su aplicación, su logotipo o su sitio web es titular de los derechos de autor, salvo que un acuerdo escrito los transfiera. Una orden de compra y una factura no transfieren nada. Todo contrato con contratistas necesita una cesión de los entregables redactada en tiempo presente, además de una cláusula de confidencialidad. Para el trabajo ya entregado, pida al contratista que firme una breve cesión confirmatoria mientras la relación siga siendo cordial.

Errores de marca

Elegir un nombre sin una búsqueda de disponibilidad

Los fundadores eligen un nombre, compran el dominio, imprimen la mercancía y solo entonces se enteran de que una empresa de un sector cercano tiene un registro federal de algo confusamente similar. El resultado es un cambio de marca forzado cuando la marca ya empezaba a significar algo. Una búsqueda de disponibilidad antes de comprometerse cuesta una fracción de eso. La página de búsqueda y disponibilidad de marcas describe lo que abarca una búsqueda bien hecha, más allá de una consulta rápida en la base de datos de la USPTO.

Esperar para presentar la solicitud

En Estados Unidos, los derechos de marca nacen del uso, pero una solicitud federal fija una fecha de prioridad en todo el país y es el documento que piden compradores e inversionistas. Una solicitud basada en la intención de uso (intent-to-use) puede presentarse antes del lanzamiento. Las empresas que esperan hasta después del lanzamiento corren el riesgo de que alguien que vio el anuncio del producto presente la solicitud primero.

Presentar la solicitud a nombre equivocado

Las solicitudes presentadas a nombre personal de un fundador, de una entidad predecesora o de una matriz en el extranjero generan dudas de titularidad que la debida diligencia señalará. La empresa operativa debe ser la solicitante, y cualquier transferencia debe inscribirse ante la USPTO con una cesión que incluya el prestigio comercial (goodwill).

Errores de software y contenido

Contaminación por licencias de código abierto

Los desarrolladores incorporan bibliotecas sin revisar la licencia. Las licencias permisivas suelen no presentar problemas. Las licencias copyleft, como la GPL y la AGPL, pueden obligar a la empresa a publicar su propio código fuente si la biblioteca se combina de ciertas maneras con código propietario, y el escaneo de código del comprador las encontrará. Adopte pronto una política de código abierto, mantenga un inventario de componentes (bill of materials) de cada producto y revise con un abogado cualquier componente copyleft antes de lanzarlo. Reemplazar una biblioteca es sencillo en el mes tres y doloroso en el mes treinta.

No registrar los derechos de autor de los activos principales

Los derechos de autor son automáticos, pero el registro es obligatorio antes de demandar por una obra estadounidense y es la puerta de acceso a los daños legales preestablecidos (statutory damages) y a los honorarios de abogado. Registrar el código principal, el sitio web y el contenido clave en torno al lanzamiento es económico y mantiene abierta la opción de hacer valer los derechos. En el caso del software, las reglas de depósito permiten tachar las partes que son secretos comerciales, como explica nuestro artículo sobre el registro de derechos de autor para software.

Errores de mantenimiento y defensa de derechos

Dejar que los registros venzan

Un registro de marca en Estados Unidos requiere una declaración de uso continuado de la Sección 8 entre el quinto y el sexto aniversario, y una renovación combinada de las Secciones 8 y 9 cada diez años. Si se pasa el plazo, el registro se cancela. Anote cada plazo en el calendario el mismo día en que se emite el registro y asigne a una persona como responsable de ese calendario. Nuestra página de gestión de portafolio de PI describe cómo se mantiene ese control de plazos.

Ignorar una carta de cese y desista

Una carta de reclamación en la bandeja de entrada es fácil de descartar como un farol. Algunas lo son. Muchas son el último paso antes de que se presente una demanda, y el silencio elimina cualquier posibilidad de un resultado negociado. Lea nuestro artículo sobre qué hacer si recibe una carta de cese y desista antes de decidir no hacer nada.

Tratar la información confidencial a la ligera

La protección de los secretos comerciales depende de que se adopten medidas razonables. Compartir la hoja de ruta con un socio sin un acuerdo de confidencialidad (NDA), dar a cada empleado acceso a todos los repositorios y dejar que el personal que se va conserve su laptop durante algunas semanas debilitan, cada uno, el argumento de que la información alguna vez se trató como secreta. Las soluciones son de política interna: NDA como condición previa a cualquier conversación delicada, acceso según la función de cada persona y una lista de verificación de salida que revoque los accesos el último día.

Una revisión anual que detecta estos errores de propiedad intelectual

Ninguno de estos puntos toma mucho tiempo revisar. Una vez al año, confirme que cada persona que ha trabajado en el producto firmó una cesión, que cada registro está a nombre de la empresa operativa y tiene sus plazos en el calendario, que el inventario de código abierto está actualizado y que hay un NDA archivado por cada tercero que haya visto material confidencial. Hacer esa revisión antes de una ronda o una venta, y no durante ella, marca la diferencia entre un listado limpio y una lista de condiciones de cierre.

Si alguna de estas brechas le resulta familiar, una consulta con Capitol Law Partners puede priorizar las soluciones según su costo y riesgo. Programe una consulta.

Este artículo tiene únicamente fines informativos y no constituye asesoramiento legal. Esta comunicación no establece una relación abogado-cliente.

Cagatay Ersoy. Estrategia práctica para fundadores, inversores y empresas en crecimiento.

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