¿Quién es dueño de la propiedad intelectual de empleados y contratistas?

Si nunca firmó una cesión de propiedad intelectual con un contratista, es muy probable que ese contratista siga siendo el titular de los derechos de autor sobre lo que entregó. Los fundadores lo descubren durante una ronda de financiamiento o una adquisición, cuando el abogado del comprador pide la cadena de titularidad (chain of title) y encuentra un logotipo dibujado por un freelancer, una aplicación desarrollada por una agencia y un nombre de producto que usó primero la LLC anterior de un cofundador. Quién es dueño de la propiedad intelectual de empleados y contratistas depende del tipo de activo y de lo que se firmó, y las reglas por defecto son menos favorables para la empresa de lo que la mayoría supone. Nuestra práctica de derecho de propiedad intelectual dedica una parte sorprendente de su tiempo a reparar registros de titularidad que un acuerdo de una sola página habría evitado.

Derechos de autor: con empleados casi siempre, con contratistas rara vez

Los derechos de autor nacen sobre el código, los diseños, los textos, las fotografías y los videos en el momento en que la obra se fija en un soporte tangible. Conforme a la Ley de Derechos de Autor (Copyright Act), una obra que un empleado prepara dentro del ámbito de su empleo es un trabajo por encargo (work made for hire), y el empleador se considera el autor desde la primera tecla que se pulsa. No hace falta ningún documento para llegar a ese resultado, aunque una descripción escrita del puesto ayuda cuando la discusión gira en torno a algo creado en una laptop personal fuera del horario laboral.

Con los contratistas la situación es distinta. Un freelancer, una agencia de diseño o un equipo de desarrollo en el extranjero no es un empleado. Lo que entregan es un trabajo por encargo solo si encaja en una de nueve categorías previstas en la ley (una contribución a una obra colectiva, parte de una película, una traducción, una compilación y algunas otras) y ambas partes firmaron un acuerdo escrito que así lo diga. La mayor parte del software, los logotipos, los sitios web y los textos de marketing no encajan en esas categorías. Sin una cesión firmada, el contratista conserva los derechos de autor y la empresa tiene, en el mejor de los casos, una licencia implícita para usar el entregable con el fin para el que se encargó. Una licencia implícita puede ser limitada, por lo general no es exclusiva y es difícil de vender o sublicenciar. La mecánica se explica en nuestro artículo sobre el trabajo por encargo frente a la cesión de derechos de autor.

Invenciones: contratado para inventar, o no

Los derechos de patente nacen con el inventor, nunca con el empleador. Un empleado contratado específicamente para resolver un problema o diseñar un producto, por lo general, está obligado a ceder la invención resultante, y los tribunales hacen cumplir esa obligación incluso sin contrato. Un empleado contratado para funciones generales que inventa algo por su cuenta es dueño de esa invención. El empleador puede obtener un derecho de uso del empleador (shop right), que es una licencia no exclusiva e intransferible, si el empleado usó tiempo, equipos o materiales de la empresa, pero ese derecho no puede venderse y no impide que el empleado otorgue licencias a la competencia.

Como esas reglas por defecto dependen mucho de los hechos, las empresas a las que les importan las patentes incluyen una cesión redactada en tiempo presente en cada carta de oferta y en cada contrato con contratistas. La redacción importa. “Por la presente cedo” (I hereby assign) transfiere los derechos automáticamente en cuanto la invención existe. “Me comprometo a ceder” (I agree to assign) es solo una promesa, y una cesión posterior firmada a favor de otra persona puede prevalecer sobre ella. Varios estados también limitan hasta dónde puede llegar un empleador respecto de las invenciones hechas por completo en el tiempo propio del empleado y sin recursos de la empresa, por lo que la cláusula debe excluirlas cuando la ley así lo exija.

Marcas: pertenecen a quien usa la marca en el comercio

La titularidad de una marca no sigue a la autoría. El diseñador que dibuja un logotipo es titular de los derechos de autor sobre la obra gráfica, pero la empresa que usa el logotipo para vender productos o servicios es la titular de los derechos de marca. Los problemas aparecen cuando un fundador presentó la solicitud ante la USPTO a su propio nombre, o cuando una entidad predecesora usó la marca primero. La entidad que va a operar el negocio debe ser la solicitante en cada presentación de marca, y cualquier titular anterior debe ceder la marca junto con su prestigio comercial (goodwill). La cesión de una marca sin el prestigio comercial que representa puede ser nula, una trampa para los fundadores que trasladan una marca de una entidad a otra.

Los fundadores y el trabajo hecho antes de constituir la empresa

La brecha más común es la propiedad intelectual de los fundadores. El código escrito antes de que existiera la empresa pertenece a la persona que lo escribió. Si tres cofundadores construyeron cada uno una parte del producto y uno de ellos se va en malos términos, el fundador que se fue puede reclamar derechos sobre el código central y bloquear una venta. La solución es una cesión de propiedad intelectual del fundador, firmada al constituir la empresa, que transfiera a la sociedad todo lo relacionado con el negocio, normalmente a cambio de las acciones de fundador. Este documento debe firmarse junto con el acuerdo operativo o los estatutos, como parte del mismo paquete de constitución.

Secretos comerciales e información confidencial

Los derechos sobre un secreto comercial pertenecen a quien controla la información y adopta medidas razonables para mantenerla en secreto. Si los empleados y contratistas que desarrollan un proceso confidencial no están sujetos a obligaciones de confidencialidad por escrito, la empresa no puede demostrar las medidas razonables que exige la Ley de Defensa de Secretos Comerciales (Defend Trade Secrets Act), y la información puede perder su protección por completo. La confidencialidad es una cláusula distinta de la cesión y debe figurar junto a ella en todo contrato laboral y en todo contrato con contratistas.

Cómo cerrar las brechas en la propiedad intelectual de empleados y contratistas

La documentación es breve y, en su mayoría, se firma una sola vez:

• Una cesión de propiedad intelectual del fundador, firmada al constituir la empresa.
• Un acuerdo de información confidencial y cesión de invenciones para empleados, con lenguaje de cesión en tiempo presente, firmado antes de que empiece el trabajo.
• Un contrato con contratistas que incluya una cláusula de trabajo por encargo para las categorías en las que funciona, una cesión de respaldo para todo lo demás, una renuncia a los derechos morales y una cláusula de confidencialidad.
• Solicitudes de marca presentadas a nombre de la entidad operativa, y cesiones inscritas ante la USPTO cada vez que una marca cambia de titular.
• Cesiones de derechos de autor sobre las obras registradas clave, inscritas ante la Oficina de Derechos de Autor (U.S. Copyright Office), lo que sirve como aviso presunto (constructive notice) frente a compradores posteriores.

Si nunca se firmó un acuerdo, una cesión confirmatoria normalmente puede subsanar la brecha a posteriori, siempre que la persona sea localizable y esté dispuesta a firmar. Si no lo es, las opciones se reducen a una compra negociada de los derechos, un argumento de licencia implícita o la reescritura de la obra afectada. Nuestro equipo de redacción, revisión y negociación de contratos prepara y audita estos documentos para que la pregunta nunca llegue a la lista de debida diligencia de un comprador.

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Este artículo tiene únicamente fines informativos y no constituye asesoramiento legal. Esta comunicación no establece una relación abogado-cliente.

Cagatay Ersoy. Estrategia práctica para fundadores, inversores y empresas en crecimiento.

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