Acuerdo de licencia de propiedad intelectual: ¿qué cláusulas debe incluir?

Una licencia exclusiva sin límite de campo de uso, sin regalía mínima y sin derecho de terminación es una venta con pasos adicionales. Los licenciantes firman acuerdos así con más frecuencia de lo que cabría esperar, por lo general porque el abogado del licenciatario redactó la primera versión y el licenciante se concentró solo en la tasa de regalías. Un acuerdo de licencia de propiedad intelectual reúne alrededor de una docena de decisiones, y la tasa rara vez es la más importante. Este artículo enumera los términos que importan y la postura que suele adoptar cada parte, a partir de las operaciones que nuestra práctica de propiedad intelectual negocia para licenciantes y licenciatarios.

La cláusula de concesión en un acuerdo de licencia de propiedad intelectual

Todo parte de la concesión. Debe identificar con precisión la propiedad intelectual licenciada (números de registro para marcas y patentes, un anexo de obras para derechos de autor, un término definido para el know-how), los derechos otorgados (fabricar, usar, vender, reproducir, distribuir, exhibir, modificar) y los límites de esos derechos.

Tres límites hacen la mayor parte del trabajo. El campo de uso restringe la licencia a un mercado o una aplicación, de modo que un licenciante puede licenciar la misma tecnología a una empresa de dispositivos médicos y a una de electrónica de consumo sin conflicto. El territorio restringe la geografía. El canal restringe la forma en que el producto llega a los clientes, por ejemplo, solo en línea o a través de un minorista específico. El licenciante que deja estos puntos en blanco ha licenciado todos los campos, en todas partes y por todos los canales.

Exclusiva, única o no exclusiva

Exclusiva significa que el licenciante no otorgará licencias a nadie más y tampoco ejercerá los derechos por sí mismo. Única (sole license) significa que el licenciante no otorgará licencias a nadie más, pero conserva el derecho a competir. No exclusiva significa que el licenciante puede otorgar licencias a cualquiera. Son palabras breves con consecuencias importantes: un licenciatario exclusivo suele obtener el derecho a demandar a los infractores, mientras que un licenciatario no exclusivo, por lo general, no lo tiene.

La exclusividad siempre debe ir acompañada de obligaciones de desempeño. Las regalías mínimas, las ventas mínimas, los plazos de lanzamiento o los compromisos de inversión en marketing le dan al licenciante una salida si el licenciatario no explota los derechos. Sin ellos, una licencia exclusiva puede convertirse en un activo inmovilizado que el licenciante no puede recuperar.

Regalías, informes y auditoría

El pago puede ser una suma global, una regalía periódica sobre las ventas netas, una tarifa por unidad, pagos por hitos o una combinación. En las regalías periódicas, la definición de ventas netas determina la tasa real: qué deducciones se permiten (devoluciones, impuestos, envío, descuentos), si las ventas a filiales se computan a precios de mercado (arm’s length) y cómo se asignan los productos vendidos en paquete.

La cláusula de informes y auditoría hace cumplir todo lo anterior. El licenciatario debe entregar estados periódicos con suficiente detalle para verificar el cálculo, conservar los registros durante un número determinado de años y permitir una auditoría a cargo de un contador independiente. Una solución intermedia habitual traslada el costo de la auditoría al licenciatario si esta detecta un pago inferior al debido por encima de un porcentaje establecido.

Control de calidad en las licencias de marca

Las licencias de marca están sujetas a una regla que no se aplica a los demás tipos de propiedad intelectual. El titular de una marca que la licencia sin controlar la calidad de los productos o servicios licenciados se expone a que se declare una licencia desnuda (naked licensing), lo que puede llevar al abandono de la marca. Por eso el acuerdo necesita estándares de calidad reales, el derecho a inspeccionar y aprobar muestras y la facultad de terminar por incumplimiento, y el licenciante debe ejercer efectivamente esos derechos. Nuestra página de servicios de derecho marcario explica cómo el uso por parte de un licenciatario controlado redunda en beneficio del titular.

Mejoras y retrocesiones (grant-backs)

¿Quién es dueño de las mejoras que el licenciatario hace a la tecnología licenciada? La respuesta por defecto es el licenciatario, porque fue quien las creó. Los licenciantes suelen pedir una retrocesión (grant-back): una cesión o licencia de las mejoras a favor del licenciante. Una retrocesión no exclusiva es habitual y, en general, aceptable. Una retrocesión exclusiva o la cesión de todas las mejoras puede plantear cuestiones de competencia (antitrust) y cualquier licenciatario con experiencia se resistirá a ella. Defina “mejora” de forma restrictiva para que la cláusula no abarque productos del licenciatario que no guardan relación con la licencia.

Sublicencias y cesión

Una licencia que no dice nada sobre sublicencias, por lo general, no las permite. Si el licenciatario necesita recurrir a fabricantes por contrato, distribuidores o filiales, el acuerdo debe decirlo y fijar las condiciones: consentimiento del licenciante, traslado de las mismas restricciones al sublicenciatario y responsabilidad del licenciatario por los incumplimientos de este. La cesión ante un cambio de control es un punto aparte. Los licenciantes suelen querer derechos de consentimiento si el licenciatario es adquirido por un competidor; los licenciatarios quieren que la licencia acompañe al negocio para que no bloquee una venta. La lista de debida diligencia de PI explica cómo tratan los compradores las licencias que no pueden cederse.

Confidencialidad, defensa de derechos y terminación

Las licencias que incluyen know-how o software necesitan una cláusula de confidencialidad sólida, porque de ella depende la protección del secreto comercial. Los límites de un acuerdo de confidencialidad (NDA) en ese contexto se analizan en nuestro artículo sobre si un NDA basta por sí solo para proteger los secretos comerciales. La cláusula de defensa de derechos debe indicar quién puede demandar a los infractores, quién controla el litigio, quién paga y cómo se reparten las sumas recuperadas. La terminación debe cubrir el incumplimiento con un plazo para subsanarlo, la insolvencia, la impugnación de la validez de la propiedad intelectual licenciada y el incumplimiento de los mínimos de desempeño, y debe detallar qué ocurre con el inventario, las sublicencias y los materiales confidenciales cuando termina el acuerdo.

Ninguno de estos términos es exótico, pero cada uno cambia la economía del acuerdo. Nuestro equipo de redacción, revisión y negociación de contratos redacta acuerdos de licencia desde el lado del licenciante o del licenciatario y revisa los borradores que envía la otra parte.

Si está por otorgar u obtener una licencia sobre tecnología, contenido o una marca, una consulta con Capitol Law Partners puede definir los términos antes de que se intercambie el primer borrador. Programe una consulta.

Este artículo tiene únicamente fines informativos y no constituye asesoramiento legal. Esta comunicación no establece una relación abogado-cliente.

Cagatay Ersoy. Estrategia práctica para fundadores, inversores y empresas en crecimiento.

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