Debida diligencia de PI: qué revisan los inversionistas antes de invertir

La debida diligencia (due diligence) de PI rara vez hace fracasar una operación por sí sola. Lo que hace es mover dinero: una cesión faltante se convierte en una condición de cierre, una duda sin resolver sobre código abierto se convierte en una retención en garantía (escrow holdback) y una marca presentada a nombre personal del fundador se convierte en una indemnización especial. El abogado del inversionista está armando una lista de problemas y poniéndole precio a cada uno. Si usted conoce la lista de antemano, puede resolver la mayoría de los puntos con unos cientos de dólares en tasas de presentación y una semana de firmas, en lugar de ceder valoración en la mesa de negociación. Nuestra práctica de propiedad intelectual hace esta revisión para los vendedores antes de que la haga el comprador, precisamente por esa razón.

Cadena de titularidad de cada activo central

La primera pregunta es sencilla: ¿la empresa realmente es dueña de lo que dice tener? El abogado pedirá los acuerdos de cesión de invenciones firmados por cada empleado, los contratos con lenguaje de cesión firmados por cada freelancer y cada agencia, y una cesión de propiedad intelectual del fundador que cubra el trabajo hecho antes de constituir la empresa. Luego comparará los nombres de esos documentos con el historial de commits, los archivos de diseño y los inventores que figuran en cualquier solicitud de patente.

Las brechas en este punto son el hallazgo más común y también el más fácil de corregir. Una cesión confirmatoria firmada hoy subsana un contrato que nunca se firmó en el primer año, siempre que la persona siga siendo localizable. Nuestro artículo sobre quién es dueño de la propiedad intelectual creada por empleados y contratistas explica qué reglas por defecto se aplican cuando no se firmó nada y por qué la fórmula “me comprometo a ceder” es más débil que una cesión en tiempo presente.

Los registros y su estado

Después viene un listado de la propiedad intelectual registrada: registros de marca y solicitudes pendientes ante la USPTO, registros de derechos de autor, patentes y solicitudes de patente, y nombres de dominio. Para cada uno, el abogado verifica el titular que figura en el registro, los productos y servicios cubiertos, los plazos de mantenimiento y si el registro coincide con la forma en que realmente se usa la marca.

Hay tres hallazgos que se repiten una y otra vez. La marca la presentó un fundador, una LLC predecesora o una matriz extranjera, y no la entidad operativa. Un registro está por vencer para la declaración de uso continuado de la Sección 8, que corresponde entre el quinto y el sexto año, y nadie lo anotó en el calendario. El nombre del producto principal de la empresa nunca se sometió a una búsqueda de conflictos, un problema que nuestra página de búsqueda y disponibilidad de marcas trata en detalle. Inscribir las cesiones y presentar las declaraciones omitidas antes de que empiece la debida diligencia elimina los tres puntos de la lista.

Licencias entrantes y código abierto

Todo aquello de lo que depende el producto pero que la empresa no posee es una licencia entrante: software comercial, API, conjuntos de datos, tipografías, imágenes de archivo y bibliotecas de código abierto. El abogado querrá ver los términos de cada licencia y confirmar que la empresa los cumple. En las licencias pagadas, las preguntas son si la licencia puede transferirse en un cambio de control y si se han superado los límites de uso.

El código abierto tiene su propia revisión. Las licencias permisivas (MIT, Apache, BSD) rara vez generan preocupación. Las licencias copyleft (GPL, AGPL y similares) pueden exigir que se publique el código fuente de todo lo que incorpore la biblioteca, y el comprador escaneará el código para encontrarlas. La solución no es entrar en pánico, sino tener listo un inventario de componentes (bill of materials), saber qué componentes están presentes y poder explicar cómo se aísla o se reemplaza cada uno. Una empresa que nunca ha pensado en esto pasará el periodo de debida diligencia improvisando; una empresa con una política y un inventario actualizado responde en una tarde.

Licencias salientes y gravámenes

Se revisa el alcance de cada contrato con clientes, acuerdo con revendedores y acuerdo de desarrollo que otorgue derechos sobre la propiedad intelectual de la empresa. Los términos que preocupan son la exclusividad (¿un cliente temprano obtuvo una licencia exclusiva en su sector?), la titularidad del trabajo a medida (¿un contrato de servicios cedió los entregables al cliente?), los precios de cliente más favorecido (most-favored-nation) y el depósito del código fuente en garantía (source code escrow). Cualquiera de ellos puede limitar lo que un comprador puede hacer después del cierre, y se reflejará en el precio. Nuestro artículo sobre los términos clave de un acuerdo de licencia de propiedad intelectual repasa las cláusulas que más problemas causan en la debida diligencia.

Prácticas de protección de secretos comerciales

Los compradores que pagan por un know-how propio quieren ver que realmente está protegido. Pedirán los acuerdos de confidencialidad firmados por empleados, contratistas y proveedores; la política de control de acceso; los procedimientos de incorporación y salida del personal, y pruebas de que esos procedimientos se siguieron. Si la fórmula secreta se compartió con socios sin un acuerdo de confidencialidad (NDA), o si exempleados se fueron con laptops que nunca se recogieron, el comprador descontará el valor del activo o pedirá una declaración que sabe que usted no puede dar sin reservas.

Reclamaciones, disputas y libertad de operación

La sección final abarca todo lo que podría convertirse en un pasivo: cartas de cese y desista enviadas o recibidas, litigios pendientes, oposiciones o cancelaciones ante la Junta de Juicios y Apelaciones de Marcas (TTAB), notificaciones DMCA contra el contenido de la empresa y cualquier patente conocida de terceros que cubra el producto. Los vendedores deben revelar todo esto por completo. Una carta de reclamación no revelada que se descubre después del cierre constituye un incumplimiento de las declaraciones sobre propiedad intelectual, y la indemnización por ese incumplimiento a menudo queda fuera del tope ordinario.

Cómo prepararse con tiempo para la debida diligencia de PI

Una revisión del lado vendedor entre tres y seis meses antes de una ronda o una venta le permite ordenar las correcciones según su costo e impacto. La mayoría de los problemas de cadena de titularidad se resuelven con una firma. La titularidad de los registros se resuelve con una cesión inscrita. Las dudas sobre código abierto se resuelven con un inventario y, cuando hace falta, con el reemplazo de una biblioteca por otra. Las brechas en secretos comerciales se cierran adoptando políticas y dejando constancia de la capacitación. Nuestro equipo de fusiones, adquisiciones y transacciones empresariales coordina el listado de propiedad intelectual con el resto de la información revelada, para que las declaraciones que usted firme al cierre sean declaraciones que pueda sostener. También conviene tener claras, desde el principio, las cuatro categorías de propiedad intelectual en las que el comprador clasificará sus activos.

Si se acerca una ronda de financiamiento o una venta, una consulta con Capitol Law Partners puede auditar su listado de propiedad intelectual antes de que lo haga el abogado del comprador. Programe una consulta.

Este artículo tiene únicamente fines informativos y no constituye asesoramiento legal. Esta comunicación no establece una relación abogado-cliente.

Cagatay Ersoy. Estrategia práctica para fundadores, inversores y empresas en crecimiento.

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