¿Cuándo enviar una carta de cese y desista por infracción?

Envíe una carta de cese y desista (cease and desist letter) cuando haya confirmado que es titular del derecho, haya documentado la infracción, haya decidido lo que quiere y esté preparado para que el destinatario lo demande primero. Si falta cualquiera de esos cuatro elementos, la carta es prematura. La mayoría de las disputas por infracción se resuelven en la etapa de la carta, sin demanda, y por eso la carta es la herramienta principal para hacer valer la propiedad intelectual; pero una carta enviada sobre un derecho de autor no registrado, o a un destinatario con más recursos y un abogado especializado en acciones declarativas ya contratado, puede costar mucho más de lo que recupera. La práctica de defensa de derechos y resolución de disputas de PI de Capitol Law Partners envía cartas de reclamación solo después de hacer las verificaciones que se describen a continuación.

Confirme que es titular del derecho y que puede hacerlo valer

Antes de escribir, verifique la cadena de titularidad. En el caso de una marca, el registro debe estar a nombre de la entidad que envía la carta, estar vigente y cubrir productos o servicios cercanos a lo que vende el destinatario. Si se basa en derechos del common law sin registro, prepárese para probar la prioridad de uso y el alcance geográfico de su reputación. En el caso de los derechos de autor, compruebe si la obra está registrada. Una obra estadounidense no puede servir de base para una demanda hasta que se emita el registro, y los daños legales preestablecidos (statutory damages) y los honorarios de abogado solo están disponibles si el registro fue anterior a la infracción o se hizo dentro de los tres meses siguientes a la primera publicación. Una carta que amenaza con demandar sobre una obra no registrada es una amenaza que no puede cumplir de inmediato, y los destinatarios con experiencia lo saben. Las reglas de plazos se explican en nuestro artículo sobre por qué el registro importa aunque los derechos de autor sean automáticos. Si la obra no está registrada, presente primero la solicitud y considere la tramitación especial (special handling) si es probable un litigio.

En el caso de obras creadas por contratistas, confirme que existe una cesión firmada. Descubrir en plena disputa que el freelancer que diseñó el logotipo sigue siendo su titular es un muy mal momento.

Reúna las pruebas antes de que el destinatario borre las huellas

Documente la infracción tal como existe hoy: capturas de pantalla fechadas de sitios web y anuncios, copias archivadas de páginas, compras de prueba con recibos y fotografías de lo que llegó, publicaciones en redes sociales, fichas en tiendas de aplicaciones y registros de nombres de dominio. Si el destinatario es una empresa, obtenga su registro societario para identificar la entidad jurídica correcta y su agente registrado. Las cartas suelen llevar al destinatario a modificar el material cuestionado, y el registro previo a la carta es lo que demuestra lo que estaba haciendo.

Documente también su propio uso: fechas de primer uso, volúmenes de ventas, inversión en publicidad y cualquier prueba de confusión real, como correos de clientes enviados por error o reseñas. Esto respalda tanto la carta como cualquier reclamación posterior por daños.

Decida lo que quiere

Una carta sin un objetivo claro produce una respuesta vaga. Los objetivos habituales son: que cese el uso por completo; que cese dentro de un periodo de retiro gradual; un cambio de marca o una modificación que elimine el conflicto; el retiro de un contenido específico; una rendición de cuentas y el pago de las ganancias; la firma de una licencia en adelante, o la transferencia de un nombre de dominio. Elija el resultado que resuelve el problema del negocio y formule la exigencia en consecuencia. Exigirlo todo invita al destinatario a rechazarlo todo.

Sopese los riesgos de enviarla

Hay tres riesgos sobre los que conviene decidir antes de enviar la carta.

El riesgo de una acción declarativa. Una carta que crea un temor razonable de ser demandado le da al destinatario legitimación para presentar una acción declarativa (declaratory judgment) ante el tribunal de su domicilio, pidiéndole al juez que declare que no infringe. Entonces usted litiga según los tiempos del destinatario, en su foro. Un lenguaje más moderado reduce el riesgo, pero no lo elimina, y a veces lo correcto es presentar primero su propia demanda y enviar la carta junto con ella. Los titulares de marcas enfrentan una exposición adicional, un contraataque contra su propio registro, que tratamos en si conviene enviar primero una carta de cese y desista por marca.

El riesgo para la reputación. Las cartas dirigidas a personas, pequeñas empresas, seguidores o críticos a menudo se publican, y una carta desmedida puede atraer más atención a la disputa que la propia infracción. Ajuste el tono al destinatario: un falsificador y un aficionado que usó su logotipo en una página de seguidores merecen cartas distintas.

El riesgo de hacer admisiones. Lo que diga la carta sobre el alcance de sus derechos, sus fechas de uso o su visión del mercado puede ser objeto de exhibición en un litigio y lo vincula. Diga solo lo que pueda probar.

Qué debe contener una carta de cese y desista

Una carta de reclamación es un documento legal breve, no un ensayo:

• La identificación del remitente y de sus derechos, con números y fechas de registro.
• Una descripción precisa de la conducta del destinatario, con las pruebas adjuntas o citadas.
• El fundamento legal del reclamo, expuesto brevemente.
• Las exigencias concretas y un plazo para la confirmación por escrito.
• Una solicitud de conservación de las pruebas.
• Una reserva de todos los derechos y remedios.

Debe dirigirse a la entidad jurídica correcta y enviarse por un medio que acredite la entrega. Debe evitar exagerar los daños, los ataques personales y las amenazas de acciones penales, que en algunas jurisdicciones son indebidas cuando se usan para obtener ventaja en un asunto civil.

Alternativas que pueden funcionar mejor

Una carta no siempre es el primer paso. Para la infracción en línea de contenido protegido por derechos de autor, una notificación DMCA a la plataforma es más rápida y no requiere la cooperación del infractor; nuestro artículo sobre cómo funciona una notificación de retiro DMCA explica el proceso y sus límites. Los mercados en línea tienen sus propios programas de quejas por marcas y falsificaciones. Las disputas sobre nombres de dominio cuentan con la UDRP. Frente a una solicitud de marca conflictiva, una oposición ante la Junta de Juicios y Apelaciones de Marcas (TTAB) puede ser la herramienta adecuada, como se describe en nuestra página de defensa de marcas y procedimientos ante la TTAB. Y con un destinatario con quien usted tiene o quiere tener una relación, una llamada de un directivo antes de cualquier carta puede resolver el asunto sin abogados.

Qué ocurre después de la carta

La mayoría de los destinatarios responde de una de cuatro maneras: cumple, negocia, responde con una negativa o guarda silencio. Cada una tiene un siguiente paso previsto. El cumplimiento debe confirmarse en un acuerdo escrito con una liberación de responsabilidad. La negociación lleva a un acuerdo de coexistencia, una licencia o un retiro gradual. Una negativa razonada merece evaluarse, ya que el destinatario puede tener razón. El silencio después de una segunda carta obliga a decidir si se presenta la demanda. Nuestro artículo sobre qué hacer si recibe una carta de cese y desista muestra cómo analizará su carta el abogado del destinatario, una perspectiva útil para redactarla.

Si descubrió que alguien usa su marca, su contenido o su tecnología, una consulta con Capitol Law Partners puede confirmar sus derechos y definir el plan para hacerlos valer antes de enviar cualquier carta. Programe una consulta.

Este artículo tiene únicamente fines informativos y no constituye asesoramiento legal. Esta comunicación no establece una relación abogado-cliente.

Cagatay Ersoy. Estrategia práctica para fundadores, inversores y empresas en crecimiento.

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