Demanda por infracción de propiedad intelectual: qué ocurre paso a paso

La mayoría de las demandas por infracción de propiedad intelectual terminan en un acuerdo, y la mayoría de las que se resuelven así lo hacen en uno de tres momentos: después de la decisión sobre la medida cautelar preliminar, después del cierre del descubrimiento o en vísperas del juicio. Conocer esos puntos de presión de antemano cambia la forma en que el demandante plantea el caso y la forma en que el demandado lo presupuesta. Las etapas que siguen describen un caso federal típico con un reclamo de marca, de derechos de autor o de secreto comercial. Los casos de patentes siguen la misma estructura, con etapas adicionales de interpretación de las reivindicaciones (claim construction), y se manejan junto con abogados de patentes. La práctica de litigios y resolución de disputas de propiedad intelectual de Capitol Law Partners representa a demandantes y demandados en cada una de estas etapas, y la descripción que sigue es la que damos a los clientes en la primera reunión.

Antes de presentar una demanda por infracción de propiedad intelectual

El trabajo previo a la demanda define buena parte del caso. En un reclamo de derechos de autor sobre una obra estadounidense, el registro debe haberse emitido, y la fecha de ese registro determina si es posible reclamar daños legales preestablecidos (statutory damages) y honorarios de abogado. En un reclamo de marca, se reúnen el expediente del registro y las pruebas de uso. En un reclamo de secreto comercial, el demandante debe poder identificar el secreto con una precisión razonable y demostrar las medidas que tomó para protegerlo, como explicamos en nuestro artículo sobre qué hacer cuando un empleado se lleva información confidencial.

Se recopilan las pruebas, se emite internamente una orden de conservación de documentos (litigation hold) y normalmente se envía una carta de reclamación, aunque cuando importan la rapidez o la sorpresa la demanda puede ser el primer aviso. El abogado también evalúa las defensas y reconvenciones probables del demandado, incluidas las impugnaciones a la validez del registro del demandante, que pueden poner en riesgo sus propios derechos.

La elección del foro

Los tribunales federales tienen competencia exclusiva sobre los reclamos de derechos de autor y de patentes. Los reclamos de marcas bajo la Ley Lanham pueden presentarse en un tribunal federal o estatal, y casi todos se presentan en el federal. Los reclamos de secretos comerciales pueden presentarse en un tribunal federal bajo la Ley de Defensa de Secretos Comerciales (Defend Trade Secrets Act) o en un tribunal estatal bajo la ley estatal, y a menudo se alegan ambos a la vez. Dentro del sistema federal, la sede del juicio (venue) debe ser la adecuada y el tribunal debe tener jurisdicción personal sobre el demandado, algo que los demandados que operan en línea suelen impugnar. El distrito elegido influye en las reglas locales, el tiempo hasta el juicio y el grupo de posibles jurados.

La demanda y la contestación

La demanda identifica a las partes, la propiedad intelectual en cuestión, la conducta infractora y la reparación que se solicita. Se notifica al demandado, que tiene un plazo determinado para responder con una contestación o con una moción de desestimación (motion to dismiss). La contestación plantea defensas (inexistencia de infracción, invalidez, uso justo, licencia, demora injustificada o laches, manos sucias o unclean hands) y a menudo reconvenciones, como una petición para cancelar el registro de marca del demandante o una declaración de que el derecho de autor es inválido. Las reconvenciones pueden convertirse en la mitad más peligrosa del caso.

Órdenes de restricción temporal y medidas cautelares preliminares

El demandante que necesita detener la infracción antes del juicio presenta una moción de medida cautelar preliminar (preliminary injunction), a veces precedida de una orden de restricción temporal (temporary restraining order) para casos de emergencia. El tribunal pondera la probabilidad de que el demandante prevalezca en el fondo, si sufrirá un daño irreparable sin la medida, el equilibrio de perjuicios entre las partes y el interés público. En los casos de derechos de autor y de patentes, el daño irreparable ya no se presume; el demandante debe demostrarlo. En los reclamos de marcas, el Congreso restableció una presunción refutable de daño irreparable una vez que se demuestra la probabilidad de éxito. Por lo general, el demandante debe constituir una garantía (bond) que cubra las pérdidas del demandado si resulta que la medida se concedió indebidamente.

La decisión sobre la medida cautelar preliminar es el primer gran punto de presión. Obliga a ambas partes a presentar sus pruebas ante el juez desde el principio, y la opinión del juez sobre el fondo, aunque sea preliminar, define el valor de un acuerdo durante el resto del caso.

Descubrimiento

El descubrimiento (discovery) es la fase más larga y más costosa. Cada parte envía preguntas escritas y solicitudes de documentos, toma declaraciones (depositions) e intercambia información almacenada electrónicamente según protocolos de búsqueda acordados. La información comercial confidencial se intercambia bajo una orden de protección (protective order) que limita quién puede verla, a menudo con un nivel de acceso “solo para abogados” (attorneys’ eyes only) para el material más sensible, algo que importa en los casos de secretos comerciales, en los que el propio secreto es la prueba.

Después viene el descubrimiento de peritos. Los peritos en daños calculan el lucro cesante, las regalías o las ganancias del demandado; los peritos en encuestas miden la confusión en los casos de marcas; los peritos técnicos comparan código o productos. Cada perito elabora un informe y presta declaración, y cada parte puede pedir que se excluya al perito de la otra.

Sentencia sumaria y etapa previa al juicio

Tras el cierre del descubrimiento, cualquiera de las partes puede pedir una sentencia sumaria (summary judgment) sobre los reclamos o las defensas en los que los hechos relevantes no estén en disputa. Aquí suele decidirse si una obra es protegible, si una marca es válida o si se aplica una defensa, lo que reduce o pone fin al caso. Muchos distritos exigen que las partes asistan a una mediación antes del juicio, y el cierre del descubrimiento, cuando cada parte por fin conoce las pruebas de la otra, es el segundo punto de presión para llegar a un acuerdo. Nuestro artículo sobre cómo resolver una disputa de propiedad intelectual sin llegar a juicio explica cómo funcionan la mediación y el acuerdo en esta etapa.

Juicio y remedios

Los casos que llegan a juicio se resuelven ante un jurado cuando se reclaman daños, o ante el juez cuando solo se pide una medida cautelar. Los remedios disponibles dependen del reclamo. En materia de derechos de autor, el demandante puede obtener los daños reales más las ganancias del infractor atribuibles a la infracción o, si el registro fue oportuno, daños legales preestablecidos por obra, que el tribunal puede aumentar si la infracción fue dolosa; los honorarios de abogado quedan a discreción del tribunal. En materia de marcas, el demandante puede obtener las ganancias del demandado, sus propios daños y las costas, con daños aumentados y honorarios en casos excepcionales y remedios especiales para las marcas falsificadas. En materia de secretos comerciales, el demandante puede obtener la pérdida real y el enriquecimiento injusto, o una regalía razonable, con daños agravados y honorarios cuando la apropiación indebida es dolosa y maliciosa. En los tres casos, cuando se justifica, puede ordenarse una medida cautelar permanente y la destrucción de los productos infractores.

Apelación

La parte que pierde puede apelar ante el tribunal de apelaciones del circuito en el que se juzgó el caso, salvo en los casos de patentes, que van al Circuito Federal. En la apelación, las decisiones jurídicas se revisan con detenimiento y las determinaciones de hecho con deferencia, por lo que lo que importa es el expediente del juicio. El tiempo que transcurre desde la demanda hasta la sentencia definitiva depende de la carga de casos del distrito y de la intensidad con que litigue cada parte. Nuestra página de litigios comerciales y resolución de disputas describe las disputas comerciales relacionadas que suelen acompañar a un reclamo de propiedad intelectual, como el incumplimiento de una licencia o de un contrato de distribución.

Si está evaluando si presentar una demanda o ya fue notificado de una, una consulta con Capitol Law Partners puede contrastar las etapas anteriores con los hechos y el presupuesto de su caso. Programe una consulta.

Este artículo tiene únicamente fines informativos y no constituye asesoramiento legal. Esta comunicación no establece una relación abogado-cliente.

Cagatay Ersoy. Estrategia práctica para fundadores, inversores y empresas en crecimiento.

¿Necesita ayuda con este tema? Consulte nuestra página de litigios y resolución de disputas de PI o programe una consulta.