¿Se puede resolver una disputa de propiedad intelectual sin ir a juicio?

Sí, y la mayoría se resuelven así. La inmensa mayoría de las disputas sobre marcas, derechos de autor y secretos comerciales terminan con un acuerdo firmado y no con un veredicto, y muchas terminan sin que llegue a presentarse una demanda. La verdadera pregunta es qué vía le da la mayor parte de lo que quiere al menor costo. Para resolver una disputa de propiedad intelectual, las opciones van desde una llamada entre los directivos hasta un laudo arbitral vinculante, y cada una equilibra de forma distinta la rapidez, la confidencialidad, la ejecutabilidad y el carácter definitivo. La práctica de litigios y resolución de disputas de propiedad intelectual de Capitol Law Partners comienza cada asunto contrastando el objetivo del cliente con esas vías antes de presentar cualquier escrito.

La negociación directa y los acuerdos que ponen fin a las disputas

La vía más sencilla es un acuerdo negociado, que suele llegar después de una carta de reclamación o de la respuesta a una. Hay tres formas habituales.

Un acuerdo de coexistencia resuelve un conflicto de marcas mediante el compromiso de cada parte de limitar su propio uso: productos, territorios o imagen comercial (trade dress) distintos, o la promesa de no expandirse al campo de la otra. Permite que ambas marcas sigan en uso y es común cuando ninguna de las partes puede estar segura de ganar una disputa sobre probabilidad de confusión.

Una licencia convierte al infractor en un cliente que paga. La parte acusada sigue operando y el titular obtiene regalías y control de calidad. Es el resultado habitual cuando el infractor ha construido un negocio que el titular prefiere gravar antes que destruir.

Un acuerdo transaccional (settlement agreement) con liberación de responsabilidad cierra la disputa en los términos pactados: cese del uso en una fecha determinada o tras un retiro gradual, destrucción del inventario, un pago, una cláusula de no menosprecio y la renuncia a los reclamos. Debe ser específico sobre qué conducta queda permitida en adelante, ya que los acuerdos vagos generan nuevas disputas.

Nuestro artículo sobre qué hacer si recibe una carta de cese y desista describe la negociación desde el punto de vista del destinatario.

Mediación

La mediación es una negociación estructurada con un tercero neutral que no tiene poder para decidir. El mediador se reúne con cada parte, normalmente por separado, pone a prueba su evaluación del caso y lleva las propuestas de un lado a otro. Es confidencial, relativamente rápida y económica en comparación con un litigio. Su valor en las disputas de propiedad intelectual es que un mediador con experiencia en la materia puede decirle a cada parte, en privado, cómo ve su posición alguien neutral, y a menudo es la primera vez que alguna de las partes lo escucha.

La mediación puede darse antes de una demanda, con mediadores privados o con el servicio de mediación de la OMPI (WIPO), o durante el litigio, ya que muchos distritos federales la exigen antes del juicio. Fracasa cuando una de las partes no está realmente dispuesta a llegar a un acuerdo, o cuando la disputa depende de una cuestión jurídica que solo puede resolver una decisión judicial, como la validez de un registro.

Arbitraje

El arbitraje es un juicio privado ante uno o tres árbitros cuya decisión es vinculante y puede ejecutarse ante los tribunales. Las partes llegan a él porque un contrato entre ellas (una licencia, un contrato de distribución o un contrato de trabajo) contiene una cláusula de arbitraje, o porque acuerdan arbitrar después de que surge la disputa.

Las ventajas son reales: confidencialidad, árbitros con experiencia en propiedad intelectual, más control sobre el calendario y el procedimiento, descubrimiento (discovery) limitado y carácter definitivo, ya que la revisión de un laudo es restringida. Las desventajas se derivan de esas mismas características. El descubrimiento limitado perjudica a la parte que necesita documentos de la otra para probar su caso. La revisión restringida significa que un laudo equivocado normalmente se mantiene. Un árbitro no puede obligar a terceros ni cancelar un registro de marca (aunque el laudo puede ordenar a una parte que renuncie a uno), y una medida cautelar dictada en un arbitraje debe ser confirmada por un tribunal antes de poder ejecutarse. Es adecuado para un licenciante y un licenciatario que quieren seguir trabajando juntos; no está disponible frente a un desconocido que falsifica su producto.

Procedimientos administrativos para disputas específicas

Algunas disputas tienen un foro especializado, más rápido y económico que un tribunal, pero limitado en lo que puede conceder.

La Junta de Juicios y Apelaciones de Marcas (Trademark Trial and Appeal Board, TTAB) de la USPTO conoce de las oposiciones a solicitudes en trámite y de las peticiones de cancelación de registros. Solo decide si una marca puede registrarse; no puede conceder daños ni prohibir el uso en el mercado. Es el foro adecuado cuando el verdadero problema es el registro, y sus conclusiones sobre la probabilidad de confusión pueden tener peso en un caso judicial posterior entre las mismas partes. Nuestra página de defensa de marcas y procedimientos ante la TTAB trata estos procedimientos.

La Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio (Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy, UDRP), administrada por proveedores aprobados por la ICANN, resuelve disputas sobre nombres de dominio registrados de mala fe. Los únicos remedios son la transferencia o la cancelación, y el reclamante debe demostrar que el dominio es similar a su marca hasta el punto de causar confusión, que el titular del dominio no tiene un interés legítimo y que el dominio se registró y se usa de mala fe.

La Junta de Reclamaciones de Derechos de Autor (Copyright Claims Board), un tribunal de reclamaciones menores dentro de la Oficina de Derechos de Autor, conoce de disputas de derechos de autor de menor cuantía, con daños limitados y un procedimiento simplificado. La participación es voluntaria: el demandado puede excluirse, y entonces al reclamante solo le queda la vía del tribunal federal.

Los programas de las plataformas, incluidas las notificaciones DMCA y los sistemas de quejas de los mercados en línea, retiran el contenido infractor sin ningún procedimiento, dentro de los límites que se describen en nuestro artículo sobre cómo funciona una notificación de retiro DMCA.

Cuándo el litigio sigue siendo la respuesta

Algunas disputas necesitan un tribunal. Si se está causando un daño grave de forma continua y la otra parte no se detiene, solo un tribunal puede dictar una medida cautelar cuyo incumplimiento se sanciona como desacato. Si el infractor es un falsificador anónimo, no hay con quién negociar, y se necesita el descubrimiento judicial para identificarlo. Si la disputa depende de la validez de un registro o del alcance de un derecho que regirá muchas disputas futuras, una decisión judicial puede valer más que un acuerdo. Y a veces la otra parte deja claro que solo una demanda presentada la hará sentarse a negociar, y en ese momento presentar la demanda es la negociación. Las etapas siguientes se explican en nuestro artículo sobre qué ocurre en una demanda por infracción de propiedad intelectual, y los reclamos comerciales paralelos que suelen acompañarla se describen en nuestra página de litigios comerciales y resolución de disputas.

Cómo elegir la forma de resolver la disputa de propiedad intelectual

La decisión depende de cuatro preguntas: qué resultado necesita (detener el uso, cobrar, conservar un registro o preservar una relación), qué tan urgente es, qué tan confidencial debe mantenerse la disputa y si la otra parte cumplirá un acuerdo voluntario. Un cliente que necesita detener el uso este mes y no confía en la otra parte termina en los tribunales. Un cliente que quiere regalías de un socio con el que seguirá trabajando termina en mediación o arbitraje. La mayoría de los clientes están en un punto intermedio, y la vía puede cambiar a medida que la disputa avanza.

Si está en una disputa de propiedad intelectual y no sabe qué camino le conviene, una consulta con Capitol Law Partners puede comparar las opciones con su objetivo y sus plazos. Programe una consulta.

Este artículo tiene únicamente fines informativos y no constituye asesoramiento legal. Esta comunicación no establece una relación abogado-cliente.

Cagatay Ersoy. Estrategia práctica para fundadores, inversores y empresas en crecimiento.

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