¿Debe enviar primero una carta de cese y desista por marca?

Una carta de cese y desista por marca (cease and desist letter) cuesta una fracción de lo que cuesta una demanda y pone fin a una cantidad sorprendente de disputas en una semana. También le da al destinatario una opción que usted no tenía intención de darle: detenerse, negociar, ignorarlo o demandarlo primero en el tribunal que elija. Antes de que cualquier carta salga de nuestro equipo de defensa de marcas y procedimientos ante la TTAB, nos preguntamos si la posición del remitente es lo bastante sólida para resistir cada una de esas respuestas.

La carta es una herramienta, no un reflejo. A continuación explicamos cómo decidir si usarla, qué incluir en ella y qué hacer cuando es usted quien la recibe.

Para qué sirve una carta de cese y desista por marca

Una carta bien redactada hace cuatro cosas. Notifica al destinatario de sus derechos, lo que importa más adelante si necesita demostrar una infracción dolosa. Describe la conducta que usted objeta con la precisión suficiente para que el destinatario sepa qué cambiar. Indica lo que usted quiere: que deje de usar la marca, que retire una solicitud, que transfiera un dominio, que cambie de marca dentro de un plazo determinado. Y fija un plazo para responder.

Lo que no puede hacer es obligar a nada. Una carta tiene exactamente el poder de la demanda o de la presentación ante la TTAB que la respalda. Si usted nunca llegaría a demandar, el destinatario a menudo se dará cuenta.

Revise su propia posición antes de enviar nada

Lo primero que hará el destinatario será buscar su registro y sus puntos débiles. Así que usted debe hacerlo antes. Confirme que el registro está vigente y que sus declaraciones de la Sección 8 están al día. Confirme que usó la marca antes que el destinatario; si él tiene la prioridad, su carta es una invitación a una petición de cancelación en su contra. Analice con honestidad los factores de probabilidad de confusión: similitud de las marcas, relación entre los productos, canales comerciales, grado de sofisticación de los consumidores, fuerza de su marca y cualquier confusión real. Una carta que exagera un reclamo débil se lee como un farol, y a los faroles se les termina llamando.

Si no ha registrado la marca, igual tiene derechos de derecho consuetudinario (common law) en la zona donde la usa, pero la carta será más débil y el destinatario puede apresurarse a presentar su propia solicitud. Nuestro equipo de búsqueda y disponibilidad de marcas puede trazar el mapa de los derechos en competencia antes de que usted se comprometa.

Los riesgos que crea una carta

Tres merecen un párrafo cada uno.

Sentencia declarativa. Una carta que amenaza con un litigio puede crear una controversia real, lo que permite al destinatario demandar primero y pedir a un tribunal que declare que no hay infracción. Entonces usted litiga en el distrito del destinatario, con sus tiempos. Un lenguaje más moderado reduce este riesgo, pero también reduce la fuerza de la carta; el equilibrio depende de quién sea el destinatario.

Contraataque. Un destinatario con recursos examinará su registro en busca de un fundamento de cancelación: falta de uso para algunos de los productos indicados, una identificación demasiado amplia, un problema con la muestra, el abandono de una línea de productos. Si encuentra uno, usted puede terminar defendiendo su registro en lugar de hacerlo valer. Explicamos esos fundamentos en nuestro artículo sobre los procedimientos de cancelación de marca.

Publicidad. Las cartas dirigidas a pequeñas empresas y a particulares a veces terminan publicadas en internet. Una exigencia desproporcionada contra un destinatario que despierta simpatía puede costar más en reputación de lo que la infracción costaba en ventas. El tono importa.

Qué incluir en la carta y qué dejar fuera

Incluya sus números de registro, los productos y servicios cubiertos, la fecha del primer uso, una descripción sencilla del uso del destinatario y una lista concreta de lo que pide y para cuándo. Ofrezca una salida: un período de retiro gradual, un acuerdo de coexistencia limitado a ciertos productos o una licencia, si eso encaja en su negocio. Haga reserva de sus derechos.

Deje fuera las amenazas que no va a cumplir, los reclamos sobre derechos que no tiene y cualquier cosa que se lea como una exigencia de dinero sin hechos que la respalden. No adjunte un borrador de demanda a menos que esté preparado para presentarla. Y fije un plazo realista; un plazo de respuesta de dos semanas es habitual, y uno demasiado corto transmite impaciencia, no fuerza.

Cuándo omitir la carta y presentar directamente

Algunas situaciones exigen una presentación sin previo aviso. Si se publicó una solicitud en conflicto y el plazo de oposición está cerca, presente primero el aviso de oposición o una prórroga y negocie después; el proceso se describe en nuestra guía sobre cómo oponerse a una solicitud de marca. Si el destinatario vende falsificaciones, una carta solo le avisa que debe mover su inventario, y lo adecuado para empezar es una denuncia ante la plataforma o un reclamo federal por falsificación. Si el destinatario ignoró dos cartas anteriores, una tercera no funcionará. Para disputas de derechos de autor y secretos comerciales, donde el cálculo es distinto, consulte cuándo enviar una carta de cese y desista por infracción. Y si el problema es un nombre de dominio, una reclamación UDRP puede ser más rápida que la correspondencia, un punto que tratamos en cómo recuperar un nombre de dominio con una reclamación UDRP.

Si es usted quien recibió la carta

No la ignore y no responda el mismo día. Anote el plazo en su calendario. Verifique si el remitente es realmente titular de lo que afirma: el número de registro, su estado, los productos indicados y la fecha del primer uso del remitente frente a la suya. Busque los puntos débiles descritos arriba, porque son sus defensas. Luego decida si cumplir, negociar un resultado más acotado o rechazar el reclamo. Muchas disputas se resuelven con un acuerdo de coexistencia o con un cambio modesto en un logotipo o en la descripción de un producto que cuesta mucho menos que el presupuesto de litigio de cualquiera de las partes.

Si la carta amenaza con una demanda y el reclamo del remitente es débil, presentar su propia acción de sentencia declarativa puede darle el control del foro. Es un paso serio y conviene darlo con el asesoramiento de nuestro equipo de litigios y resolución de disputas de propiedad intelectual.

Ya sea que esté redactando una carta de cese y desista por marca o decidiendo cómo responder a una, Capitol Law Partners puede evaluar los derechos de ambas partes antes de que usted adopte una posición. Programe una consulta.

Este artículo tiene únicamente fines informativos y no constituye asesoramiento legal. Esta comunicación no establece una relación abogado-cliente.

Cagatay Ersoy. Estrategia práctica para fundadores, inversores y empresas en crecimiento.

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