Control de plazos de propiedad intelectual: qué vencimientos vigilar

Los registros de marca rara vez se pierden en una disputa. Se pierden cuando se cierra un plazo de renovación sin que nadie lo note, porque el recordatorio de la USPTO llegó a una dirección de correo electrónico que dejó de funcionar dos años antes. El control de plazos de propiedad intelectual (IP docketing) es el sistema que lo evita: un calendario de cada plazo vinculado a cada activo, cada uno con un responsable, un calendario de recordatorios y el período de gracia registrado por separado del plazo en sí. El equipo de control de plazos y gestión de portafolio de propiedad intelectual de CLP trata el calendario de plazos como el documento más valioso de un portafolio, porque todos los demás documentos dependen de que se mantenga exacto.

Qué es realmente el control de plazos de propiedad intelectual

Un calendario de plazos es más que una lista de fechas. Para cada activo registra el plazo, su fundamento legal, el período de gracia y su recargo, la consecuencia de no cumplirlo, la persona responsable y los recordatorios que se activan antes. Se revisa según un calendario fijo, se actualiza cada vez que se agrega, se cede o se abandona un activo, y se guarda en un lugar que sobreviva a la rotación del personal.

La USPTO envía recordatorios de cortesía por correo electrónico para las presentaciones de mantenimiento, pero solo a la dirección de correspondencia que figura en el registro. Si esa dirección pertenece a un despacho de abogados anterior o a un empleado que se fue, el recordatorio se pierde. El calendario de plazos es un sistema que usted controla; el recordatorio no lo es.

Plazos de marcas que debe incluir el calendario

Para las solicitudes pendientes:

• Respuestas a acciones de oficina (office actions). Al momento de escribir este artículo, el plazo de respuesta para la mayoría de las acciones de oficina de marcas es de tres meses, con una prórroga de tres meses disponible mediante el pago de una tarifa. No cumplirlo implica el abandono de la solicitud, y una petición para revivirla por demora involuntaria tiene su propio plazo breve después del aviso de abandono.
• Declaraciones de uso (statements of use) para solicitudes con intención de uso: vencen dentro de los seis meses siguientes al aviso de admisión (notice of allowance) y pueden prorrogarse por períodos de seis meses hasta un máximo de tres años desde el aviso de admisión, cada prórroga con su propia tarifa y su propio plazo.
• Plazos de oposición contra solicitudes de terceros que usted vigila: 30 días desde la publicación, prorrogables.

Para los registros:

• Declaración de uso de la Sección 8 entre el quinto y el sexto aniversario, con un período de gracia de seis meses; consulte cuándo vence la declaración de uso de la Sección 8.
• Declaración de incontestabilidad de la Sección 15, normalmente junto con la primera Sección 8.
• Renovación combinada de las Secciones 8 y 9 entre el noveno y el décimo aniversario, y luego cada diez años, cada una con un período de gracia de seis meses.
• Declaraciones de la Sección 71 para los registros del Protocolo de Madrid, con su propio calendario.
• Respuestas a auditorías posteriores al registro, que llegan como acciones de oficina con su propio plazo; nuestro artículo sobre las auditorías posteriores al registro de la USPTO explica qué piden.

Una vez que vencen un plazo de mantenimiento y su período de gracia, el registro se cancela y no puede revivirse. Ese solo hecho es la razón de ser del calendario de plazos. Las presentaciones en sí se tramitan a través de nuestro servicio de renovación y mantenimiento de marcas.

Plazos extranjeros, de dominios y contractuales

Los registros del Protocolo de Madrid se renuevan cada diez años a través de la OMPI, pero la dependencia de cinco años respecto de la marca de base en EE. UU. es una fecha que debe vigilarse por separado, ya que la caducidad del registro estadounidense durante ese período arrastra consigo las designaciones extranjeras. Los registros nacionales directos se renuevan según el calendario de cada país, y muchos países permiten cancelar una marca que no se ha usado durante tres o cinco años después del registro, así que el calendario debe incluir los plazos locales de uso y no solo las fechas de renovación. La prioridad del Convenio de París da seis meses desde una primera presentación para presentar en el extranjero con la fecha original; ese plazo debe anotarse en el calendario el mismo día en que se presenta la solicitud en EE. UU.

Los nombres de dominio vencen según el calendario del registrador y pueden ser registrados por terceros pocos días después de caducar. Los contratos de licencia tienen plazos de vigencia, opciones de renovación, períodos de preaviso para la no renovación y fechas de informe de regalías. Los acuerdos de coexistencia a veces contienen fechas de revisión o hitos territoriales. Todo ello va en el mismo calendario.

Derechos de autor y secretos comerciales

Los derechos de autor de las obras creadas hoy no necesitan renovación, pero las fechas siguen importando. Registrar dentro de los tres meses siguientes a la primera publicación, o antes de que comience una infracción, preserva el derecho a daños legales (statutory damages) y a honorarios de abogados por esa infracción, así que el calendario debe señalar las fechas de publicación de las obras importantes y provocar una decisión sobre su registro. Los secretos comerciales no requieren ninguna presentación; la entrada en el calendario es una revisión periódica de las medidas de protección, de los acuerdos de confidencialidad y sus fechas de vencimiento, y de los procedimientos de salida cuando se va un empleado con acceso.

Cómo organizar un calendario de plazos que sobreviva a la rotación del personal

Asigne un único responsable y un suplente con nombre dentro de la empresa, y pida a sus abogados externos que mantengan un calendario paralelo, para que dos calendarios independientes contengan cada fecha. Designe al despacho de abogados como dirección de correspondencia en los registros de la USPTO, para que la correspondencia oficial y los recordatorios de cortesía lleguen a alguien cuyo trabajo es actuar en consecuencia. Registre el período de gracia como una segunda entrada con un recordatorio distinto, nunca como el plazo. Programe recordatorios a noventa, sesenta y treinta días, porque reunir muestras y confirmar el uso de toda una lista de productos lleva más tiempo que firmar un formulario.

Revise todo el calendario una vez al año frente a la realidad del negocio: productos descontinuados, logotipos rediseñados, entidades fusionadas, marcas cedidas. Una revisión anual de este tipo es el núcleo de la auditoría que describimos en cómo hacer una auditoría de propiedad intelectual. Y enseñe a quien abre la correspondencia a reconocer las solicitudes privadas engañosas que imitan facturas de la USPTO; pagar una de ellas no hace nada por el registro y a menudo significa que se está ignorando el plazo real.

Lo que cuesta un plazo vencido

Una solicitud abandonada a veces puede revivirse si la demora fue involuntaria y la petición se presenta con prontitud después del aviso de abandono. Un registro cancelado, no. La única vía es una nueva solicitud con una nueva fecha de presentación, y cualquier tercero que haya presentado una marca similar en el intervalo tiene ahora prioridad sobre usted. El registro de la empresa se convierte en un derecho de derecho consuetudinario (common law) limitado a su zona de uso real, y cualquier carácter incontestable desaparece. Comparado con eso, el costo de mantener un calendario de plazos es prácticamente nulo.

Si su empresa tiene más de unos pocos registros, o si recientemente cambió de nombre, se fusionó o perdió a la persona que hacía el seguimiento de las presentaciones, Capitol Law Partners puede reconstruir el calendario de plazos y hacerse cargo de los vencimientos. Programe una consulta.

Este artículo tiene únicamente fines informativos y no constituye asesoramiento legal. Esta comunicación no establece una relación abogado-cliente.

Cagatay Ersoy. Estrategia práctica para fundadores, inversores y empresas en crecimiento.

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