¿Cuándo vence la declaración de uso de la Sección 8 de su marca?

Un registro de marca en EE. UU. no es permanente. Solo se mantiene si usted presenta a tiempo una declaración de uso de la Sección 8 (Section 8 declaration of use), en la que declara bajo juramento que la marca sigue en uso en el comercio para los productos y servicios indicados, y la respalda con una muestra. La primera vence en el período entre el quinto y el sexto aniversario de la fecha de registro. Después, entre el noveno y el décimo aniversario, vence una declaración combinada de la Sección 8 y renovación de la Sección 9, y luego cada diez años. Cada plazo tiene un período de gracia de seis meses con un recargo, y una vez vencido el período de gracia, el registro se cancela sin posibilidad de revivirlo. Nuestro servicio de renovación y mantenimiento de marcas existe en gran parte porque esa última frase sorprende a mucha gente.

El calendario de la declaración de uso de la Sección 8

Cuente desde la fecha de registro que figura en su certificado, no desde la fecha de presentación ni desde la fecha en que usó la marca por primera vez:

• Años 5 a 6: declaración de uso continuo de la Sección 8, normalmente combinada con una declaración de incontestabilidad de la Sección 15.
• Años 9 a 10: declaración combinada de la Sección 8 y solicitud de renovación de la Sección 9.
• Cada diez años a partir de entonces: otra presentación combinada de las Secciones 8 y 9.

Cada plazo puede cumplirse con hasta seis meses de retraso pagando una tarifa adicional. La USPTO envía recordatorios de cortesía por correo electrónico a la dirección de correspondencia registrada, pero esos recordatorios llegan a quien tramitó la solicitud, que a menudo es un exempleado o un despacho de abogados anterior. Trate el recordatorio como un extra, no como un sistema.

Los registros obtenidos a través del Protocolo de Madrid conforme a la Sección 66(a) presentan en su lugar una declaración de la Sección 71, con un calendario comparable vinculado a las fechas del registro en EE. UU. y del registro internacional. El fondo es el mismo: pruebe el uso o perderá los productos.

Qué debe demostrar la declaración

La declaración es una manifestación verificada de que la marca está en uso en el comercio para cada producto y servicio indicado, y se presenta con la tarifa vigente de la USPTO por clase. Si la marca no está en uso para algunos elementos, debe eliminarlos antes de presentar. Indicar productos que ya no vende es la forma más rápida de provocar una auditoría posterior al registro, y una declaración de uso falsa hecha a sabiendas puede exponer el registro a una impugnación por fraude más adelante.

Dos detalles causan la mayoría de los rechazos. La declaración debe presentarla el titular actual del registro; una declaración presentada a nombre de una empresa predecesora o de un fundador que cedió la marca hace años es nula, y si el plazo ya venció cuando usted lo advierte, el registro se pierde. Y la marca que aparece en la muestra debe coincidir con la marca tal como fue registrada. Un logotipo renovado que elimina un elemento o cambia el texto puede no respaldar el registro anterior.

Muestras que la USPTO acepta y rechaza

Necesita una muestra por clase que muestre la marca en uso real:

• Productos: etiquetas, marbetes, empaques o fotografías del propio producto con la marca, o una página web que muestre la marca junto al producto con una forma de hacer el pedido.
• Servicios: publicidad, folletos, letreros o páginas web que muestren la marca usada al ofrecer o prestar los servicios.

Se rechazan los montajes, las imágenes alteradas digitalmente, las pruebas de imprenta y las páginas web que muestran la marca pero no ofrecen una forma de comprar. Las muestras de páginas web deben mostrar la URL y la fecha de acceso a la página. Mantenga por rutina un archivo fechado de muestras, en lugar de salir a buscar una en el undécimo mes del plazo.

Falta de uso justificada

Si la marca no está en uso temporalmente, igual puede presentar una declaración de la Sección 8 alegando una falta de uso justificada (excusable nonuse), pero solo cuando el uso se interrumpió por causas ajenas a su control: un embargo comercial, un desastre natural, una aprobación regulatoria pendiente, la enfermedad de un empresario individual. La decisión de pausar un producto, la falta de demanda o un aumento de costos en la cadena de suministro son decisiones comerciales y no califican. La declaración debe indicar cuándo se interrumpió el uso, por qué, qué está haciendo para reanudarlo y, aproximadamente, cuándo espera hacerlo.

Combinar la presentación con la Sección 15 y prepararse para una auditoría

Si la marca ha estado en uso continuo durante cinco años consecutivos después del registro, presente la declaración de incontestabilidad de la Sección 15 en la misma presentación. Tiene una tarifa adicional y le da al registro carácter concluyente frente a los ataques más comunes, como explicamos en qué le aporta una declaración de la Sección 15.

Tenga en cuenta que la USPTO audita al azar declaraciones de las Secciones 8 y 71 que cubren varios productos o servicios y pide prueba de uso para elementos adicionales. Nuestro artículo sobre las auditorías posteriores al registro de la USPTO explica cómo responder. En resumen: indique solo lo que vende y conserve muestras de todo ello.

Qué pasa si se le vence el plazo

Una vez cerrado el período de gracia, el registro se cancela o expira. No existe una petición para restablecerlo, no sirve demostrar que el retraso fue involuntario y ninguna tarifa lo soluciona. Su única vía es una nueva solicitud, examinada desde cero con una nueva fecha de presentación, lo que significa que cualquier tercero que haya presentado una marca similar en el intervalo queda ahora por delante de usted. Un registro que el día anterior era incontestable se convierte en una marca con derechos de derecho consuetudinario (common law) únicamente.

Por eso los plazos de renovación deben estar en un calendario de plazos con un responsable asignado, con el período de gracia anotado por separado, y por eso los registros de titularidad deben mantenerse actualizados. Las empresas con más de unas pocas marcas suelen manejar ese calendario a través de nuestro servicio de gestión de portafolio de propiedad intelectual. Y un registro que caduca en medio de una disputa es un regalo para la otra parte; nuestro equipo de defensa de marcas y procedimientos ante la TTAB verifica el estado de mantenimiento antes de enviar cualquier carta justamente por esa razón.

Si su registro se acerca a su quinto o noveno aniversario, Capitol Law Partners puede revisar cada producto indicado frente al uso actual, seleccionar las muestras y presentar la declaración de la Sección 8 antes de que se aplique el recargo. Programe una consulta.

Este artículo tiene únicamente fines informativos y no constituye asesoramiento legal. Esta comunicación no establece una relación abogado-cliente.

Cagatay Ersoy. Estrategia práctica para fundadores, inversores y empresas en crecimiento.

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