¿Qué marcas registrar primero con un presupuesto limitado?

Una empresa con un nombre comercial, tres nombres de productos, un logotipo, un eslogan y planes para dos mercados extranjeros tiene ante sí una docena de posibles presentaciones. Pocos presupuestos de una empresa en etapa inicial alcanzan para todas, y los que lo intentan suelen gastar de más en el eslogan y de menos en la única marca que genera los ingresos. Una estrategia de registro de marcas es la clasificación que decide qué marcas registrar primero, en qué clases y países, y qué puede esperar un año. Es el primer entregable del servicio de estrategia y gestión de portafolio de propiedad intelectual de Capitol Law Partners, y las reglas de clasificación que siguen son las que aplicamos.

Empiece por la marca principal y luego por los nombres que generan ingresos

La marca principal (house mark), el nombre con el que los clientes identifican a la propia empresa, va primero. Aparece en cada producto, cada contrato y cada factura, y perderla significaría cambiar la marca de todo el negocio. El nombre del producto estrella va en segundo lugar si se comercializa por separado de la marca principal y los clientes lo piden por su nombre. Les siguen los nombres de productos secundarios, las submarcas y los eslóganes, según cuántos ingresos identifica cada uno y lo difícil que sería cambiarles el nombre.

Antes de cualquier presentación, compruebe que el nombre pueda registrarse. Un nombre meramente descriptivo, que simplemente describe los productos o una de sus características, no se registrará en el Registro Principal sin prueba de distintividad adquirida, y gastar el presupuesto en una solicitud condenada al fracaso es el error inicial más común. Nuestra revisión de búsqueda y disponibilidad de marcas evalúa tanto la registrabilidad como los conflictos antes de pagar la tarifa.

La marca denominativa antes que el logotipo

Presente primero la marca denominativa en caracteres estándar. Un registro en caracteres estándar cubre la palabra en cualquier tipo de letra, color o estilo, así que protege el nombre sin importar cómo evolucione el diseño. Un registro de logotipo protege ese diseño específico, y los logotipos cambian cada pocos años; un logotipo renovado puede dejar de coincidir con el registrado, lo que genera problemas en la siguiente presentación de mantenimiento. Registre el logotipo por separado cuando sea distintivo por sí mismo, se use sin la palabra o sea el elemento que los competidores tienen más probabilidades de imitar. Si el presupuesto solo alcanza para una presentación, esa es la marca denominativa.

Elija las clases según lo que vende, no según lo que podría vender

La tarifa de la USPTO se cobra por clase, y cada clase que agrega cuesta dinero dos veces: al presentar y en cada presentación de mantenimiento posterior. Reclame las clases que cubren los productos y servicios que vende hoy o que venderá dentro del plazo que permite una solicitud con intención de uso. Una empresa de software que algún día podría vender gorras con su marca no necesita hoy la Clase 25. Reclamar de más también genera exposición a auditorías, porque una declaración de mantenimiento que indica productos que nunca vendió puede provocar una auditoría posterior al registro y, en una disputa, una impugnación por fraude o una petición de expungement.

Dentro de cada clase, describa los productos con precisión. Una identificación estrecha y exacta es más barata de mantener y más fácil de defender que una lista larga que invita al escrutinio.

Use solicitudes con intención de uso para asegurar la prioridad temprano

No necesita estar vendiendo para presentar. Una solicitud con intención de uso (intent-to-use) conforme a la Sección 1(b) le da una fecha de presentación que funciona como su fecha de prioridad en todo el país una vez que la marca se registra, siempre que tenga una intención de buena fe de usar la marca, que debe documentarse con planes de negocio, prototipos o presupuestos de marketing. Después del aviso de admisión (notice of allowance), tiene seis meses para presentar una declaración de uso, prorrogables por períodos de seis meses hasta tres años, cada uno con una tarifa. Para un producto que se lanza el próximo año, una solicitud con intención de uso es el seguro más barato contra un competidor que adopte primero el mismo nombre. Para un producto al que le faltan tres años para lanzarse, probablemente es prematura.

Cuándo y dónde presentar en el extranjero

Fuera de Estados Unidos, los derechos suelen corresponder a quien presenta primero, no a quien usa primero. Así que la pregunta no es si ya tiene ventas en el extranjero, sino dónde le dolería una pérdida: los países donde venderá en los próximos dos años, el país donde se fabrican sus productos y los mercados donde la falsificación de su categoría de productos es habitual. Presente en ellos antes del lanzamiento, de los acuerdos con distribuidores o de las ferias comerciales en esos países. El Convenio de París le da seis meses desde su fecha de presentación en EE. UU. para presentar en el extranjero con la misma prioridad, lo que le permite repartir el costo extranjero entre dos períodos presupuestarios sin perder la fecha temprana. Comparamos la vía del Protocolo de Madrid con las solicitudes nacionales directas en registro internacional de marca: Madrid o solicitud directa.

Niveles de presupuesto y los costos que se olvidan

Un plan viable tiene tres niveles. Nivel uno, presentado ahora: la marca principal en caracteres estándar en la clase principal, además de solicitudes en el extranjero en uno o dos mercados donde una pérdida sería más grave. Nivel dos, presentado durante el próximo año: el nombre del producto estrella, el logotipo y la siguiente clase o mercado. Nivel tres, vigilado pero no presentado: eslóganes, nombres de productos menores y mercados especulativos, con un detonante para subirlos de nivel si cambian los ingresos o el riesgo.

Luego sume los costos que no aparecen en el recibo de presentación. Las presentaciones de mantenimiento entre los años cinco y seis y entre los años nueve y diez, con tarifas por clase. Las respuestas a acciones de oficina, que recibe una parte importante de las solicitudes. Una vigilancia de marcas para detectar solicitudes en conflicto mientras todavía puede oponerse a ellas. Y una reserva para hacer valer sus derechos, porque un registro que no puede permitirse defender vale menos de lo que parece. En nuestro artículo sobre el control de plazos de propiedad intelectual describimos un calendario que reúne todas esas fechas, y las demás categorías de protección se resumen en nuestra página de derecho de propiedad intelectual.

Errores de estrategia de registro de marcas que desperdician el presupuesto

Registrar un nombre descriptivo en lugar de adoptar uno más sólido. Omitir la verificación de disponibilidad y descubrir el conflicto en una acción de oficina después de pagada la tarifa. Presentar a nombre personal de un fundador en lugar de a nombre de la empresa. Dejar que un eslogan consuma una tarifa de presentación que necesitaba el nombre del producto estrella. Y no presentar nada en el extranjero hasta que el primer distribuidor extranjero registre la marca por usted, momento en el que el costo de recuperarla supera con creces el de haber presentado. Cada uno de estos errores se evita con una hora de planificación antes de la primera solicitud, y esa hora es donde empieza nuestro trabajo de registro de marcas.

Si está decidiendo cuáles de las marcas de su empresa registrar primero y en qué mercados, Capitol Law Partners puede clasificarlas, fijar un presupuesto de presentaciones para el año y empezar por las que más importan. Programe una consulta.

Este artículo tiene únicamente fines informativos y no constituye asesoramiento legal. Esta comunicación no establece una relación abogado-cliente.

Cagatay Ersoy. Estrategia práctica para fundadores, inversores y empresas en crecimiento.

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