¿Qué debe incluir un contrato de licencia de marca?

Una marca es una promesa sobre el origen y la calidad de los productos. Cuando usted permite que otra persona use su marca, la ley espera que cumpla esa promesa en su nombre, controlando la calidad de lo que vende con ella. Un contrato de licencia de marca que omite ese control, o que lo incluye en el papel pero nunca lo ejerce, se denomina licencia sin control (naked license), y los tribunales han tratado ese tipo de licencia como un abandono de la marca. Todo lo demás en el contrato, incluida la tasa de regalías, es secundario frente a eso. Nuestro servicio de licencias y gestión de portafolio de propiedad intelectual redacta las licencias a partir de la cláusula de control de calidad, y esto es lo que debe contener el resto del documento.

Por qué el control de calidad no es opcional en un contrato de licencia de marca

Conforme a la Ley Lanham, el uso de una marca por una empresa relacionada (related company), es decir, una cuyo uso controla el titular, redunda en beneficio del titular. Eso es lo que permite que las ventas de un licenciatario cuenten como uso del licenciante para las presentaciones de mantenimiento y para la prioridad. La misma disposición es la razón por la que el control debe ser real. Si el licenciante no supervisa realmente la naturaleza y la calidad de los productos licenciados, la marca deja de indicar un origen uniforme, y quien la impugne puede argumentar que el licenciante la abandonó.

El control no exige una inspección diaria. Exige normas que el licenciatario debe cumplir, un derecho de inspección o aprobación y evidencia de que el licenciante ejerció ese derecho: muestras aprobadas, informes periódicos, visitas a las instalaciones cuando corresponda y registros de los productos rechazados. Conserve esa evidencia en el expediente del portafolio, porque el uso de un licenciatario respaldará su próxima declaración de la Sección 8 solo si puede demostrarse el control que lo sustenta, un punto que tratamos en cuándo vence la declaración de uso de la Sección 8.

Alcance: marcas, productos, territorio, canales y exclusividad

Defina las marcas licenciadas por su número de registro e indique los productos y servicios exactos que el licenciatario puede vender con ellas. Una licencia para usar una marca en ropa no debería convertirse, por omisión, en una licencia para fragancias. Fije el territorio y regule las ventas en línea, porque un límite territorial que ignora el sitio web del licenciatario es una disputa anunciada. Indique si la licencia es exclusiva, lo que significa que ni siquiera el licenciante puede usar la marca en ese ámbito; única (sole), lo que significa que el licenciante puede usarla pero ningún otro licenciatario puede; o no exclusiva. Decida si se permite la sublicencia y, en su caso, en qué condiciones y con qué aprobación.

Dinero: regalías, mínimos, informes y auditoría

La mayoría de las licencias pagan una regalía como porcentaje de las ventas netas, así que la definición de ventas netas hace la mayor parte del trabajo: qué deducciones se permiten, cómo se tratan las devoluciones y los descuentos, y si cuentan las ventas entre empresas del mismo grupo. Agregue una regalía mínima anual o un requisito de ventas mínimas si la licencia es exclusiva, para que un licenciatario que no hace nada con la marca no pueda impedirle usarla en otro lugar. Exija informes periódicos de regalías con el detalle suficiente para verificarlos, resérvese el derecho de auditar los libros del licenciatario a intervalos razonables y establezca que el licenciatario pague la auditoría si esta revela un pago insuficiente por encima de un umbral determinado. Para licenciatarios extranjeros, regule las retenciones de impuestos y la moneda de pago.

Titularidad, prestigio comercial e impugnaciones de la marca

El licenciatario debe reconocer que el licenciante es titular de la marca, que todo el uso y el prestigio comercial (goodwill) redundan en beneficio del licenciante y que el licenciatario no adquiere ningún derecho sobre la marca más allá de la propia licencia. Debe comprometerse a no registrar la marca, ni nada similar que pueda causar confusión, en ningún lugar del mundo, incluso como nombre de dominio, razón social o cuenta de redes sociales, y a transferir cualquier registro de ese tipo cuando se le pida. Debe comprometerse a no impugnar la validez de la marca durante la vigencia del contrato. Regule quién es titular de las nuevas marcas o logotipos que el licenciatario desarrolle e incorporen la marca licenciada; sin una cláusula, esa pregunta no tiene una respuesta clara. Nuestro artículo sobre la cadena de titularidad de la propiedad intelectual explica por qué estos reconocimientos de titularidad importan cuando más adelante el portafolio se vende o se usa para obtener financiamiento.

Plazo, terminación y qué ocurre después

Fije un plazo determinado con las opciones de renovación que haya y las condiciones para ejercerlas. Enumere los hechos que permiten al licenciante terminar el contrato: un incumplimiento no subsanado después de la notificación, el incumplimiento de las normas de calidad, la falta de pago, la insolvencia, un cambio de control del licenciatario o una impugnación de la marca. Al terminar, el licenciatario debe dejar de usar la marca, aunque es habitual y razonable un breve período para liquidar el inventario conforme. Exija la devolución o destrucción de los materiales de marketing, la transferencia de cualquier dominio o cuenta de redes sociales y el mantenimiento de la confidencialidad.

Hay un punto que sorprende a los licenciantes. Si un licenciante se declara en quiebra y rechaza la licencia, la Corte Suprema resolvió en Mission Product Holdings v. Tempnology que el rechazo no priva al licenciatario de su derecho a seguir usando la marca. Los licenciatarios encuentran tranquilidad en ese precedente; los licenciantes deben diseñar las cláusulas de terminación del contrato teniéndolo en cuenta.

Defensa de la marca, indemnización y el expediente práctico

Decida quién puede demandar a los infractores en el territorio licenciado, quién controla el litigio, quién paga y cómo se reparte lo que se obtenga. Un licenciatario exclusivo a menudo quiere el derecho de actuar si el licenciante no lo hace, y el licenciante normalmente quiere controlar cualquier acción que pueda poner en riesgo el registro. Incluya indemnizaciones en ambas direcciones: el licenciatario, por la responsabilidad por productos y por su propia conducta; el licenciante, por reclamos de que la marca infringe derechos de terceros en el territorio. Exija seguros cuando haya productos de por medio. Las cuestiones de defensa de la marca, incluido el caso en que se invade el territorio de un licenciatario, pasan por nuestro equipo de defensa de marcas y procedimientos ante la TTAB.

Las licencias de marca no necesitan inscribirse ante la USPTO para ser eficaces, y la mayoría no se inscribe. Lo que sí requiere atención es el calendario de mantenimiento: si el licenciatario es la única parte que usa la marca en ciertos productos, las muestras del licenciante para la Sección 8 provendrán del licenciatario, así que el contrato debe obligar al licenciatario a entregar muestras fechadas y evidencia de ventas cuando se le pidan. Nuestro equipo de renovación y mantenimiento de marcas incorpora esa obligación al calendario de plazos.

Si se prepara para licenciar su marca, o si le ofrecieron una licencia para usar la de otra persona, Capitol Law Partners puede redactar o revisar el contrato con las cláusulas de control de calidad, titularidad y terminación que mantienen válida la marca. Programe una consulta.

Este artículo tiene únicamente fines informativos y no constituye asesoramiento legal. Esta comunicación no establece una relación abogado-cliente.

Cagatay Ersoy. Estrategia práctica para fundadores, inversores y empresas en crecimiento.

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