¿Qué pasa en una auditoría posterior al registro de marca de la USPTO?

Usted presentó su declaración de la Sección 8 con una muestra por cada clase y esperaba una aceptación de rutina. En cambio, llega una acción de oficina (office action) que le pide prueba de uso de dos productos más en cada clase. Eso es una auditoría posterior al registro de la USPTO (post-registration audit), y no es una acusación. La USPTO selecciona declaraciones al azar para comprobar si el registro refleja lo que los titulares realmente venden. Sin embargo, lo que está en juego es real: los productos que no pueda probar se eliminan, cada eliminación conlleva una tarifa, y el titular que no responde en absoluto pierde todo el registro. Nuestro servicio de renovación de marcas y respuesta a auditorías de la USPTO prepara cada presentación de mantenimiento como si fuera a ser auditada, porque una parte importante de ellas lo es.

Qué presentaciones examina una auditoría posterior al registro de la USPTO

El programa abarca las declaraciones de la Sección 8 y las declaraciones de la Sección 71 de los registros del Protocolo de Madrid. La selección es aleatoria entre las presentaciones que indican varios productos o servicios, ya sea una lista más larga dentro de una clase o varias clases con más de un elemento cada una. Un registro para un solo producto en una sola clase rara vez se audita; un registro que reclama ropa, bolsos, joyería y cosméticos es un candidato natural. La auditoría se emite como una acción de oficina después de que usted presenta, con un plazo de respuesta indicado en la propia acción. La USPTO ha señalado que también puede auditar presentaciones que muestren otros indicios de una declaración de uso dudosa, así que una muestra sospechosa puede llamar la atención por sí sola.

Qué exige la acción de oficina de auditoría

La acción identifica productos o servicios concretos, además de los que ya cubría su muestra, y pide prueba de uso de cada uno de ellos a la fecha de presentación de su declaración. La prueba aceptable es la misma que una muestra aceptable: una fotografía del producto con la marca, el empaque, una etiqueta o una página web que muestre la marca junto al producto y una forma de hacer el pedido, con la URL y la fecha de acceso visibles en el caso de las páginas web. Para servicios, publicidad o una página web que muestre la marca usada en relación con el servicio.

Para cada elemento auditado tiene dos opciones: probarlo o eliminarlo. No existe la opción de argumentar que el producto está estrechamente relacionado con otro que sí probó, y no cabe alegar una falta de uso justificada para elementos individuales dentro de una auditoría. Si no estaba usando la marca en ese producto en la fecha en que firmó la declaración, la respuesta honesta es la eliminación.

Tarifas por eliminación y la segunda acción de auditoría

Eliminar productos en respuesta a una auditoría conlleva una tarifa por clase, que se cobra porque la eliminación se produce después de presentada la declaración. Eliminar esos mismos productos antes de presentar no cuesta nada. Esa diferencia es todo el argumento para revisar con cuidado la lista de productos antes de presentar la Sección 8, un paso que describimos en cuándo vence la declaración de uso de la Sección 8.

El riesgo de una segunda acción es menos conocido. Si su respuesta a la primera acción de auditoría elimina cualquiera de los productos auditados, la USPTO puede emitir una segunda acción que exija prueba de uso de todos los productos y servicios restantes del registro. En otras palabras, admitir una vez que la lista era demasiado larga lleva a revisar la lista completa. Los titulares que prueban todo en la primera respuesta cierran la auditoría; los que eliminan elementos deben esperar una solicitud más amplia y preparar la evidencia para el resto de la lista antes de responder.

El titular que no responde en absoluto a la acción de auditoría no pierde solo los productos auditados. Se cancela todo el registro.

Cómo prepararse antes de presentar la Sección 8

Tres hábitos convierten una auditoría en un mero trámite:

• Revise cada producto y servicio indicado con alguien que conozca las ventas actuales, y elimine todo lo que no esté en el mercado bajo la marca el día de la presentación.
• Reúna prueba fechada de cada elemento que se mantenga, no solo una por clase, y guárdela junto con la presentación.
• Confirme que la marca que aparece en los productos coincide con la marca tal como fue registrada, porque un logotipo rediseñado puede no servir como prueba aunque las ventas sean sólidas.

Si un licenciatario vende algunos de los productos, reúna también la prueba del licenciatario, junto con la licencia que demuestre su control de calidad, porque el uso del licenciatario cuenta como suyo solo bajo una licencia controlada.

Las empresas con varios registros suelen mantener este archivo de evidencia como parte de su calendario de plazos, para que la prueba exista antes de que la auditoría la pida. Nuestro servicio de gestión de portafolio de propiedad intelectual se encarga de ese proceso, y nuestro artículo sobre el control de plazos de propiedad intelectual explica cómo encajan los plazos entre sí.

Cómo responder cuando llega la auditoría

Anote de inmediato el plazo de respuesta en su calendario y verifique si la dirección de correspondencia del registro sigue vigente; las auditorías enviadas a un despacho de abogados anterior o a un empleado que ya no está son una forma habitual de perder un registro sin saberlo. Luego compare cada elemento auditado con su archivo de evidencia. Donde haya prueba, preséntela con una breve explicación. Donde no la haya, elimine el elemento y acepte la tarifa. Si los hechos son dudosos, por ejemplo un producto que se vende solo a través de un distribuidor o solo en un estado, una respuesta que explique el uso con documentos de respaldo es mejor que una eliminación silenciosa, ya que cualquier venta en el comercio regulado por el Congreso puede calificar. La respuesta se presenta como cualquier otra acción de oficina posterior al registro, y nuestro equipo de respuestas a acciones de oficina de marcas se encarga de la redacción.

Por qué la auditoría importa más allá de la auditoría

Una lista de productos demasiado amplia es más que un riesgo de auditoría. Una declaración que reclama uso en productos que nunca se vendieron puede ser impugnada por un competidor como fraude en un procedimiento de cancelación, y los productos que nunca se usaron quedan expuestos a una petición de expungement durante años después de aceptada la declaración. El programa de auditoría es la forma en que la USPTO detecta esas declaraciones a tiempo; un titular cuidadoso las detecta primero.

Si recibió una auditoría posterior al registro, o si su plazo de la Sección 8 está abierto y la lista de productos es larga, Capitol Law Partners puede revisar la lista, reunir la prueba y responder antes del vencimiento. Programe una consulta.

Este artículo tiene únicamente fines informativos y no constituye asesoramiento legal. Esta comunicación no establece una relación abogado-cliente.

Cagatay Ersoy. Estrategia práctica para fundadores, inversores y empresas en crecimiento.

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