Cómo hacer una auditoría de propiedad intelectual en su empresa

La mayoría de las empresas no pueden responder rápidamente tres preguntas: ¿qué propiedad intelectual tenemos?, ¿está realmente a nombre de la empresa? y ¿cuándo vence el próximo plazo? Una auditoría de propiedad intelectual (IP audit) las responde por escrito. No es una opinión jurídica sobre la solidez de cada activo; es un inventario, una verificación de titularidad y un calendario, en ese orden. Los inversionistas la piden durante la debida diligencia, los compradores la piden durante una adquisición y, si nadie más lo hace, un competidor encontrará los vacíos por usted. Nuestro servicio de gestión de portafolio de propiedad intelectual realiza la auditoría como primer paso con cada cliente nuevo, porque todas las decisiones posteriores dependen de lo que muestre.

Cuándo una auditoría de propiedad intelectual vale la pena

Cinco momentos justifican el esfuerzo. Antes de una ronda de financiamiento, porque a la sala de datos (data room) le pedirán una relación de la propiedad intelectual y de las cesiones que la respaldan. Antes de una venta o fusión, porque las declaraciones y garantías sobre la titularidad de la propiedad intelectual implican un riesgo personal para quienes las firman. Antes de un acuerdo importante de licencia o distribución, porque la contraparte verificará que usted es titular de lo que licencia. Antes de entrar en un mercado extranjero, porque los países donde gana quien presenta primero premian a quien presenta primero. Y después de que se va un fundador o un desarrollador principal, porque esa persona puede haberse llevado la titularidad de algo sin que nadie se diera cuenta.

Paso 1: elabore el inventario

Empiece con una hoja de cálculo de cuatro pestañas.

Marcas: cada marca registrada, solicitud pendiente y nombre, logotipo, eslogan y nombre de producto no registrado que esté en uso, con el número de registro, el titular inscrito, los productos y servicios cubiertos y los países. Incluya las marcas que dejó de usar; puede que deban excluirse de la próxima presentación de mantenimiento.

Derechos de autor: software y código fuente, contenido del sitio web, materiales de marketing, manuales de productos, fotografías, contenido de capacitación y cualquier obra registrada ante la Oficina de Derechos de Autor (Copyright Office). Anote quién creó cada elemento y bajo qué acuerdo.

Secretos comerciales e información confidencial: fórmulas, listas de clientes, modelos de precios, procesos y las medidas que los protegen. La ley protege un secreto comercial solo si usted tomó medidas razonables para mantenerlo en secreto, así que la auditoría registra las medidas, no solo el secreto. Nuestro equipo de protección de secretos comerciales explica qué se considera razonable.

Dominios y cuentas de redes sociales: cada dominio, el registrador, el titular inscrito, la fecha de renovación y quién controla el acceso. Las cuentas de redes sociales no son propiedad intelectual en sentido jurídico, pero perder una daña una marca tanto como perder un registro. Las patentes, si tiene alguna, van en una quinta pestaña con la colaboración de un abogado de patentes.

Paso 2: verifique la titularidad y la cadena de titularidad

Aquí es donde las auditorías encuentran problemas. Compare el titular inscrito de cada registro con la razón social actual de la empresa. Luego rastree cómo llegó cada activo a la empresa. ¿El fundador presentó la marca a título personal antes de constituir la empresa? ¿Un diseñador independiente creó el logotipo, y el contrato lo cedió? ¿Un desarrollador externo escribió el núcleo del software, y el acuerdo contiene una cesión actual de los derechos de autor? ¿Se cambió el nombre de la empresa o se fusionó, y se inscribió el cambio ante la USPTO?

Cada ruptura en la cadena de titularidad (chain of title) es un defecto que un comprador descontará del precio y que un oponente aprovechará. Nuestro artículo sobre quién es el titular de la propiedad intelectual de su empresa explica las reglas supletorias que causan estos vacíos y cómo subsanarlos con cesiones confirmatorias.

Paso 3: revise los plazos y el estado de cada activo

Para cada marca, registre el período de la Sección 8, el período de la renovación combinada de las Secciones 8 y 9 y los períodos de gracia de seis meses. Para cada solicitud pendiente, registre cualquier plazo pendiente de una acción de oficina y, en las solicitudes con intención de uso (intent-to-use), el plazo de la declaración de uso. Para los registros extranjeros, registre la fecha de renovación y cualquier requisito local de uso. Para los dominios, la fecha de vencimiento y si la renovación automática está activada. Luego confirme que cada fecha tiene un responsable y que la dirección de correspondencia ante la USPTO apunta a una persona que sigue en la empresa. El funcionamiento se explica en nuestra guía sobre el control de plazos de propiedad intelectual; la tarea de la auditoría es encontrar las fechas que faltan en ese calendario. Cuando las marcas requieren presentaciones, nuestro equipo de renovación y mantenimiento de marcas se encarga a partir de ahí.

Paso 4: revise las licencias y los derechos de terceros

Reúna todos los acuerdos que involucren propiedad intelectual en cualquier dirección. De entrada: licencias de software, componentes de código abierto en su código y sus términos de licencia, imágenes de archivo, fuentes tipográficas y marcas licenciadas bajo las que usted vende. De salida: acuerdos con distribuidores y revendedores, acuerdos de marca compartida, franquicias o licencias, y cualquier contrato con clientes que ceda propiedad intelectual al cliente. Para cada licencia de marca que otorgue, confirme que contiene cláusulas de control de calidad y que alguien realmente las aplica, porque una licencia sin control puede tratarse como un abandono de la marca. Revise los acuerdos de confidencialidad con empleados y contratistas, y si los contratos de trabajo incluyen la cesión de invenciones y obras.

Paso 5: identifique los vacíos y elabore el plan

Con el inventario, la titularidad y el calendario en la mano, los vacíos suelen ser evidentes: el nombre de un producto estrella en uso pero nunca registrado; un registro que cubre productos que dejó de vender; un rediseño del logotipo que ya no coincide con la marca registrada; un mercado extranjero clave sin ninguna presentación; código de un contratista sin cesión; un dominio registrado a nombre de un exempleado. Ordénelos según los ingresos en riesgo y el costo de solucionarlos, y convierta esa clasificación en un presupuesto de presentaciones y regularización para el próximo año.

El resultado es una relación de la propiedad intelectual que puede entregar al abogado de un inversionista, una lista de acciones con responsables y fechas, y un calendario de plazos que sobrevivirá a las personas que lo crearon. Repita la auditoría cada año o en cada uno de los cinco momentos mencionados arriba; un portafolio se desactualiza más rápido de lo que la mayoría de los titulares espera.

Si necesita una imagen clara de lo que posee su empresa antes de un financiamiento, una venta o un lanzamiento en el extranjero, Capitol Law Partners puede realizar la auditoría de propiedad intelectual y convertir sus hallazgos en un plan de presentaciones y regularización. Programe una consulta.

Este artículo tiene únicamente fines informativos y no constituye asesoramiento legal. Esta comunicación no establece una relación abogado-cliente.

Cagatay Ersoy. Estrategia práctica para fundadores, inversores y empresas en crecimiento.

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