¿Quién es el titular de la propiedad intelectual de su empresa?

La regla supletoria del derecho de autor estadounidense es que la persona que crea una obra es su titular. No la empresa que pagó por ella, a menos que esa persona fuera un empleado que actuaba dentro del ámbito de su trabajo o que haya firmado una cesión por escrito. La regla supletoria para una marca es que su titular es la entidad que la usa en el comercio, que a menudo es la empresa individual de un fundador anterior a la constitución de la sociedad y no la corporación que existe hoy. La cadena de titularidad de la propiedad intelectual (chain of title) es el rastro documental que deja sin efecto esas reglas supletorias y prueba que la empresa es titular de lo que cree tener. Nuestro trabajo de registros de titularidad y gestión de portafolio de propiedad intelectual encuentra una ruptura en esa cadena en una gran parte de las empresas que revisamos, y casi siempre puede repararse si se detecta antes que un comprador o un oponente.

Por qué se rompe la cadena de titularidad de la propiedad intelectual

Las causas habituales son cotidianas. Un diseñador independiente creó el logotipo con un acuerdo de dos líneas por correo electrónico que no decía nada sobre la titularidad. Una agencia de desarrollo externa escribió la primera versión del software con una orden de trabajo (statement of work) sin cláusula de cesión. La fundadora presentó la solicitud de marca a su propio nombre antes de que existiera la LLC y nunca la transfirió. La empresa se convirtió de LLC en corporación, o cambió de nombre, y los registros de la USPTO todavía muestran la entidad anterior. Un cofundador que se fue se llevó el registro del dominio porque estaba en su cuenta personal con el registrador.

Ninguno de estos casos parece un problema legal en su momento. Cada uno se convierte en uno en el primer financiamiento, la primera adquisición o la primera demanda.

Derechos de autor: empleados, contratistas y el requisito de forma escrita

Una obra creada por un empleado dentro del ámbito de su empleo pertenece automáticamente al empleador. Una obra creada por un contratista independiente no, con una excepción limitada: una obra encargada especialmente puede ser una obra realizada por encargo (work made for hire) solo si pertenece a una de las nueve categorías que enumera la Ley de Derechos de Autor (Copyright Act), como una contribución a una obra colectiva o parte de una obra audiovisual, y si las partes firmaron un acuerdo escrito que así lo indique. El software y los logotipos generalmente no están en esa lista. Por lo tanto, la empresa necesita una cesión.

Una cesión de derechos de autor debe constar por escrito y estar firmada por el titular. La redacción importa: un acuerdo en el que el contratista “por el presente cede” (hereby assigns) la obra transfiere la titularidad de inmediato, mientras que uno en el que el contratista “se compromete a ceder” (agrees to assign) es una promesa que puede requerir un segundo documento más adelante. Los acuerdos con contratistas también deben cubrir los materiales preexistentes que el contratista incorpore, que normalmente conservará y licenciará en lugar de ceder. El registro ante la Oficina de Derechos de Autor es independiente de la titularidad, pero un registro a nombre equivocado invita a impugnaciones; nuestro equipo de registro de derechos de autor corrige esos registros.

Marcas: el prestigio comercial y la trampa de la intención de uso

Una cesión de marca debe constar por escrito y debe transferir el prestigio comercial (goodwill) del negocio vinculado a la marca. La cesión de la marca sola, sin el prestigio comercial, se llama cesión en bruto (assignment in gross) y puede declararse inválida, lo que deja al cesionario sin nada y puede romper la continuidad del uso. La solución es una redacción sencilla: la cesión debe indicar que incluye el prestigio comercial que la marca simboliza.

Las solicitudes con intención de uso (intent-to-use) tienen una restricción específica. Una solicitud presentada conforme a la Sección 1(b) no puede cederse antes de que el solicitante presente una alegación de uso, salvo a un sucesor del negocio en marcha del solicitante al que corresponde la marca. Una fundadora que presenta a título personal una solicitud con intención de uso y luego la cede a una empresa recién constituida antes del uso puede haber invalidado la solicitud. Antes de firmar cualquier cesión de ese tipo, hay que revisar las fechas y la estructura de la transferencia.

Inscribir una cesión de marca ante la USPTO no es necesario para su validez entre las partes, pero una cesión no inscrita es nula frente a un adquirente posterior a título oneroso y sin conocimiento de ella, a menos que se inscriba dentro de los tres meses siguientes a su fecha o antes de la adquisición posterior. La inscripción también mantiene correcto el titular inscrito, lo que importa porque una declaración de la Sección 8 presentada por el titular equivocado es nula, un punto que ampliamos en cuándo vence la declaración de uso de la Sección 8.

Secretos comerciales y el contrato de trabajo

Los secretos comerciales no tienen un registro, así que la titularidad depende por completo de los acuerdos y de la conducta. Los contratos de trabajo y las cartas de oferta deben incluir obligaciones de confidencialidad y una cesión de las invenciones y obras creadas en el curso del empleo, sujeta a cualquier límite de la ley estatal sobre la cesión de invenciones realizadas enteramente en el tiempo personal del empleado. Los acuerdos con contratistas necesitan las mismas cláusulas. Sin ellas, el reclamo de un ingeniero que se va sobre un proceso que él desarrolló se convierte en una disputa en lugar de una pregunta con una respuesta clara.

Inscripción y actualización de los registros de titularidad

Cada registro tiene su propio proceso de inscripción: la Sección de Inscripción de Cesiones (Assignment Recordation Branch) de la USPTO para las marcas, la Oficina de Derechos de Autor para las transferencias de derechos de autor, la OMPI para los registros del Protocolo de Madrid y cada oficina extranjera para los registros nacionales. Los cambios de nombre, las fusiones y las conversiones deben inscribirse al igual que las cesiones, para que el titular inscrito coincida siempre con la entidad que firmará la próxima presentación de mantenimiento. Los registros de dominios deben trasladarse a una cuenta de registrador controlada por la empresa, con la empresa como titular. Cuando una empresa se reestructura, la transferencia de la propiedad intelectual debe figurar en la lista de cierre junto a las cuentas bancarias; nuestro equipo de constitución y estructuración de empresas coordina ese paso.

Cómo reparar una cadena rota

Si la auditoría descrita en cómo hacer una auditoría de propiedad intelectual revela un vacío, la solución habitual es una cesión confirmatoria: un breve documento escrito en el que el titular original confirma la transferencia, a menudo con una redacción que le da efecto desde la fecha original. Los excontratistas y los fundadores suelen firmarla cuando se les pide, a veces a cambio de un pago simbólico. La dificultad surge cuando la contraparte ya no está, la entidad dejó de existir o la relación es hostil. Entonces las opciones se reducen a una acción de sentencia declarativa, una compra negociada o, en el caso del software, una reescritura. Cuanto antes se detecte el vacío, más barata será la solución.

Para las empresas que están empezando, la lista preventiva es breve: acuerdos de cesión de propiedad intelectual de cada fundador al momento de la constitución, cláusulas de cesión y confidencialidad en cada carta de oferta y en cada acuerdo con contratistas, solicitudes de marca presentadas a nombre de la empresa desde la primera presentación y una licencia con cláusulas de control de calidad siempre que otra entidad use la marca, tema que tratamos en qué debe incluir un contrato de licencia de marca.

Si no está seguro de que su empresa sea realmente titular de su marca, su código o su contenido, Capitol Law Partners puede rastrear la cadena de titularidad y preparar las cesiones y las inscripciones que cierren los vacíos. Programe una consulta.

Este artículo tiene únicamente fines informativos y no constituye asesoramiento legal. Esta comunicación no establece una relación abogado-cliente.

Cagatay Ersoy. Estrategia práctica para fundadores, inversores y empresas en crecimiento.

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