Quando enviar uma carta de cessação e desistência por infração?

Envie uma carta de cessação e desistência (cease and desist letter) quando tiver confirmado que é titular do direito, documentado a infração, decidido o que quer e estiver preparado para que o destinatário processe você primeiro. Se faltar qualquer um desses quatro pontos, a carta é prematura. A maioria das disputas por infração se resolve na fase da carta, sem ação judicial, e é por isso que a carta é a principal ferramenta de defesa da PI, mas uma carta enviada com base em um direito autoral não registrado, ou a um destinatário com mais recursos e um advogado de ações declaratórias à disposição, pode custar muito mais do que recupera. Nossa atuação em contencioso e resolução de disputas de PI só envia cartas de demanda depois de concluir as verificações abaixo.

Confirme que você é titular do direito e pode fazê-lo valer

Antes de escrever, verifique a cadeia de titularidade. No caso de uma marca, o registro deve estar em nome da entidade que envia a carta, estar ativo e cobrir produtos ou serviços próximos dos que o destinatário vende. Se você se apoia em direitos do common law sem registro, prepare-se para provar a prioridade de uso e o alcance geográfico da sua reputação. No caso de direitos autorais, verifique se a obra está registrada. Uma obra americana não pode servir de base para uma ação judicial até que o registro seja emitido, e a indenização legal (statutory damages) e os honorários advocatícios só estão disponíveis se o registro tiver precedido a infração ou ocorrido em até três meses da primeira publicação. Uma carta que ameaça processar com base em uma obra não registrada é uma ameaça que você não consegue cumprir de imediato, e destinatários experientes sabem disso. As regras de prazo estão explicadas em nosso artigo sobre por que o registro importa mesmo com direitos autorais automáticos. Se a obra não estiver registrada, protocole o registro primeiro e considere o tratamento especial (special handling) se houver probabilidade de litígio.

No caso de obras criadas por prestadores de serviços, confirme que existe uma cessão assinada. Descobrir no meio da disputa que o freelancer que desenhou o logotipo ainda é o titular é um péssimo momento.

Reúna as provas antes que o destinatário apague os rastros

Registre a infração como ela existe hoje: capturas de tela datadas de sites e anúncios, cópias arquivadas das páginas, compras de teste com recibos e fotos do que foi entregue, posts em redes sociais, anúncios em lojas de aplicativos e registros de domínio. Se o destinatário for uma empresa, obtenha o registro societário dela para identificar a entidade jurídica correta e o agente registrado (registered agent). As cartas muitas vezes levam o destinatário a alterar o material questionado, e o registro anterior à carta é o que mostra o que ele estava fazendo.

Documente também o seu próprio uso: datas de primeiro uso, volumes de vendas, investimento em publicidade e qualquer prova de confusão efetiva, como e-mails de clientes enviados por engano ou avaliações. Isso sustenta tanto a carta quanto um eventual pedido de indenização posterior.

Decida o que você quer

Uma carta sem um objetivo claro produz uma resposta vaga. Os objetivos habituais são: interromper totalmente o uso; interromper dentro de um período de transição; fazer um rebranding ou uma modificação que elimine o conflito; retirar um conteúdo específico; prestar contas e repassar os lucros; assinar uma licença daqui em diante; ou transferir um nome de domínio. Escolha o resultado que resolve o problema do negócio e ajuste a exigência a ele. Exigir tudo convida o destinatário a recusar tudo.

Pese os riscos de enviar

Três riscos merecem uma decisão antes que a carta seja enviada.

O risco da ação declaratória. Uma carta que gera um receio razoável de ser processado dá ao destinatário legitimidade para propor uma ação declaratória (declaratory judgment) no tribunal da cidade dele, pedindo que um juiz declare que não há infração. Você passa então a litigar no cronograma dele, no foro dele. Uma linguagem mais branda reduz esse risco, mas não o elimina, e às vezes a resposta certa é ajuizar primeiro a sua própria ação e enviar a carta junto com ela. Titulares de marcas enfrentam uma exposição adicional, um contra-ataque ao próprio registro, tema que tratamos em se vale a pena enviar primeiro uma carta de cessação e desistência de marca.

O risco de reputação. Cartas enviadas a pessoas físicas, pequenas empresas, fãs ou críticos muitas vezes são publicadas, e uma carta truculenta pode chamar mais atenção para a disputa do que a infração jamais chamou. Ajuste o tom ao destinatário: um falsificador e um entusiasta que usou seu logotipo em uma página de fãs merecem cartas diferentes.

O risco de confissão. As afirmações da carta sobre o alcance dos seus direitos, suas datas de uso ou sua visão do mercado podem ser exigidas na produção de provas e vinculam você. Diga apenas o que consegue provar.

O que uma carta de cessação e desistência deve conter

Uma carta de demanda é um documento jurídico curto, e não uma dissertação:

• Identificação do remetente e de seus direitos, com números e datas de registro.
• Uma descrição precisa da conduta do destinatário, com as provas anexadas ou referenciadas.
• O fundamento jurídico da alegação, exposto de forma breve.
• As exigências específicas e um prazo para confirmação por escrito.
• Um pedido de preservação de provas.
• A reserva de todos os direitos e remédios.

Ela deve ser endereçada à entidade jurídica correta e enviada de forma que comprove a entrega. Deve evitar alegações infladas de prejuízo, ataques pessoais e ameaças de processo criminal, que em algumas jurisdições são indevidas quando usadas para obter vantagem em uma questão cível.

Alternativas que podem funcionar melhor

A carta nem sempre é o primeiro passo. Para infrações online de conteúdo protegido por direitos autorais, uma notificação DMCA à plataforma é mais rápida e não depende da cooperação do infrator; nosso artigo sobre como funciona uma notificação de retirada DMCA explica o processo e seus limites. Os marketplaces mantêm seus próprios programas de reclamação de marcas e falsificações. As disputas de nomes de domínio contam com a UDRP. Para um pedido de marca conflitante, uma oposição no Trademark Trial and Appeal Board pode ser a ferramenta certa, como descreve nossa página de defesa de marcas e procedimentos no TTAB. E, quando o destinatário é alguém com quem você tem ou quer ter uma relação, um telefonema de um dos sócios antes de qualquer carta pode resolver a questão sem advogados.

O que acontece depois da carta

A maioria dos destinatários responde de uma de quatro formas: cumpre, negocia, responde negando ou fica em silêncio. Cada uma tem um próximo passo planejado. O cumprimento deve ser confirmado em um acordo escrito com quitação. A negociação leva a um acordo de coexistência, a uma licença ou a um período de transição. Uma negativa fundamentada merece avaliação, já que o destinatário pode ter razão. O silêncio após uma segunda carta significa decidir se é hora de ajuizar. Nosso artigo sobre o que fazer ao receber uma carta de cessação e desistência mostra como o advogado do destinatário vai analisar a sua carta, o que é uma lente útil para redigi-la.

Se você descobriu alguém usando sua marca, seu conteúdo ou sua tecnologia, uma consulta com a Capitol Law Partners pode confirmar seus direitos e definir o plano de defesa antes do envio de qualquer carta. Agende uma consulta.

Este artigo tem caráter meramente informativo e não constitui aconselhamento jurídico. Esta comunicação não estabelece uma relação advogado-cliente.

Cagatay Ersoy. Estratégia prática para fundadores, investidores e empresas em crescimento.

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