Advogado de Renovação de Marcas e Protocolo de Madri

Um registro de marca nos EUA não se mantém sozinho: ele precisa ser conservado com declarações de uso em um calendário fixo, e a proteção termina na fronteira, a menos que você a estenda ao exterior. A Capitol Law Partners cuida da manutenção prevista no Lanham Act, das auditorias do Escritório de Patentes e Marcas dos Estados Unidos (USPTO), de cessões e licenciamento e de pedidos internacionais pelo Protocolo de Madri e por pedidos nacionais diretos.

O que um advogado de manutenção de marcas faz por você

Controlamos cada prazo das Seções 8, 15 e 9 com o respectivo período de tolerância, verificamos o uso de cada produto e serviço listado, excluímos itens sem uso, selecionamos as provas de uso (specimens), respondemos às auditorias pós-registro, registramos cessões e alterações societárias, redigimos licenças com as cláusulas de controle de qualidade exigidas por lei e cuidamos de pedidos pelo Protocolo de Madri e de pedidos nacionais diretos com advogados locais no exterior. Ainda não tem registro? Os nossos serviços de busca de anterioridade, registro e resposta a office actions vêm primeiro.

Quem deve protocolar e quando

Declaração de uso contínuo da Seção 8

Todo titular deve protocolar uma declaração da Seção 8 entre o quinto e o sexto aniversário do registro, confirmando o uso no comércio para os produtos e serviços listados, com uma prova de uso para cada classe. A falta de uso justificável (excusable nonuse) só é aceita quando o uso parou por motivos alheios à sua vontade. Extensões pelo Protocolo de Madri apresentam uma declaração equivalente da Seção 71 no mesmo calendário.

Declaração de incontestabilidade da Seção 15

Depois de cinco anos consecutivos de uso contínuo após o registro, sem decisão desfavorável nem contestação pendente, você pode protocolar uma declaração da Seção 15. A incontestabilidade torna o registro prova conclusiva da validade, da titularidade e do direito exclusivo de usar a marca, e impede o ataque mais comum contra uma marca mais fraca: o de que ela é meramente descritiva. Caráter genérico, abandono, fraude e funcionalidade continuam disponíveis para quem quiser contestar.

Renovação pelas Seções 8 e 9 a cada dez anos

Um registro dura dez anos e é renovado indefinidamente com uma declaração combinada da Seção 8 e renovação da Seção 9 entre o nono e o décimo aniversário e, depois, a cada dez anos. Cada prazo de manutenção tem um período de tolerância de seis meses mediante taxa adicional; depois disso, o registro é cancelado ou expira e não pode ser restabelecido, restando apenas um novo pedido com nova data de prioridade.

O programa de auditoria pós-registro

O USPTO audita aleatoriamente declarações de manutenção que listam vários produtos ou serviços e exige prova de uso para itens adicionais. Os itens não comprovados são excluídos, há taxa para exclusões feitas depois do protocolo, e o titular que não responde perde o registro inteiro. Liste apenas o que você realmente vende.

Provas de uso e registros de titularidade

A prova de uso na manutenção deve mostrar a marca como foi registrada, em uso atual: etiquetas, embalagens ou fotos do produto, para produtos, e páginas da web com informações de compra ou publicidade, para serviços. Montagens, imagens alteradas e provas de gráfica são rejeitadas, e provas extraídas de páginas da web devem mostrar o URL e a data de acesso. A titularidade também precisa estar correta: a cessão deve ser feita por escrito e transferir o fundo de comércio (goodwill) do negócio, uma declaração de manutenção em nome da pessoa jurídica errada é nula, e registrar no USPTO cessões, fusões e mudanças de nome protege a cadeia de titularidade. Coordenamos alterações societárias com a nossa equipe de constituição de empresas e administramos carteiras com várias marcas por meio da gestão de portfólio de PI.

Licenciamento e controle de qualidade

O uso por um licenciado sob controle conta como uso do titular, mas o licenciante precisa controlar de fato a natureza e a qualidade dos produtos ou serviços licenciados. Uma licença sem controle (naked license), sem cláusulas de controle de qualidade ou com cláusulas que nunca são aplicadas, pode ser tratada como abandono da marca.

Proteção internacional: processo e prazos

O Protocolo de Madri

Marca de base. Um cidadão americano, uma pessoa domiciliada nos EUA ou uma empresa com estabelecimento comercial real e efetivo aqui pode apresentar um pedido internacional com base em um pedido ou registro nos EUA, para produtos e serviços que não sejam mais amplos que os da marca de base.
Protocolo pelo USPTO. Como escritório de origem, o USPTO certifica o pedido para a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), que o registra e notifica cada país designado.
Exame nacional. Cada escritório designado examina a marca segundo a sua própria lei e deve emitir eventual recusa provisória em até 12 ou 18 meses; responder geralmente exige um advogado local, que contratamos e supervisionamos.
Dependência, ataque central e transformação. Por cinco anos, o registro internacional depende da marca de base nos EUA; se esse pedido for recusado ou o registro for cancelado ou restringido, as designações estrangeiras caem na mesma medida, embora cada uma possa ser transformada em um pedido nacional direto em até três meses, mantendo a sua data.

Países podem ser acrescentados depois, e o registro é renovado de forma centralizada a cada dez anos. Pedidos nacionais diretos são mais seguros quando o mercado não é membro de Madri, quando os produtos precisam ser descritos de forma mais ampla do que a prática americana permite ou quando a marca de base é vulnerável.

Prioridade da Convenção de Paris

Um primeiro pedido em um país da Convenção de Paris dá seis meses para pedir em outros países membros, com a data original como data de prioridade. Uma empresa americana que se expande para o exterior deve aproveitar essa janela; uma empresa estrangeira pode reivindicar aqui a data do pedido feito no seu país e, quando o registro no país de origem for concedido, registrar sem antes comprovar uso nos EUA.

Uma observação para empresas turcas

Um registro no TÜRKPATENT protege a marca apenas na Turquia. Uma empresa turca pode designar os Estados Unidos por meio de um registro internacional pelo Protocolo de Madri com base na sua marca turca ou fazer o pedido diretamente no USPTO; em qualquer caso, um requerente ou titular domiciliado no exterior deve ser representado perante o USPTO por um advogado habilitado nos EUA. Ajustamos a descrição dos produtos ao padrão mais rigoroso do USPTO, preparamos a prova de uso nos EUA que a declaração da Seção 8 ou 71 vai exigir e planejamos os protocolos para preservar a prioridade da Convenção de Paris, trabalhando em turco a partir do nosso escritório de Istambul.

Quem pede primeiro no exterior versus direitos baseados no uso nos EUA

A maioria dos sistemas estrangeiros, incluindo a Turquia, a União Europeia e a China, concede direitos a quem pede primeiro. Nos Estados Unidos, os direitos nascem do uso no comércio, então quem usou antes pode ter direitos de direito consuetudinário (common law) que prevalecem sobre um titular posterior na sua área de uso, embora um registro federal garanta prioridade nacional a partir da data do pedido. Por isso, a busca de anterioridade nos EUA precisa ir além dos registros, e os pedidos no exterior devem vir antes do lançamento. A defesa da marca é tratada na nossa página de defesa de marcas e procedimentos no TTAB.

Problemas comuns que ajudamos a evitar

Perder a janela da Seção 8 ou 9 porque os avisos do USPTO foram para um ex-funcionário ou para um endereço antigo.
Pagar uma cobrança enganosa de terceiros que parece uma fatura do USPTO.
Apresentar uma prova de uso com um logotipo modernizado diferente da marca registrada, ou listar produtos que nunca foram vendidos.

Por que a Capitol Law Partners

Cagatay Ersoy, fundador e sócio-gerente da Capitol Law Partners, é formado pela Columbia Law School e assessora titulares de marcas em busca de anterioridade, registro e defesa. Nossos advogados e equipe trabalham em inglês, turco, espanhol, português e francês, e atendemos clientes em todo o país a partir dos nossos escritórios em Washington, DC, Herndon, Virgínia e Nova York, além de um escritório em Istambul.

Mantenha o seu registro em vigor

Envie-nos os números dos seus registros e os países onde você vende, e faremos uma auditoria da sua carteira, apontaremos os prazos e recomendaremos pedidos pelo Protocolo de Madri ou diretos. Agende uma consulta ou ligue para +1 (202) 440-2272.

Perguntas frequentes

Quando vence o meu primeiro protocolo de manutenção de marca?

O primeiro protocolo é a declaração de uso contínuo da Seção 8, devida entre o quinto e o sexto aniversário da data do registro, com um período de tolerância de seis meses depois disso mediante taxa adicional. A maioria dos titulares protocola ao mesmo tempo a declaração de incontestabilidade da Seção 15, se a marca estiver em uso contínuo há cinco anos. O protocolo seguinte é a renovação combinada das Seções 8 e 9 entre o nono e o décimo aniversário.

O que a incontestabilidade realmente me garante?

Depois que a declaração da Seção 15 é aceita, o registro passa a ser prova conclusiva, e não apenas prima facie, da validade da marca, da sua titularidade e do seu direito exclusivo de usá-la. O benefício prático é que quem contesta não pode mais alegar que a marca é meramente descritiva. Ela não protege o registro contra alegações de caráter genérico, abandono, fraude ou funcionalidade, e não altera o calendário de renovação.

O que acontece se eu perder o prazo de renovação?

Se o prazo e o período de tolerância de seis meses passarem sem um protocolo aceitável, o registro é cancelado ou expira. O USPTO não tem poder para restabelecê-lo, e nenhuma petição pode reativá-lo. Seria preciso fazer um novo pedido, examinado do zero e com nova data de protocolo, de modo que qualquer pedido de terceiros feito nesse intervalo poderia bloquear você. O controle de prazos é a única proteção confiável.

O que é uma auditoria pós-registro do USPTO?

O USPTO seleciona aleatoriamente declarações das Seções 8 e 71 que listam vários produtos ou serviços e pede ao titular que comprove o uso de itens adicionais em cada classe auditada. Produtos ou serviços que não puderem ser comprovados devem ser excluídos, com taxa para exclusões feitas depois do protocolo da declaração. Não responder resulta no cancelamento do registro inteiro. Revisamos cada especificação em relação às vendas reais antes do protocolo para evitar surpresas.

Posso usar o Protocolo de Madri se tenho apenas um pedido pendente nos EUA?

Sim. Um pedido internacional pode se basear em um pedido pendente nos EUA, e não apenas em um registro concedido, desde que você seja cidadão americano, domiciliado nos Estados Unidos ou tenha aqui um estabelecimento comercial real e efetivo. Os produtos e serviços não podem ir além dos do pedido de base. Como o registro internacional depende dessa marca de base por cinco anos, a recusa do pedido nos EUA pode derrubar as designações estrangeiras.

O que é ataque central e como reduzir esse risco?

Ataque central é a perda de um registro internacional, e de todas as suas designações estrangeiras, porque o pedido ou registro de base nos EUA foi recusado, cancelado ou restringido dentro de cinco anos da data do registro internacional. Reduzimos o risco fazendo primeiro uma busca de anterioridade completa da marca nos EUA, redigindo uma especificação precisa de produtos e serviços e considerando pedidos nacionais diretos nos mercados mais importantes. A transformação continua disponível como alternativa.

Meu registro de marca na Turquia me protege nos Estados Unidos?

Não. Um registro no TÜRKPATENT tem efeito apenas na Turquia. Para proteger a marca nos Estados Unidos, você precisa designar os Estados Unidos por meio de um registro internacional pelo Protocolo de Madri com base na sua marca turca ou fazer um pedido nacional diretamente no USPTO. Em ambos os casos, um titular domiciliado no exterior deve ser representado perante o USPTO por um advogado habilitado nos EUA, e em algum momento você precisará comprovar o uso da marca no comércio americano.

Preciso registrar no USPTO a cessão de uma marca?

O registro não é necessário para que a cessão seja válida entre as partes, mas é altamente recomendável. Uma cessão registrada dá publicidade ao ato, protege o novo titular contra um comprador posterior que registre primeiro e garante que os protocolos de manutenção sejam feitos no nome correto. Uma declaração da Seção 8 apresentada pelo titular errado é nula e, se o prazo já tiver passado quando o erro for descoberto, o registro é perdido.