Ação por infração de propriedade intelectual: o que acontece em cada etapa

A maioria das ações por infração de propriedade intelectual termina em acordo, e a maioria das que terminam em acordo chega a ele em um de três momentos: depois da decisão sobre a liminar, depois do encerramento da produção de provas ou às vésperas do julgamento. Conhecer esses pontos de pressão com antecedência muda a forma como o autor formula o caso e como o réu planeja o orçamento. As fases abaixo descrevem um caso federal típico envolvendo uma alegação de marca, direitos autorais ou segredo comercial. Os casos de patente seguem a mesma estrutura, com etapas adicionais de interpretação das reivindicações (claim construction), e são conduzidos junto com advogados de patentes. Nossa atuação em contencioso e resolução de disputas de PI representa autores e réus em cada uma dessas fases, e a descrição a seguir é a que damos aos clientes na primeira reunião.

Antes de ajuizar uma ação por infração de propriedade intelectual

O trabalho anterior à ação decide boa parte do caso. Em uma alegação de direitos autorais sobre uma obra americana, o registro precisa ter sido emitido, e o momento desse registro determina se a indenização legal (statutory damages) e os honorários advocatícios estão em jogo. Em uma alegação de marca, reúnem-se o histórico de registro e as provas de uso. Em uma alegação de segredo comercial, o autor precisa conseguir identificar o segredo com precisão razoável e demonstrar as medidas adotadas para protegê-lo, como discutido em nosso artigo sobre o que fazer quando um funcionário leva informações confidenciais.

As provas são registradas, uma ordem interna de preservação de documentos (litigation hold) é emitida e normalmente uma carta de demanda é enviada, embora, quando a rapidez ou a surpresa importam, a própria petição inicial possa ser o primeiro aviso. O advogado também avalia as prováveis defesas e reconvenções do réu, incluindo contestações à validade do registro do autor, que podem colocar em risco os próprios direitos do autor.

A escolha do foro

Os tribunais federais têm competência exclusiva sobre ações de direitos autorais e de patentes. As ações de marca com base no Lanham Act podem ser propostas na justiça federal ou estadual, e quase todas são propostas na federal. As ações de segredo comercial podem ser ajuizadas na justiça federal com base no Defend Trade Secrets Act ou na justiça estadual com base na lei estadual, muitas vezes com os dois fundamentos combinados. Dentro do sistema federal, o foro (venue) precisa ser adequado e o tribunal precisa ter jurisdição pessoal sobre o réu, algo que réus que atuam online frequentemente contestam. O distrito escolhido afeta as regras locais, o tempo até o julgamento e a composição do júri.

A petição inicial e a contestação

A petição inicial identifica as partes, a PI em discussão, a conduta infratora e os pedidos. Ela é entregue ao réu por citação, e ele tem um prazo definido para responder com uma contestação ou um pedido de extinção (motion to dismiss). A contestação apresenta defesas (inexistência de infração, invalidade, uso justo, licença, laches, unclean hands) e muitas vezes reconvenções, como um pedido de cancelamento do registro de marca do autor ou uma declaração de que o direito autoral é inválido. As reconvenções podem se tornar a metade mais perigosa do caso.

Ordens de restrição temporária e liminares

O autor que precisa interromper a infração antes do julgamento pede uma liminar (preliminary injunction), às vezes precedida de uma ordem de restrição temporária (temporary restraining order) em situações de emergência. O tribunal pondera a probabilidade de êxito do autor no mérito, se ele sofrerá dano irreparável sem a liminar, o equilíbrio entre os prejuízos de cada parte e o interesse público. O dano irreparável não é mais presumido nos casos de direitos autorais e de patentes; o autor precisa demonstrá-lo. Nas ações de marca, o Congresso restabeleceu uma presunção relativa de dano irreparável depois de demonstrada a probabilidade de êxito. O autor geralmente precisa prestar caução para cobrir os prejuízos do réu caso se conclua que a liminar foi concedida indevidamente.

A decisão sobre a liminar é o primeiro grande ponto de pressão. Ela obriga os dois lados a apresentar suas provas ao juiz logo no início, e a visão do juiz sobre o mérito, embora preliminar, define o valor de um acordo pelo resto do caso.

Produção de provas

A produção de provas (discovery) é a fase mais longa e mais cara. Cada lado envia perguntas escritas e pedidos de documentos, colhe depoimentos (depositions) e troca informações armazenadas eletronicamente segundo protocolos de busca acordados. Informações comerciais confidenciais são trocadas sob uma ordem de proteção (protective order) que limita quem pode vê-las, muitas vezes com um nível “attorneys’ eyes only” (somente para os advogados) para o material mais sensível, o que é importante nos casos de segredo comercial, em que o próprio segredo é a prova.

Em seguida vem a prova pericial. Peritos em danos calculam lucros cessantes, royalties ou os lucros do réu; peritos em pesquisas de opinião medem a confusão nos casos de marca; peritos técnicos comparam códigos ou produtos. Cada perito apresenta um laudo e presta depoimento, e cada lado pode pedir a exclusão do perito da outra parte.

Julgamento sumário e fase pré-julgamento

Depois de encerrada a produção de provas, qualquer das partes pode pedir julgamento sumário (summary judgment) sobre pedidos ou defesas em que os fatos relevantes não estejam em disputa. Se uma obra é protegível, se uma marca é válida ou se uma defesa se aplica, muitas vezes isso é decidido aqui, o que restringe ou encerra o caso. Muitos distritos exigem que as partes participem de uma mediação antes do julgamento, e o encerramento da produção de provas, quando cada lado finalmente conhece as provas do outro, é o segundo ponto de pressão para um acordo. Nosso artigo sobre como resolver uma disputa de PI sem julgamento explica como a mediação e o acordo funcionam nessa fase.

Julgamento e remédios

Os casos que chegam a julgamento são decididos por um júri quando há pedido de indenização, ou pelo juiz quando se pede apenas uma ordem de abstenção. Os remédios disponíveis dependem da ação. Os autores em casos de direitos autorais podem obter os danos efetivos mais os lucros do infrator atribuíveis à infração, ou a indenização legal por obra se o registro tiver sido feito a tempo, com a possibilidade de o tribunal majorá-la em caso de infração dolosa; os honorários advocatícios ficam a critério do tribunal. Os autores em casos de marca podem obter os lucros do réu, os próprios danos e as custas, com indenização majorada e honorários em casos excepcionais e remédios especiais para marcas falsificadas. Os autores em casos de segredo comercial podem obter o prejuízo efetivo e o enriquecimento sem causa ou um royalty razoável, com indenização majorada e honorários em caso de apropriação indevida dolosa e maliciosa. Nos três casos, uma ordem de abstenção definitiva (permanent injunction) e uma ordem de destruição dos produtos infratores estão disponíveis quando justificadas.

Recurso

A parte vencida pode recorrer ao tribunal de apelação do circuito em que o caso foi julgado, exceto nos casos de patente, que vão para o Federal Circuit. Os recursos revisam com rigor as decisões sobre questões de direito e com deferência as conclusões sobre fatos, por isso o que importa é o registro do julgamento. O tempo entre a petição inicial e a sentença final depende da pauta do distrito e da intensidade com que cada lado litiga. Nossa página de contencioso comercial e resolução de disputas descreve as disputas empresariais relacionadas que muitas vezes acompanham uma ação de PI, como o descumprimento de uma licença ou de um contrato de distribuição.

Se você está avaliando se deve ajuizar uma ação ou se já foi citado, uma consulta com a Capitol Law Partners pode mapear as fases acima de acordo com os fatos e o orçamento do seu caso. Agende uma consulta.

Este artigo tem caráter meramente informativo e não constitui aconselhamento jurídico. Esta comunicação não estabelece uma relação advogado-cliente.

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