Advogado de Defesa de Marcas: Oposições e Cancelamentos no TTAB e Ações pelo Lanham Act

Um registro de marca só vale tanto quanto a sua disposição de defendê-lo, e o Tribunal de Julgamento e Recursos de Marcas (TTAB), a Justiça Federal, os painéis de nomes de domínio e os marketplaces on-line oferecem, cada um, uma ferramenta diferente. A Capitol Law Partners cuida de oposições, cancelamentos, pedidos de expungement e reexamination, campanhas de notificação extrajudicial, reclamações UDRP, remoção de anúncios em plataformas e litígios com base no Lanham Act para titulares de marcas, e também defende empresas que estão do outro lado.

O que um advogado de defesa de marcas faz por você

Começamos com o monitoramento de marcas em novos pedidos no Escritório de Patentes e Marcas dos Estados Unidos (USPTO), nas publicações da Official Gazette, em registros de domínios e em anúncios de marketplaces, avaliando cada resultado à luz dos fatores de probabilidade de confusão. Quando surge um conflito, nós:

• Avaliamos os direitos dos dois lados: prioridade de uso, situação dos registros e produtos envolvidos.
• Escolhemos o foro adequado: notificação, manifestação de terceiros (letter of protest), procedimento no TTAB, reclamação de domínio, remoção em plataforma ou ação judicial.
• Redigimos as peças, conduzimos a fase de produção de provas (discovery) e construímos os autos escritos com base nos quais o TTAB ou o tribunal vai decidir.
• Negociamos acordos, termos de coexistência ou licenciamento e defendemos os seus próprios pedidos e registros quando são contestados.

Ainda não tem registro? Comece pela busca de anterioridade de marca e pelo registro de marca.

Os padrões jurídicos e quem pode usá-los

Notificações extrajudiciais

Uma notificação extrajudicial (cease-and-desist) é barata e muitas vezes é o primeiro passo certo contra um pequeno infrator que pode simplesmente parar. Ela também pode prejudicar, ao provocar uma ação declaratória no foro escolhido pelo destinatário, convidar um contra-ataque ao seu registro ou criar um problema de imagem, por isso pesamos esses riscos antes de enviar qualquer coisa.

Oposições perante o TTAB

Depois que uma marca é publicada na Official Gazette, qualquer pessoa que acredite que será prejudicada pode apresentar oposição em até 30 dias. Prorrogações podem estender esse período até 180 dias a partir da publicação, sendo que as últimas exigem justa causa ou o consentimento do requerente. O opoente precisa ter legitimidade: um interesse real e uma convicção razoável de que sofrerá prejuízo. Os fundamentos mais comuns são probabilidade de confusão com uma marca anterior, caráter meramente descritivo, diluição de uma marca famosa e ausência de intenção genuína (bona fide) de usar a marca quando o pedido foi feito.

Procedimentos de cancelamento

Nos cinco primeiros anos após o registro, um pedido de cancelamento pode se basear em qualquer fundamento que teria impedido o registro. Depois de cinco anos, os fundamentos se restringem aos da Seção 14 do Lanham Act, principalmente abandono, caráter genérico e fraude. Três anos consecutivos sem uso constituem prova prima facie de abandono, e o Trademark Modernization Act acrescentou um fundamento para marcas que nunca foram usadas no comércio.

Expungement e reexamination

O Trademark Modernization Act de 2020 também criou dois procedimentos ex parte. O expungement atinge uma marca que nunca foi usada para alguns ou todos os produtos ou serviços listados e pode ser pedido entre o terceiro e o décimo ano após o registro. A reexamination atinge um registro baseado em uso cuja marca não estava em uso na data relevante, geralmente a data do pedido ou a data em que o uso foi alegado, e deve ser pedida em até cinco anos. Se o USPTO instaurar o procedimento com base nas provas de uma investigação razoável apresentadas pelo requerente, o titular do registro deve provar o uso ou perderá os itens contestados. São as primeiras ferramentas que consideramos quando um registro que bloqueia o seu pedido parece não estar em uso.

Manifestações de terceiros (letters of protest)

Enquanto um pedido conflitante está em exame, um terceiro pode apresentar uma letter of protest com provas relevantes para a registrabilidade, como um registro anterior ou a prova de que o termo é descritivo. O USPTO decide se a encaminha ao examinador; quem a apresenta não participa mais do processo, mas uma manifestação feita a tempo pode evitar uma oposição.

Procedimento e prazos no TTAB

1. Peças iniciais. O aviso de oposição ou o pedido de cancelamento expõe os fundamentos; a parte contrária apresenta defesa, muitas vezes com um pedido reconvencional contra o registro do autor.
2. Produção de provas (discovery). Depois de uma conferência de discovery e das divulgações iniciais, as partes trocam interrogatórios, pedidos de documentos, pedidos de confissão e depoimentos, conforme o cronograma do TTAB.
3. Julgamento com base em autos escritos. Cada lado apresenta depoimentos por declaração ou por deposição e documentos por meio de notices of reliance e, depois, apresenta memoriais a um colegiado de juízes administrativos de marcas.
4. Recurso. Ao Tribunal de Apelações do Circuito Federal (Federal Circuit), com base nos autos, ou por meio de uma ação civil em um tribunal distrital, em que novas provas podem ser apresentadas.

A Accelerated Case Resolution permite que as partes acordem um cronograma mais curto e um conjunto de provas no estilo de julgamento antecipado (summary judgment). O TTAB decide apenas sobre a registrabilidade: não pode impedir o uso, conceder indenização nem decidir sobre violação, embora as suas conclusões sobre probabilidade de confusão possam ter efeito preclusivo em litígios posteriores quando os usos em discussão forem substancialmente os mesmos.

Domínios, plataformas e a fronteira

• Nomes de domínio. Pela Política Uniforme de Solução de Disputas de Nomes de Domínio (UDRP), o titular de uma marca pode obter a transferência ou o cancelamento de um domínio que cause confusão com a sua marca quando quem o registrou não tem interesse legítimo e agiu de má-fé. O Uniform Rapid Suspension é um procedimento mais rápido e mais restrito para abusos evidentes, que suspende o domínio em vez de transferi-lo, e ações por cybersquatting podem ser propostas na Justiça Federal.
• Marketplaces e redes sociais. Amazon Brand Registry, o programa VeRO do eBay, Etsy, Meta e TikTok mantêm canais de denúncia que geralmente exigem uma marca registrada. Preparamos as denúncias e cuidamos de contranotificações e infratores reincidentes.
• Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA (CBP). Cadastrar um registro federal na CBP permite que os agentes retenham e apreendam importações falsificadas e infratoras; cuidamos do cadastro e dos guias de identificação de produtos.

Litígios na Justiça Federal

A Seção 32 do Lanham Act protege marcas registradas contra usos que possam causar confusão, a Seção 43(a) cobre marcas não registradas, trade dress (conjunto-imagem) e falsas indicações de origem, a Seção 43(c) protege marcas famosas contra diluição por enfraquecimento ou maculação, e as disposições sobre falsificação acrescentam remédios agravados. As medidas incluem liminares e ordens de abstenção, os lucros do réu, os danos do autor, a destruição dos produtos infratores e, em casos excepcionais, honorários advocatícios. O litígio se justifica quando o dano é contínuo e grave, quando o infrator se recusa a negociar, quando há falsificação ou quando só uma ordem judicial vai interromper a conduta; contra um uso pequeno ou em declínio, raramente compensa o custo. As nossas equipes de litígios de PI e de litígios empresariais cuidam de pedidos relacionados de direitos autorais, segredos comerciais, contratos e concorrência desleal.

Provas e documentos

• Certificados de registro, históricos dos processos e prova de uso contínuo, além de vendas, publicidade e alcance geográfico, para demonstrar força e prioridade.
• Capturas de tela, compras de teste e anúncios datados que mostrem o uso contestado, e quaisquer casos de confusão real.
• Relatórios de investigação e páginas da web arquivadas que documentem a falta de uso, para pedidos de expungement, reexamination e abandono.

Problemas comuns que ajudamos a evitar

• Perder a janela de 30 dias da publicação porque ninguém estava monitorando a Official Gazette.
• Enviar uma notificação a partir de uma posição fraca e provocar um pedido reconvencional de cancelamento.
• Apresentar um cancelamento completo quando um pedido de expungement ou reexamination, mais barato, eliminaria o obstáculo.
• Aceitar um acordo de coexistência que bloqueia a expansão futura para novos produtos ou territórios.
• Deixar o seu próprio registro caducar no meio da disputa; veja o nosso serviço de renovação e manutenção.

Por que a Capitol Law Partners

Cagatay Ersoy, fundador e sócio-gerente da Capitol Law Partners, é formado pela Columbia Law School e assessora titulares de marcas em busca de anterioridade, registro e defesa. A mesma equipe cuida das respostas a office actions e das disputas, para que os argumentos usados no exame do pedido nunca enfraqueçam a posição defendida perante o TTAB. Nossos advogados e equipe trabalham em inglês, turco, espanhol, português e francês, e representamos clientes em todo o país a partir dos nossos escritórios em Washington, DC, Herndon, Virgínia e Nova York, além de um escritório em Istambul.

Fale com um advogado de defesa de marcas

Se você encontrou uma marca conflitante, recebeu uma notificação extrajudicial ou foi incluído em um procedimento no TTAB, envie-nos os números de registro e o que você sabe sobre o uso da outra parte. Agende uma consulta ou ligue para +1 (202) 440-2272.