Advogado de Marcas

Uma marca é o nome, o logotipo ou o slogan que mostra ao cliente que um produto vem de você, e o direito marcário é o conjunto de regras que decide quem pode usá-la. A Capitol Law Partners cuida de todo o ciclo de vida de uma marca para fundadores, titulares de marcas já estabelecidas e empresas turcas que estão entrando no mercado americano: verificar a disponibilidade do nome antes de você se comprometer com ele, registrá-lo no Escritório de Patentes e Marcas dos Estados Unidos (USPTO), responder ao examinador, manter o registro vigente, estendê-lo ao exterior e defendê-lo contra imitadores. Esta página explica como esses serviços se encaixam e de qual você precisa agora.

Serviços de marcas na ordem em que o titular precisa deles

Os serviços abaixo seguem a sequência pela qual uma marca realmente passa.

1. Busca de anterioridade e análise de disponibilidade

Nos Estados Unidos, os direitos nascem do uso, não do registro, por isso uma empresa que usa um nome parecido há anos sem nunca ter feito o pedido ainda pode bloquear o seu pedido ou processar você. O nosso serviço de busca de anterioridade e análise de disponibilidade faz uma busca preliminar (knockout) para eliminar conflitos óbvios, depois uma busca completa nos registros federais e estaduais, em usos de direito consuetudinário (common law), nomes empresariais, domínios e perfis em redes sociais, e entrega um parecer escrito com uma classificação de risco. Verifique dois ou três nomes candidatos antes que alguém desenhe um logotipo.

2. Registro de marca

Um registro no Principal Register garante prioridade em todo o território nacional a partir da data do pedido, uma presunção legal de que você é o titular de uma marca válida, o direito de usar o símbolo ®, o cadastro na Alfândega dos EUA e uma base para a defesa da marca na Justiça Federal e perante o Tribunal de Julgamento e Recursos de Marcas (TTAB). O nosso serviço de registro de marcas escolhe o titular correto, o fundamento do pedido e as classes, redige a especificação de produtos e serviços, revisa as provas de uso (specimens) e acompanha o pedido da publicação até o registro.

3. Respostas a office actions

Se o examinador encontra um problema, o USPTO emite uma office action (exigência ou recusa do examinador), e o prazo de resposta é curto e rígido. O nosso serviço de resposta a office actions rebate recusas por probabilidade de confusão, caráter descritivo, sobrenome, prova de uso e caráter meramente ornamental com provas, e não com opiniões, cumpre os requisitos formais na mesma petição e cuida de pedidos de reconsideração, recursos e petições para reativar um pedido abandonado, inclusive pedidos feitos originalmente sem advogado.

4. Renovação, manutenção e registro internacional

Um registro precisa ser mantido com uma declaração de uso contínuo entre o quinto e o sexto ano e, depois, com uma declaração combinada com a renovação entre o nono e o décimo ano e a cada dez anos a partir daí. Se você perder o prazo e o seu período de tolerância, o registro deixa de existir. O nosso serviço de renovação de marcas e registro internacional controla esses prazos, responde às auditorias pós-registro do USPTO, registra cessões e licenças e estende a proteção ao exterior pelo Protocolo de Madri ou por pedidos nacionais diretos.

5. Defesa da marca e procedimentos no TTAB

Um registro só vale tanto quanto a sua disposição de defendê-lo. O nosso serviço de defesa de marcas e procedimentos no TTAB faz o monitoramento de marcas, envia e responde notificações extrajudiciais (cease-and-desist), apresenta e defende oposições e cancelamentos perante o Trademark Trial and Appeal Board, usa os procedimentos de expungement e reexamination para eliminar registros sem uso que bloqueiam o seu pedido, busca a remoção de domínios e de anúncios em marketplaces e litiga ações baseadas no Lanham Act na Justiça Federal.

De qual serviço de marcas você precisa?

Você está escolhendo um nome para uma empresa, produto ou linha. Comece pela busca de anterioridade, antes do logotipo, do domínio e da embalagem.
Você já tem um nome e quer protegê-lo. Faça um pedido no USPTO, com base no uso se você já vende ou com base na intenção de uso se o lançamento ainda vai acontecer.
Você recebeu uma carta do USPTO. É uma office action, não uma negativa, e o prazo está correndo. Veja respostas a office actions.
Seu registro está chegando ao quinto ou ao décimo aniversário. Há um protocolo de manutenção a fazer. Veja renovação e manutenção.
Alguém está copiando a sua marca, ou você foi acusado de copiar a de outra pessoa. Veja defesa de marcas e procedimentos no TTAB.
Você está expandindo para o exterior, ou trazendo uma marca estrangeira para os Estados Unidos. Veja Protocolo de Madri e registro internacional.

Direitos autorais, segredos comerciais e litígios de PI

As marcas protegem os sinais que identificam o seu negócio. Outros direitos protegem o que o negócio cria e sabe. O registro de direitos autorais cobre a arte do logotipo, o conteúdo do site, softwares, fotografias e textos de marketing, e o registro é pré-requisito para processar por violação de uma obra americana. A proteção de segredos comerciais cobre fórmulas, listas de clientes, processos e outras informações confidenciais por meio de contratos, controles de acesso e, quando necessário, ações com base no Defend Trade Secrets Act. Quando uma disputa envolve vários desses direitos, a nossa equipe de litígios e resolução de disputas de PI cuida dela como um único caso. A prática completa está descrita na nossa página de direito de propriedade intelectual.

Para fundadores e empresas turcas

Duas regras costumam surpreender novos titulares de marcas. Primeiro, o requerente deve ser quem controla a qualidade dos produtos ou serviços, geralmente a empresa e não o fundador, e um pedido feito no nome errado é nulo. Coordenamos o pedido de marca com a nossa prática de constituição e estruturação de empresas para que a pessoa jurídica exista e seja titular da marca desde o início. Segundo, desde 2019 todo requerente, titular de registro ou parte no TTAB domiciliado fora dos Estados Unidos deve ser representado por um advogado habilitado em um estado americano, e o USPTO não registra a marca até que um advogado se apresente. A Capitol Law Partners atua como advogada nos EUA para empresas da Turquia, trabalha com os seus agentes de marcas turcos, alinha os pedidos no TÜRKPATENT e no USPTO para preservar a prioridade da Convenção de Paris e conduz o caso em turco e inglês pelo nosso escritório de Istambul.

Seu advogado de marcas

Cagatay Ersoy, fundador e sócio-gerente da Capitol Law Partners, é formado pela Columbia Law School e assessora titulares de marcas em busca de anterioridade, registro, manutenção e defesa, junto com as práticas empresarial e de imigração do escritório. Nossos advogados e equipe trabalham em inglês, turco, espanhol, português e francês. Atendemos clientes de marcas em todo o país a partir dos nossos escritórios em Washington, DC, Herndon, Virgínia e Nova York, além de um escritório em Istambul.

Fale com um advogado de marcas

Se você está dando nome a uma empresa, tem uma office action em mãos ou vê um concorrente usando a sua marca, envie-nos a marca e uma breve descrição dos seus produtos ou serviços. Diremos qual serviço se encaixa e o que seria necessário. Agende uma consulta ou ligue para +1 (202) 440-2272.

Perguntas frequentes

Preciso registrar a minha marca para ter direitos nos Estados Unidos?

Não. Os direitos nascem do uso da marca no comércio, então uma marca não registrada tem proteção de direito consuetudinário (common law) na região em que é efetivamente usada e conhecida. Um registro federal acrescenta prioridade em todo o país a partir da data do pedido, uma presunção legal de que a marca é válida e sua, o direito de usar o símbolo ® e acesso ao cadastro na Alfândega dos EUA e aos programas de registro de marcas dos marketplaces. A maioria das empresas que pretendem crescer deve registrar.

Qual é a diferença entre o símbolo TM e o ®?

O TM, ou SM para serviços, indica que você reivindica um termo ou logotipo como marca e pode ser usado a qualquer momento, com ou sem registro. O símbolo ® só pode ser usado depois que o USPTO concede o registro, e usá-lo antes é indevido e pode prejudicar a defesa da marca no futuro. Orientamos os clientes sobre quando fazer a troca e como marcar corretamente produtos, embalagens e sites.

Quanto tempo leva para registrar uma marca no USPTO?

Um pedido baseado em uso que não receba office action nem oposição costuma ser registrado em cerca de um ano, e um pedido com base em intenção de uso só é registrado depois que você começa a usar a marca e apresenta uma declaração de uso (Statement of Use). Uma office action, uma oposição ou uma suspensão por causa de um pedido anterior podem acrescentar meses. Alinhamos as expectativas no protocolo e acompanhamos cada prazo para que o pedido nunca seja abandonado por falta de resposta.

O registro de marca nos EUA protege a minha marca em outros países?

Não. Os direitos de marca são territoriais, e um registro no USPTO protege a marca apenas nos Estados Unidos. Para protegê-la no exterior, você faz um pedido internacional pelo Protocolo de Madri com base no seu pedido ou registro nos EUA, ou faz o pedido diretamente em cada país. A maioria dos sistemas estrangeiros concede o direito a quem pede primeiro, por isso os pedidos no exterior devem vir antes do lançamento naquele mercado.

Recebi uma office action do USPTO. O que devo fazer?

Primeiro, veja a data de emissão, porque o prazo de resposta é curto e a perda do prazo leva ao abandono do pedido. Depois, envie-nos a office action e o número de série do pedido. Identificamos quais pontos são recusas e quais são exigências, reunimos as provas de que a resposta precisa e protocolamos uma resposta completa. Também assumimos pedidos feitos sem advogado ou por meio de um serviço de registro on-line.

Com que frequência um registro de marca nos EUA precisa ser renovado?

Uma declaração de uso contínuo é devida entre o quinto e o sexto aniversário do registro, e uma declaração combinada com a renovação é devida entre o nono e o décimo aniversário e a cada dez anos a partir daí. Cada prazo tem um período de tolerância de seis meses mediante taxa adicional; depois desse período, o registro é cancelado e não pode ser restabelecido. Controlamos essas datas para todos os registros dos nossos clientes.

Uma empresa sediada na Turquia pode registrar uma marca nos Estados Unidos?

Sim. Uma empresa turca pode fazer o pedido diretamente no USPTO ou designar os Estados Unidos em um registro internacional pelo Protocolo de Madri com base na sua marca no TÜRKPATENT. Em qualquer caso, um requerente domiciliado fora dos Estados Unidos deve ser representado por um advogado habilitado em um estado americano. A Capitol Law Partners atua como advogada nos EUA, coordena com o seu agente turco e conduz o caso em turco e inglês.

O que devo fazer se alguém estiver usando a minha marca?

Não envie uma notificação antes de conhecer os direitos dos dois lados. Comparamos a prioridade de uso, a situação dos registros e os produtos envolvidos e escolhemos a ferramenta adequada: uma notificação extrajudicial, uma manifestação de terceiros (letter of protest) ou oposição no USPTO, um pedido de cancelamento, expungement ou reexamination, uma reclamação de nome de domínio, a remoção de anúncios em marketplaces ou uma ação com base no Lanham Act na Justiça Federal.

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