Notificação extrajudicial de marca: vale a pena enviar primeiro?

Uma notificação extrajudicial de marca (trademark cease and desist letter) custa uma fração de uma ação judicial e encerra um número surpreendente de disputas em uma semana. Ela também dá ao destinatário uma escolha que você não pretendia oferecer: parar, negociar, ignorar você ou processar você primeiro, em um tribunal de sua preferência. Antes que qualquer notificação saia da nossa equipe de defesa de marcas, perguntamos se a posição de quem envia é forte o bastante para resistir a cada uma dessas respostas.

A notificação é uma ferramenta, e não um reflexo. Veja como decidir se deve usá-la, o que incluir nela e o que fazer quando é você quem a recebe.

Para que serve uma notificação extrajudicial de marca

Uma notificação bem redigida faz quatro coisas. Ela dá ao destinatário ciência dos seus direitos, o que importa mais tarde se você precisar demonstrar violação dolosa (willful infringement). Descreve a conduta que você contesta com precisão suficiente para que o destinatário saiba o que mudar. Diz o que você quer: parar de usar a marca, desistir de um pedido, transferir um domínio, mudar de marca dentro de um prazo definido. E fixa um prazo para resposta.

O que ela não pode fazer é obrigar alguém a qualquer coisa. Uma notificação tem exatamente o poder da ação judicial ou do procedimento no TTAB que está por trás dela. Se você nunca processaria de fato, o destinatário muitas vezes vai perceber isso.

Verifique a sua própria posição antes de enviar qualquer coisa

O primeiro passo do destinatário será consultar o seu registro e procurar pontos fracos. Por isso, você deve fazer isso antes. Confirme que o registro está em vigor e que os seus protocolos da Seção 8 estão em dia. Confirme que você usou a marca antes do destinatário; se ele tiver prioridade, a sua notificação é um convite a um pedido de cancelamento contra você. Analise com honestidade os fatores de probabilidade de confusão: semelhança das marcas, relação entre os produtos, canais de comercialização, grau de sofisticação do consumidor, força da sua marca e qualquer confusão real. Uma notificação que exagera uma reclamação fraca soa como blefe, e blefes são desmascarados.

Se você não registrou a marca, ainda tem direitos de direito consuetudinário (common law) na área em que a usa, mas a notificação será mais fraca e o destinatário pode correr para apresentar o próprio pedido. A nossa equipe de busca de anterioridade de marca pode mapear os direitos concorrentes antes que você se comprometa.

Os riscos que uma notificação cria

Três deles merecem um parágrafo cada.

Ação declaratória. Uma notificação que ameaça com litígio pode criar uma controvérsia concreta, o que permite ao destinatário processar primeiro, pedindo a um tribunal que declare que ele não comete violação. Você passa então a litigar no distrito dele, no ritmo dele. Uma linguagem mais branda reduz esse risco, mas também reduz a força da notificação; o equilíbrio depende de quem é o destinatário.

Contra-ataque. Um destinatário com recursos vai examinar o seu registro em busca de um fundamento de cancelamento: falta de uso para alguns dos produtos listados, uma descrição ampla demais, um problema na prova de uso (specimen), o abandono de uma linha de produtos. Se encontrar algum, você pode acabar defendendo o seu registro em vez de fazê-lo valer. Explicamos esses fundamentos no nosso texto sobre procedimentos de cancelamento de marca.

Repercussão pública. Notificações enviadas a pequenas empresas e a pessoas físicas às vezes vão parar na internet. Uma exigência truculenta contra um destinatário que desperta simpatia pode custar mais em reputação do que a violação custava em vendas. O tom importa.

O que incluir na notificação e o que deixar de fora

Inclua os números dos seus registros, os produtos e serviços cobertos, a data do primeiro uso, uma descrição objetiva do uso feito pelo destinatário e uma lista específica do que você pede e até quando. Ofereça uma saída: um período de transição para retirada gradual, um acordo de coexistência limitado a determinados produtos ou uma licença, se isso fizer sentido para o seu negócio. Faça a ressalva dos seus direitos.

Deixe de fora ameaças que você não vai cumprir, alegações de direitos que você não tem e qualquer coisa que soe como uma exigência de dinheiro sem respaldo nos fatos. Não anexe uma minuta de petição inicial, a menos que esteja preparado para protocolá-la. E fixe um prazo realista; uma janela de duas semanas para resposta é comum, e um prazo curto demais transmite impaciência, e não força.

Quando dispensar a notificação e protocolar direto

Algumas situações pedem um protocolo sem aviso prévio. Se um pedido conflitante foi publicado e o prazo de oposição está próximo, apresente primeiro o aviso de oposição ou um pedido de prorrogação e negocie depois; o processo está descrito no nosso guia sobre oposição a um pedido de marca. Se o destinatário vende produtos falsificados, a notificação só o avisa para tirar o estoque do lugar, e a remoção dos anúncios na plataforma ou uma ação federal por falsificação é o ponto de partida certo. Se o destinatário ignorou duas notificações anteriores, uma terceira não vai funcionar. Para disputas de direitos autorais e segredos comerciais, em que o cálculo é diferente, veja quando enviar uma notificação extrajudicial por violação. E, se o problema for um nome de domínio, uma reclamação UDRP pode ser mais rápida do que a troca de correspondência, um ponto que tratamos em como uma reclamação UDRP recupera um nome de domínio.

Se foi você quem recebeu a notificação

Não a ignore e não responda no mesmo dia. Anote o prazo na agenda. Verifique se quem enviou é de fato titular do que afirma: o número do registro, a situação dele, os produtos listados e a data de primeiro uso do remetente em comparação com a sua. Procure os pontos fracos descritos acima, porque eles são as suas defesas. Depois, decida se vai cumprir, negociar um resultado mais restrito ou resistir. Muitas disputas terminam com um acordo de coexistência ou com uma mudança modesta em um logotipo ou na descrição de um produto, que custa muito menos do que o orçamento de litígio de qualquer dos lados.

Se a notificação ameaça uma ação judicial e a reclamação do remetente é fraca, propor a sua própria ação declaratória pode lhe dar o controle do foro. É um passo sério, que deve ser dado com a orientação da nossa equipe de contencioso de PI e resolução de disputas.

Se você está redigindo uma notificação extrajudicial de marca ou decidindo como responder a uma, a Capitol Law Partners pode avaliar os direitos dos dois lados antes que você assuma uma posição. Agende uma consulta.

Este artigo tem caráter meramente informativo e não constitui aconselhamento jurídico. Esta comunicação não estabelece uma relação advogado-cliente.

Cagatay Ersoy. Estratégia prática para fundadores, investidores e empresas em crescimento.

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