Advogado para Office Action de Marca

Uma office action não é uma negativa. É a manifestação escrita do examinador do Escritório de Patentes e Marcas dos Estados Unidos (USPTO) sobre o que separa o seu pedido do registro, e a maioria das office actions pode ser respondida. A Capitol Law Partners responde a office actions para requerentes que protocolaram conosco, por conta própria ou por meio de um serviço de registro, e para requerentes domiciliados no exterior que precisam de um advogado nos EUA.

O que um advogado de office action faz por você

Explica o que foi recusado, o que é apenas uma exigência e quando vence o prazo de resposta.
Redige a resposta e reúne as provas: registros de terceiros, provas de mercado e declarações.
Cumpre na mesma resposta exigências formais, como renúncias a termos (disclaimers) e alterações na especificação.
Cuida de pedidos de reconsideração, recursos e petições de reativação.

Office actions não finais e finais, e o prazo

A primeira office action costuma ser não final: ela aponta todos os problemas encontrados pelo examinador e convida a uma resposta. Se algum ponto persistir, o examinador pode emitir uma office action final, depois da qual as opções se reduzem a reconsideração, recurso ou abandono. Para a maioria dos pedidos, a resposta vence em três meses a partir da data de emissão, e é possível pedir uma prorrogação de três meses, mediante taxa, antes do vencimento desse prazo, regra em vigor desde o fim de 2022. Pedidos pelo Protocolo de Madri mantêm o prazo de seis meses, sem prorrogação. Controlamos cada prazo e confirmamos as regras vigentes em cada resposta.

Recusas de mérito e como respondemos

Seção 2(d): probabilidade de confusão

O examinador cita uma marca anterior e conclui que há probabilidade de confusão. A resposta percorre os fatores du Pont com provas:

Diferenças entre as marcas na aparência, no som, no significado e na impressão comercial.
Diferenças entre os produtos e serviços, os canais de comercialização e os compradores, demonstradas com provas de mercado.
Fragilidade da marca citada, demonstrada por registros e usos de termos semelhantes por terceiros.
Restrição da especificação para eliminar a sobreposição.
Um acordo de consentimento com o titular da marca citada explicando por que a confusão é improvável.
Quando o registro citado parece não estar em uso, a suspensão do pedido enquanto corre um procedimento de cancelamento, expungement ou reexamination.

Seção 2(e)(1): marca meramente descritiva

O examinador conclui que a marca descreve de imediato uma característica, qualidade, função ou finalidade dos produtos. As respostas incluem argumentar que a marca é sugestiva, porque chegar ao significado exige imaginação; alegar distintividade adquirida com base na Seção 2(f), por meio de uma declaração juramentada de cinco anos de uso substancialmente exclusivo e contínuo, que pode não bastar para um termo altamente descritivo, ou por meio de provas de vendas, publicidade e reconhecimento pelo consumidor; ou transferir o pedido para o Supplemental Register (registro suplementar), o que exige que a marca esteja em uso.

Recusas por sobrenome e por indicação geográfica

Uma recusa por sobrenome pode ser rebatida demonstrando que o sobrenome é raro, tem outro significado ou não parece um sobrenome, ou pela Seção 2(f) ou pelo Supplemental Register. Uma recusa por caráter primordialmente descritivo de origem geográfica pode ser rebatida demonstrando que o lugar é pouco conhecido ou não está associado aos produtos, ou por distintividade adquirida. Uma recusa por indicação geográfica enganosa (geographically deceptively misdescriptive) não pode ser superada por distintividade adquirida.

Recusas relativas à prova de uso

A prova de uso (specimen) não mostra a marca em uso para os produtos ou serviços listados, ou parece uma montagem. A resposta substitui a prova por outra que estava efetivamente em uso na data relevante, com uma declaração de apoio: etiquetas, embalagens, fotos do produto ou uma página da web com informações de compra, para produtos; publicidade ou um site, para serviços. Provas extraídas de páginas da web devem mostrar o URL e a data de captura.

Recusas por caráter ornamental

Um slogan estampado na frente de uma camiseta costuma ser tratado como decoração, e não como identificador de origem. As respostas incluem uma prova de uso que mostre a marca em uma etiqueta interna ou rótulo, a prova de que a marca já funciona como marca para outros produtos, a Seção 2(f) ou o Supplemental Register.

Exigências formais

As office actions também listam exigências, e uma resposta que as ignora está incompleta: renúncia (disclaimer) a termos descritivos ou genéricos; alterações para esclarecer uma especificação indefinida ou corrigir a classificação, lembrando que a especificação pode ser restringida, mas nunca ampliada; esclarecimento do tipo societário do requerente e do estado ou país de constituição; um endereço de domicílio; a tradução de palavras em outro idioma que não o inglês, algo comum em marcas em turco; e o consentimento de qualquer pessoa viva cujo nome apareça na marca.

Depois de uma decisão final: reconsideração e recurso

Uma office action final pode ser respondida com um pedido de reconsideração, apresentando novas provas ou alterações ao mesmo examinador, e com um aviso de recurso (notice of appeal) ao Tribunal de Julgamento e Recursos de Marcas (TTAB). Os dois podem ser apresentados juntos, para que o recurso preserve o prazo. Em um recurso ex parte, as partes apresentam memoriais e um colegiado de juízes administrativos de marcas decide. O TTAB geralmente não considera provas que não estavam nos autos antes do recurso. A decisão do TTAB pode ser revista pelo Tribunal de Apelações do Circuito Federal (Federal Circuit) ou por um tribunal distrital. Veja defesa de marcas e procedimentos no TTAB.

Abandono e petições de reativação

Se nenhuma resposta for apresentada, o USPTO emite um aviso de abandono. Uma petição de reativação (petition to revive) pode ser apresentada em até dois meses a partir desse aviso, se o atraso não foi intencional, junto com a resposta que faltou. Se o aviso nunca foi recebido, ainda pode ser possível apresentar a petição em até dois meses a partir do momento em que você soube do abandono, observado um limite máximo contado da data de abandono registrada. Fora disso, o único caminho é um novo pedido.

Assumindo um pedido protocolado por outros

Muitos clientes nos procuram depois de protocolar por conta própria e receber uma recusa inesperada. Apresentamos a constituição de advogado (appointment of attorney), analisamos todo o histórico do processo, avaliamos se vale a pena salvar o pedido ou se é melhor fazer um novo, e respondemos. Requerentes domiciliados fora dos Estados Unidos, inclusive na Turquia, devem ser representados por um advogado habilitado nos EUA, e nós assumimos esse papel.

Provas de que precisamos

A office action e o número de série, e como a marca é usada: fotos, embalagens e páginas da web.
Quando o uso começou e com que continuidade, além de marketing, faturamento e imprensa quando a distintividade estiver em discussão.
O que você sabe sobre o titular de uma marca citada e como os produtos dele são vendidos.

Erros comuns que ajudamos a evitar

Contestar uma recusa da Seção 2(d) com opiniões em vez de provas.
Apresentar uma prova de uso substituta criada depois do fato, ou ampliar a especificação sem querer.
Responder à recusa, mas não às exigências, ou perder o prazo porque o aviso foi para um e-mail antigo.

Seu advogado para office actions de marca

Cagatay Ersoy, fundador e sócio-gerente da Capitol Law Partners, é formado pela Columbia Law School e assessora titulares de marcas em busca de anterioridade, registro e defesa, junto com as práticas empresarial e de imigração do escritório. Nossos advogados e equipe trabalham em inglês, turco, espanhol, português e francês. Atendemos clientes a partir de Washington, DC, Herndon, Virgínia e Nova York, com um escritório em Istambul para titulares de marcas turcos, como parte da nossa prática de propriedade intelectual. Veja também os nossos serviços de busca de anterioridade, registro e renovação.

Responda à sua office action

Envie-nos a office action e o número de série do pedido. Diremos o que será necessário para responder e se vale a pena salvar o pedido. Agende uma consulta ou ligue para +1 (202) 440-2272.

Perguntas frequentes

Uma office action significa que o meu pedido de marca foi negado?

Não. Uma office action é a explicação do examinador sobre as recusas e exigências que hoje impedem o registro, acompanhada de um convite para responder. Muitas office actions levantam apenas pontos formais, como uma renúncia a termo ou uma alteração na especificação. Mesmo recusas de mérito, como probabilidade de confusão e caráter descritivo, muitas vezes são superadas com argumentos, provas ou alterações. O pedido só é negado se você não responder ou se a recusa se tornar final e for mantida em recurso.

Quanto tempo tenho para responder a uma office action do USPTO?

Para a maioria dos pedidos, três meses a partir da data de emissão, com uma prorrogação de três meses disponível mediante taxa, se pedida antes do vencimento do primeiro prazo. Essa é a regra desde o fim de 2022. Pedidos estendidos aos Estados Unidos pelo Protocolo de Madri têm seis meses, sem prorrogação. Como o USPTO mudou essas regras nos últimos anos, confirmamos o prazo em cada office action e o registramos no calendário no mesmo dia em que recebemos o processo.

O que é uma recusa por probabilidade de confusão e ela pode ser superada?

O examinador encontrou um registro ou pedido anterior parecido o suficiente, para produtos ou serviços relacionados o suficiente, a ponto de os consumidores poderem se confundir. As respostas discutem os fatores du Pont com provas: diferenças entre as marcas, diferenças entre os produtos e os canais de comercialização, a fragilidade da marca citada em um segmento saturado ou um acordo de consentimento com o titular citado. Restringir a especificação também pode resolver a sobreposição. Muitas dessas recusas são retiradas após uma resposta bem fundamentada.

O que significa marca meramente descritiva?

Uma marca é meramente descritiva, segundo a Seção 2(e)(1), quando transmite de imediato uma qualidade, característica, função ou finalidade dos produtos ou serviços, sem exigir imaginação. As respostas incluem argumentar que a marca é sugestiva, alegar distintividade adquirida com base na Seção 2(f), por uso prolongado ou provas de reconhecimento pelo consumidor, ou transferir o pedido para o Supplemental Register, se a marca estiver em uso. O melhor caminho depende do grau descritivo do termo e de há quanto tempo você o usa.

O que é uma office action final?

A office action final é emitida quando o examinador mantém uma recusa ou exigência depois de analisar a sua primeira resposta. Ela encerra a fase normal de exame. Dentro do prazo de resposta, você pode apresentar um pedido de reconsideração com novas provas ou alterações, um aviso de recurso ao Trademark Trial and Appeal Board, ou ambos. Se nada for apresentado, o pedido é abandonado. Os autos devem estar completos antes do recurso, porque o TTAB geralmente não aceita provas novas.

Meu pedido foi abandonado. Ele pode ser reativado?

Muitas vezes, sim, se você agir rápido. Uma petição de reativação pode ser apresentada em até dois meses a partir do aviso de abandono, se a falta de resposta não foi intencional, e a petição deve incluir a resposta que faltou. Se você nunca recebeu o aviso, ainda pode ser possível apresentar a petição em até dois meses a partir do momento em que soube do abandono, observado um prazo máximo. Depois que esses prazos se encerram, a única opção é um novo pedido, com data de protocolo posterior.

Protocolei por um serviço on-line. Vocês podem assumir a resposta?

Sim. Apresentamos a constituição de advogado ao USPTO, obtemos todo o histórico do processo e analisamos o pedido como se fosse nosso, incluindo o titular indicado, a especificação e a prova de uso. Depois, dizemos se a office action pode ser respondida ou se um novo pedido atenderia melhor. Requerentes localizados fora dos Estados Unidos precisam de um advogado habilitado nos EUA para continuar, e assumimos esse papel com frequência para empresas turcas.

O que é o Supplemental Register e quando ele faz sentido?

O Supplemental Register (registro suplementar) é destinado a marcas capazes de distinguir produtos, mas que ainda não são distintivas, como termos descritivos e sobrenomes. Um registro suplementar permite o uso do símbolo ® e é citado contra pedidos posteriores que causem confusão, mas não tem a presunção de validade de que gozam os registros no Principal Register. Ele faz sentido quando uma recusa por caráter descritivo não pode ser superada agora e você quer proteção registrada enquanto a distintividade se constrói pelo uso.

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Advogado para Office Action de Marca: Respostas a Recusas do USPTO

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Office actions não finais e finais, e o prazo