É possível resolver uma disputa de PI sem ir a julgamento?

Sim, e a maioria é resolvida assim. A grande maioria das disputas de marcas, direitos autorais e segredos comerciais termina com um acordo assinado, e não com um veredito, e muitas terminam sem que uma ação chegue a ser ajuizada. A verdadeira pergunta é qual caminho garante o máximo do que você quer pelo menor custo. Para resolver uma disputa de propriedade intelectual, as opções vão de um telefonema entre os responsáveis pelas empresas a uma sentença arbitral vinculante, e cada uma equilibra de forma diferente rapidez, confidencialidade, exigibilidade e caráter definitivo. Nossa atuação em contencioso e resolução de disputas de PI começa todo caso mapeando o objetivo do cliente em relação a esses caminhos antes de qualquer ajuizamento.

Negociação direta e os acordos que encerram disputas

O caminho mais simples é um acordo negociado, geralmente depois de uma carta de demanda ou de uma resposta a ela. Três formatos se repetem.

O acordo de coexistência resolve um conflito de marcas fazendo com que cada parte aceite limites ao próprio uso: produtos, territórios ou conjunto-imagem (trade dress) diferentes, ou o compromisso de não avançar sobre o setor da outra. Ele permite que as duas marcas continuem existindo e é comum quando nenhuma das partes tem certeza de que venceria uma discussão sobre probabilidade de confusão.

A licença transforma um infrator em um cliente pagante. A parte acusada continua operando, e o titular recebe royalties e mantém o controle de qualidade. É o resultado habitual quando o infrator construiu um negócio que o titular prefere tributar a destruir.

O acordo com quitação encerra a disputa em termos combinados: interrupção do uso até uma data ou após um período de transição, destruição de estoque, um pagamento, uma cláusula de não depreciação e a quitação das pretensões. Ele deve ser específico sobre qual conduta fica permitida dali em diante, já que acordos vagos geram segundas disputas.

Nosso artigo sobre o que fazer ao receber uma carta de cessação e desistência descreve a negociação do ponto de vista de quem recebe a carta.

Mediação

A mediação é uma negociação estruturada conduzida por um terceiro neutro que não tem poder de decidir. O mediador conversa com cada lado, geralmente em separado, testa a avaliação que cada um faz do caso e leva propostas de um lado para o outro. Ela é confidencial, relativamente rápida e barata em comparação com o litígio. Seu valor nas disputas de PI é que um mediador experiente na área pode dizer a cada parte, em privado, como a posição dela parece aos olhos de alguém neutro, o que muitas vezes é a primeira vez que qualquer um dos lados ouve isso.

A mediação pode acontecer antes de uma ação, com mediadores privados ou pelo serviço de mediação da OMPI (WIPO), ou durante uma ação, já que muitos distritos federais a exigem antes do julgamento. Ela fracassa quando uma das partes não está realmente disposta a fazer acordo, ou quando a disputa depende de uma questão jurídica que só uma decisão pode resolver, como a validade de um registro.

Arbitragem

A arbitragem é um julgamento privado perante um ou três árbitros, cuja decisão é vinculante e pode ser executada na justiça. As partes chegam a ela porque um contrato entre elas (uma licença, um contrato de distribuição ou de trabalho) tem uma cláusula de arbitragem, ou porque concordam em arbitrar depois que a disputa surge.

As vantagens são reais: confidencialidade, árbitros com experiência em PI, mais controle sobre o cronograma e o procedimento, produção de provas limitada e caráter definitivo, já que a revisão de uma sentença arbitral é restrita. As desvantagens decorrem dessas mesmas características. A produção de provas limitada prejudica a parte que precisa de documentos do outro lado para provar seu caso. A revisão restrita significa que uma sentença errada geralmente se mantém. O árbitro não pode vincular terceiros, não pode cancelar um registro de marca (embora a sentença possa ordenar que uma parte renuncie a ele), e uma ordem de abstenção arbitral precisa ser homologada por um tribunal antes de poder ser executada. A arbitragem serve para um licenciante e um licenciado que querem continuar trabalhando juntos; não está disponível contra um desconhecido que falsifica o seu produto.

Procedimentos administrativos para disputas específicas

Algumas disputas têm um foro próprio, mais rápido e mais barato do que o tribunal, mas limitado no que pode conceder.

O Trademark Trial and Appeal Board (TTAB) do USPTO julga oposições a pedidos pendentes e pedidos de cancelamento de registros. Ele decide apenas se uma marca pode ser registrada; não pode conceder indenização nem proibir o uso no mercado. É o foro certo quando a questão real é o registro, e suas conclusões sobre probabilidade de confusão podem ter peso em um processo judicial posterior entre as mesmas partes. Nossa página de defesa de marcas e procedimentos no TTAB trata desses procedimentos.

A Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy (UDRP), administrada por provedores aprovados pela ICANN, resolve disputas sobre nomes de domínio registrados de má-fé. Os únicos remédios são a transferência ou o cancelamento, e o reclamante precisa demonstrar que o domínio é confusamente semelhante à sua marca, que o titular do domínio não tem interesse legítimo e que o domínio foi registrado e é usado de má-fé.

O Copyright Claims Board, um tribunal de pequenas causas do Copyright Office, julga disputas de direitos autorais de menor valor, com indenização limitada e procedimento simplificado. A participação é voluntária: o reclamado pode optar por não participar, deixando a justiça federal como único caminho para o reclamante.

Os programas das plataformas, incluindo as notificações DMCA e os sistemas de reclamação dos marketplaces, removem conteúdo infrator sem nenhum procedimento formal, dentro dos limites descritos em nosso artigo sobre como funciona uma notificação de retirada DMCA.

Quando o litígio ainda é a resposta

Algumas disputas precisam de um tribunal. Se um dano grave está em curso e o outro lado não para, só um tribunal pode emitir uma ordem de abstenção cujo descumprimento é punido como desacato (contempt of court). Se o infrator é um falsificador anônimo, não há com quem negociar, e a produção de provas judicial é necessária para identificá-lo. Se a disputa depende da validade de um registro ou do alcance de um direito que vai reger muitas disputas futuras, uma decisão pode valer mais do que um acordo. E às vezes o outro lado deixa claro que só uma ação ajuizada o levará à mesa, e nesse ponto ajuizar é a própria negociação. As fases seguintes estão descritas em nosso artigo sobre o que acontece em uma ação por infração de PI, e as ações empresariais paralelas que muitas vezes acompanham uma disputa desse tipo estão descritas em nossa página de contencioso comercial e resolução de disputas.

Como escolher a forma de resolver a disputa de propriedade intelectual

A decisão depende de quatro perguntas: que resultado você precisa (interromper o uso, ser pago, manter um registro ou preservar uma relação), qual é a urgência, quão confidencial a disputa deve permanecer e se a outra parte vai honrar um acordo voluntário. O cliente que precisa interromper o uso neste mês e não confia no outro lado vai ao tribunal. O cliente que quer royalties de um parceiro com quem vai continuar trabalhando vai à mediação ou à arbitragem. A maioria dos clientes está em algum ponto intermediário, e o caminho pode mudar à medida que a disputa evolui.

Se você está em uma disputa de PI e não sabe qual caminho se encaixa, uma consulta com a Capitol Law Partners pode comparar as opções com o seu objetivo e o seu prazo. Agende uma consulta.

Este artigo tem caráter meramente informativo e não constitui aconselhamento jurídico. Esta comunicação não estabelece uma relação advogado-cliente.

Cagatay Ersoy. Estratégia prática para fundadores, investidores e empresas em crescimento.

Precisa de ajuda com este tema? Veja nossa página de resolução de disputas de PI ou agende uma consulta.