Advogado de Busca de Anterioridade de Marca: Pareceres de Disponibilidade
Uma busca de anterioridade de marca diz a você, antes de imprimir embalagens, comprar domínios ou protocolar o pedido no USPTO, se o nome escolhido está realmente livre para uso. A Capitol Law Partners faz buscas preliminares e completas, analisa os resultados segundo o padrão aplicado pelo Escritório de Patentes e Marcas dos Estados Unidos (USPTO) e pelos tribunais e entrega um parecer escrito com o qual você pode tomar decisões. Fazemos a análise de disponibilidade de marcas para fundadores, titulares de marcas e empresas turcas que estão entrando no mercado americano.
O que um advogado de busca de anterioridade faz por você
Um relatório de busca é uma lista de registros; a análise de disponibilidade é o juízo jurídico sobre o que eles significam para a sua marca. Nós:
- Fazemos uma busca preliminar (knockout) para eliminar conflitos óbvios e, depois, uma busca completa dos nomes que passaram por esse filtro.
- Analisamos cada resultado relevante quanto à probabilidade de confusão e ao caráter descritivo.
- Entregamos um parecer escrito com uma classificação de risco e recomendações.
- Levamos a marca aprovada para um pedido no USPTO e estruturamos o monitoramento após a adoção.
Por que a busca vem antes da criação da marca, do pedido ou do lançamento
O USPTO não verifica a disponibilidade antes do protocolo, e as taxas não são devolvidas quando o examinador cita uma marca anterior. Mais importante: nos Estados Unidos, o que cria direitos de marca é o uso, não o registro, então uma empresa que usa um nome parecido há anos sem registrá-lo ainda pode derrubar o seu pedido e processar você por violação. Fazer a busca antes de se comprometer evita uma recusa que precisará ser respondida em uma resposta a office action, uma oposição, uma notificação extrajudicial e uma troca de marca quando os clientes já conhecem você.
Buscas preliminares e buscas completas
Busca preliminar
A busca preliminar (knockout search) examina a base de dados do USPTO em busca de marcas idênticas ou muito parecidas para produtos e serviços relacionados, incluindo pedidos pendentes. É rápida, útil para reduzir a lista de nomes candidatos e não serve de base para uma decisão final.
Busca completa
A busca completa (comprehensive search) alcança as fontes em que se escondem direitos não registrados:
- Registros e pedidos federais, incluindo equivalentes fonéticos, grafias alternativas, traduções e marcas figurativas.
- Registros estaduais de marcas.
- Usos de direito consuetudinário (common law) em catálogos de empresas, publicações setoriais, imprensa e anúncios de produtos.
- Nomes empresariais registrados nas Secretarias de Estado (Secretaries of State) dos estados.
- Nomes de domínio e perfis em redes sociais.
Lemos o relatório inteiro; a marca que causa problemas muitas vezes é de uma pequena empresa sem registro, mas com clientes reais.
O padrão jurídico: probabilidade de confusão
A Seção 2(d) do Lanham Act proíbe o registro de uma marca tão parecida com uma marca anterior que possa causar confusão. O USPTO e o Tribunal de Julgamento e Recursos de Marcas (TTAB) aplicam os fatores do caso In re E. I. du Pont de Nemours & Co.; os tribunais aplicam testes muito semelhantes. Os fatores que normalmente decidem uma questão de disponibilidade:
- Semelhança entre as marcas na aparência, no som, no significado e na impressão comercial geral. As marcas não precisam ser idênticas; uma palavra dominante em comum muitas vezes basta.
- Afinidade entre os produtos e serviços. Eles não precisam concorrer entre si; basta que o consumidor espere que venham da mesma origem.
- Canais de comercialização e perfis de compradores.
- Grau de sofisticação do consumidor e o cuidado na compra. Compras baratas e por impulso aumentam o risco.
- Força da marca anterior. Uma marca famosa ou inventada recebe proteção ampla; uma marca descritiva ou em um segmento saturado recebe menos.
- Quantidade de marcas semelhantes já em uso, o que pode mostrar que os consumidores sabem diferenciá-las.
Caráter descritivo e outras questões de registrabilidade
A análise também verifica se a marca pode ser registrada. A Seção 2(e) recusa marcas meramente descritivas, enganosamente descritivas, primordialmente descritivas de origem geográfica ou que sejam primordialmente apenas um sobrenome. Um nome que só está disponível porque ninguém conseguiria registrá-lo não é um bom resultado, e nós dizemos isso.
Diluição de marcas famosas
Titulares de marcas famosas podem impedir usos que as enfraqueçam ou maculem, mesmo sem confusão e sem produtos relacionados. Se um nome candidato lembra uma marca muito conhecida, apontamos esse risco separadamente.
O parecer escrito de disponibilidade
O nosso parecer identifica as marcas relevantes, explica por que cada uma representa ou não um conflito, avalia a registrabilidade e atribui uma classificação de risco. Baixo significa que não encontramos nenhuma marca que um examinador ou concorrente provavelmente citaria. Moderado significa conflitos discutíveis, que podem ser administrados restringindo os produtos, ajustando a marca ou negociando com o titular anterior. Alto significa que esperamos uma recusa, uma oposição ou uma disputa e recomendamos outra marca. Nenhuma busca encontra todos os usos não registrados, então o parecer reduz o risco, mas não o elimina.
Acordos de coexistência e de consentimento
Quando o único obstáculo é uma marca usada em outro mercado, o titular anterior pode concordar que as duas marcas coexistam. Um acordo de consentimento que explique por que a confusão é improvável e como as partes vão evitá-la tem peso significativo no USPTO; uma simples declaração de consentimento tem pouco. Redigimos e negociamos esses acordos e avisamos quando a coexistência apenas adia uma disputa.
Trocar de marca antes ou depois do lançamento
Antes do lançamento, mudar um nome custa algumas horas de design. Depois do lançamento, custa embalagens, sinalização, domínios, publicidade e reputação, e continuar usando uma marca depois de saber de um conflito pode ser tratado como prova de má-fé em uma ação por violação. Faça a busca de dois ou três nomes candidatos logo no início, antes que alguém se apaixone por um deles.
Busca de anterioridade internacional
Os direitos de marca são territoriais, por isso, se você pretende vender no exterior, a busca também deve cobrir esses mercados. Para empresas turcas, isso significa verificar o registro do Instituto Turco de Patentes e Marcas (TÜRKPATENT), além do USPTO. Um pedido pelo Protocolo de Madri depende de um pedido de origem sólido, então um conflito no país de origem pode comprometer a proteção internacional. Veja renovação de marcas e registro internacional.
Monitoramento após a adoção
A busca é um retrato de um momento. Depois da adoção, podemos monitorar novos pedidos no USPTO para que você possa se opor a pedidos conflitantes durante o período de publicação, e monitorar marketplaces e domínios em busca de infratores. Uma objeção precoce é muito mais barata do que a defesa da marca depois que um concorrente já construiu reputação.
Problemas comuns que vemos
- Confiar em uma busca gratuita por correspondência exata e deixar passar equivalentes fonéticos, plurais e marcas figurativas.
- Tratar um registro extinto como prova de que a marca está livre, quando o titular ainda pode estar usando.
- Escolher um nome descritivo que passa fácil na busca, mas não pode ser registrado nem defendido.
- Verificar o nome, mas não o logotipo ou o slogan, ou constituir a empresa antes de verificar o nome; a nossa equipe de constituição de empresas coordena as duas coisas.
Seu advogado de busca de anterioridade
Cagatay Ersoy, fundador e sócio-gerente da Capitol Law Partners, é formado pela Columbia Law School e assessora titulares de marcas em busca de anterioridade, registro e defesa, junto com as práticas empresarial e de imigração do escritório. Nossos advogados e equipe trabalham em inglês, turco, espanhol, português e francês. Atendemos clientes a partir de Washington, DC, Herndon, Virgínia e Nova York, com um escritório em Istambul para titulares de marcas turcos, como parte da nossa prática de propriedade intelectual.
Verifique a sua marca antes de se comprometer com ela
Envie-nos os nomes candidatos e uma descrição dos seus produtos ou serviços. Diremos o que a busca mostra e se vale a pena seguir em frente. Agende uma consulta ou ligue para +1 (202) 440-2272.
