Como se decide a probabilidade de confusão entre marcas?

Duas marcas entram em conflito quando os consumidores provavelmente vão acreditar que os produtos vendidos com uma delas vêm do titular da outra ou estão ligados a ele. Esse é o teste da probabilidade de confusão entre marcas (likelihood of confusion), e ele decide mais questões de marcas do que qualquer outra regra: se o USPTO vai registrar a sua marca apesar de uma anterior, se um concorrente pode impedir você de usá-la e se você pode impedi-lo. O teste não exige marcas idênticas nem produtos idênticos, e é por isso que tantas buscas próprias voltam limpas e tantos pedidos ainda assim recebem uma recusa. O nosso serviço de busca de anterioridade e parecer de disponibilidade de marca aplica esse teste a todo nome candidato antes do protocolo, e os fatores abaixo são os que sustentam a análise.

O teste da probabilidade de confusão entre marcas: os fatores du Pont

O USPTO e o Tribunal de Julgamento e Recursos de Marcas (TTAB) aplicam os fatores da decisão du Pont, do Tribunal de Apelações do Circuito Federal (Federal Circuit). Os tribunais federais, em ações por violação, usam listas muito parecidas com outros nomes. Os fatores que aparecem em quase todos os casos são:

• A semelhança entre as marcas na aparência, no som, no significado e na impressão comercial geral.
• A afinidade entre os produtos ou serviços, conforme descritos no pedido e no registro.
• A semelhança entre os canais de comercialização e as categorias de compradores.
• As condições de compra, incluindo se os compradores são cuidadosos e sofisticados ou compram por impulso.
• A notoriedade ou a força da marca anterior.
• O número e a natureza de marcas semelhantes já em uso para produtos semelhantes.
• Qualquer prova de confusão real, ou de um longo período de coexistência sem confusão.
• Qualquer acordo entre as partes, como um acordo de consentimento ou de coexistência.

Nenhum fator isolado é decisivo, e nem todos os fatores se aplicam a todos os casos. Na prática, os dois primeiros têm a maior parte do peso, e um examinador que encontra marcas semelhantes em produtos relacionados vai recusar o pedido, a menos que algum outro elemento dos autos aponte na direção contrária.

Semelhança entre as marcas: aparência, som e significado

As marcas são comparadas em seu conjunto, mas a comparação dá mais peso à parte dominante. Em uma marca formada por uma palavra distintiva e uma descritiva, a palavra distintiva domina. Em uma marca que combina palavras e um desenho, as palavras geralmente dominam, porque é isso que o consumidor diz quando pede o produto. Acrescentar uma marca da empresa (house mark) ou um termo descritivo à marca de outra pessoa não evita a confusão; muitas vezes a aumenta, porque o consumidor presume que se trata de uma extensão da linha de produtos.

O som importa tanto quanto a grafia. Marcas que parecem diferentes, mas se pronunciam da mesma forma, são tratadas como semelhantes. O significado também importa: uma palavra estrangeira é comparada com a sua tradução para o inglês quando compradores americanos comuns que conhecem aquele idioma a traduziriam. A pergunta é sempre a impressão geral sobre um consumidor que vê as marcas em momentos diferentes e guarda delas uma lembrança geral, e não exata.

Afinidade entre os produtos e serviços

Os produtos não precisam concorrer entre si. Precisam ter afinidade suficiente para que um consumidor que veja marcas semelhantes nos dois presuma uma origem comum. Café e serviços de cafeteria têm afinidade. Software e os serviços de consultoria que o implementam têm afinidade. Roupas e serviços de loja de varejo de roupas têm afinidade. Os examinadores provam a afinidade com registros de terceiros que cobrem os dois tipos de produto com uma única marca e com páginas da web que mostram empresas que vendem os dois.

A comparação usa os produtos conforme descritos no pedido e no registro, e não os produtos efetivamente vendidos. Se o registro diz “roupas”, sem nenhuma restrição, presume-se que ele cobre todas as roupas vendidas em todos os canais normais a todos os compradores habituais, e a sua prova de que o titular só vende casacos de luxo não vai ajudar. É por isso que a especificação de produtos no seu próprio pedido merece uma redação cuidadosa; uma especificação ampla convida conflitos que uma especificação restrita evitaria.

Fatores que mudam o equilíbrio

A força funciona nos dois sentidos. Uma marca anterior famosa ou inventada recebe uma margem ampla, e até produtos distantes podem ser recusados. Uma marca fraca em um segmento saturado recebe uma margem estreita, e provas de que muitos terceiros usam o mesmo termo para produtos semelhantes podem convencer um examinador de que os consumidores distinguem essas marcas por pequenas diferenças. O nosso artigo sobre o que torna uma marca forte explica de onde vem essa força.

Compradores sofisticados, que tomam decisões caras e ponderadas, têm menos probabilidade de se confundir do que consumidores que pegam um item barato na prateleira. Um histórico documentado de coexistência das duas marcas por anos, sem nenhum caso de confusão relatado, ajuda, embora o USPTO dê a isso menos peso do que os tribunais, porque os autos de um pedido são escassos. Um acordo de consentimento bem redigido com o titular anterior, explicando por que a confusão é improvável e o que as partes farão para evitá-la, muitas vezes é decisivo.

Como aplicar o teste antes do protocolo

O objetivo da análise de disponibilidade é fazer essa análise antes que um examinador a faça. Para cada marca que a busca encontrar, pergunte se as partes dominantes são semelhantes, se os produtos são do tipo que uma única empresa vende em conjunto e qual é a força da marca anterior. Uma marca que falha nos dois primeiros fatores é um nome de alto risco, e nenhum argumento posterior vai torná-la segura.

Se você protocolar mesmo assim e o examinador citar a marca anterior, a análise deixa de ser uma previsão e passa a ser um exercício de persuasão; o nosso artigo sobre como responder a uma recusa por probabilidade de confusão explica de que provas uma resposta a office action de marca precisa. E, se o conflito surgir depois do registro, em uma oposição ou em uma ação por violação, os mesmos fatores são discutidos perante o TTAB ou um tribunal por meio do nosso serviço de defesa de marcas e procedimentos no TTAB. Fazer o teste cedo sai mais barato em todas as fases seguintes.

Se uma busca encontrou uma marca semelhante e você quer uma visão clara do risco antes de protocolar, uma consulta com a Capitol Law Partners pode oferecer essa visão. Agende uma consulta.

Este artigo tem caráter meramente informativo e não constitui aconselhamento jurídico. Esta comunicação não estabelece uma relação advogado-cliente.

Cagatay Ersoy. Estratégia prática para fundadores, investidores e empresas em crescimento.

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