Como pesquisar uma marca antes de fazer o pedido no USPTO

O USPTO não verifica se a sua marca está disponível antes do protocolo e não devolve a taxa do pedido quando o examinador cita um registro anterior contra você. Saber como pesquisar uma marca por conta própria é o seguro mais barato contra esse resultado, e também é a primeira coisa que a nossa equipe de busca de anterioridade de marca faz antes de qualquer parecer escrito. Uma busca própria não vai encontrar tudo. Ela vai eliminar os conflitos óbvios e dizer se vale a pena pagar por uma busca completa.

Etapa 1: como pesquisar uma marca na base de dados do USPTO

Comece pelo sistema de busca de marcas do USPTO, que cobre todos os pedidos e registros federais, ativos e extintos. Pesquise primeiro a marca exata e depois cada palavra dela. Olhe os produtos e serviços de cada resultado, e não só a marca, porque a pergunta é sempre se os consumidores esperariam que produtos relacionados com nomes semelhantes viessem da mesma origem. Um resultado em um segmento sem relação pode não importar; um resultado em um segmento vizinho geralmente importa.

Anote a situação de cada registro. As marcas ativas são as que um examinador pode citar. As marcas extintas não podem ser citadas, mas, como explica o nosso artigo sobre usar uma marca extinta, o titular ainda pode estar usando o nome e ainda pode ter direitos de common law.

Se a sua marca inclui um logotipo, pesquise também o desenho. O USPTO atribui códigos de busca de desenho (design search codes) a cada elemento figurativo, e dois logotipos podem entrar em conflito mesmo quando as palavras são diferentes.

Etapa 2: pesquise nomes com som parecido, grafias e traduções

A probabilidade de confusão é avaliada pela aparência, pelo som e pelo significado, então uma busca por correspondência exata pega só uma fração dos conflitos reais. Pesquise equivalentes fonéticos (Kwik e Quick), erros de grafia comuns, formas no singular e no plural, versões com hífen e com as palavras juntas, e a marca com e sem números ou letras. Pesquise isoladamente a palavra dominante de uma marca composta.

Depois, traduza. Pela doutrina dos equivalentes estrangeiros (doctrine of foreign equivalents), uma marca em um idioma moderno que uma parcela significativa dos consumidores americanos entenderia é comparada com a sua tradução para o inglês. Uma palavra em turco ou em espanhol pode colidir com uma marca em inglês que significa a mesma coisa, e vice-versa.

Etapa 3: vá além do registro federal

O registro federal não é a fonte dos direitos de marca nos Estados Unidos; o uso é. Uma empresa que vende com um nome há anos sem nunca ter protocolado nada pode bloquear o seu pedido por meio de uma oposição e pode processar você com base no common law. Essas empresas não aparecem na base de dados do USPTO.

Pesquise os registros estaduais de marcas, que muitos estados disponibilizam pela Secretaria de Estado (Secretary of State). Pesquise os nomes empresariais nos estados onde você atua e onde os concorrentes se concentram. Pesquise registros de domínios, lojas de aplicativos, grandes marketplaces, perfis em redes sociais e catálogos setoriais. Faça pesquisas comuns na web com a marca acompanhada da categoria do produto e da palavra “reviews”. A empresa que obriga você a mudar de marca muitas vezes é uma empresa pequena, com clientes reais e sem advogado.

Etapa 4: leia os resultados como um examinador leria

Uma lista de resultados não é uma resposta. Para cada um, faça as perguntas que o USPTO faz: qual é o grau de semelhança entre as marcas na aparência, no som e na impressão comercial, qual é a afinidade entre os produtos e serviços, eles passam pelos mesmos canais de comercialização até os mesmos compradores, e qual é a força da marca anterior? O nosso artigo sobre como se decide a probabilidade de confusão percorre esses fatores. Não é preciso que os produtos sejam idênticos. Uma palavra dominante em comum em produtos complementares muitas vezes basta para uma recusa.

Pergunte também se a sua marca pode sequer ser registrada. Se a busca mostrar muitas empresas usando o mesmo termo de forma descritiva, o problema pode não ser um conflito, mas uma marca fraca que o USPTO vai recusar como meramente descritiva.

Onde a busca própria termina e começa a análise de disponibilidade

Uma busca própria é confiável em uma coisa: descartar nomes. Se a marca exata está registrada para os mesmos produtos, siga em frente. A busca não é confiável para aprovar nomes, porque as fontes são dispersas, as variações são infinitas e o julgamento sobre o que um resultado significa é jurídico, e não mecânico. Essa é a diferença entre uma busca preliminar (knockout) e uma busca completa, que o nosso artigo sobre busca preliminar e busca completa de marca explica.

Antes de investir em branding ou de fazer o pedido por meio de um serviço de registro de marcas, os nomes que sobreviverem à sua busca devem passar por uma busca completa e por um parecer escrito de disponibilidade. O parecer documenta o que foi encontrado, como um examinador provavelmente vai tratar cada resultado e o que fazer a respeito. É também o registro que você vai querer ter se surgir uma disputa e a outra parte perguntar se você adotou o nome de boa-fé. O conjunto completo de serviços de marcas, da busca à defesa, está descrito na nossa página de direito marcário.

Se a sua própria busca encontrou algo que você não sabe bem como interpretar, uma consulta com a Capitol Law Partners pode dizer se vale a pena seguir com o nome. Agende uma consulta.

Este artigo tem caráter meramente informativo e não constitui aconselhamento jurídico. Esta comunicação não estabelece uma relação advogado-cliente.

Cagatay Ersoy. Estratégia prática para fundadores, investidores e empresas em crescimento.

Precisa de ajuda com este tema? Veja nossa página de busca de anterioridade de marca ou agende uma consulta.