O que torna uma marca forte o bastante para ser protegida?

Uma marca forte é aquela que o USPTO registra sem briga e que um tribunal faz valer contra uma grande variedade de imitadores. A força não tem a ver com o quanto você gosta do nome nem com o quanto ele descreve bem o que você vende. Tem a ver com distintividade: a distância entre o nome e as palavras comuns de que um concorrente precisaria para descrever o mesmo produto. Quanto maior a distância, mais forte a marca. Os nossos serviços de direito marcário para titulares de marcas começam por essa questão, porque cada etapa posterior, da busca de anterioridade à defesa da marca, fica mais fácil com uma marca distintiva e mais difícil com uma descritiva.

Os cinco níveis de força de uma marca

Os tribunais e o USPTO classificam as marcas em cinco categorias ao longo de um espectro. As categorias importam porque decidem se uma marca pode ser registrada e qual será a amplitude da sua proteção.

• Marcas inventadas (fanciful) são palavras criadas, sem significado fora da marca. São a categoria mais forte e podem ser registradas desde o dia do pedido.
• Marcas arbitrárias (arbitrary) são palavras reais usadas para produtos que não têm nada a ver com o seu significado: o nome de uma fruta em computadores, o nome de um planeta em doces. Também são inerentemente distintivas e registráveis.
• Marcas sugestivas (suggestive) insinuam uma qualidade dos produtos, mas exigem imaginação para ligar uma coisa à outra. São inerentemente distintivas e registráveis, e é nelas que se encaixa a maioria dos nomes de marca bem pensados.
• Marcas descritivas (descriptive) transmitem de imediato uma qualidade, característica, função ou finalidade dos produtos. Não podem ser registradas no Principal Register até adquirirem distintividade pelo uso, e mesmo assim continuam fracas.
• Termos genéricos (generic) dão nome ao próprio produto. Nunca podem ser marcas, não importa por quanto tempo ou com que exclusividade sejam usados.

A linha entre o sugestivo e o descritivo é a que importa na prática, e é a que o USPTO traça com mais frequência.

Por que nomes descritivos custam mais com o tempo

Um nome descritivo parece eficiente. Ele diz aos clientes o que você faz e economiza publicidade. Os custos vêm depois e continuam vindo.

No USPTO, uma marca descritiva provoca uma recusa com base na Seção 2(e)(1). O nosso artigo sobre como responder a uma recusa de marca meramente descritiva trata das opções, e nenhuma delas sai de graça: você argumenta que a marca é sugestiva, prova a distintividade adquirida com anos de uso e provas de vendas, ou se contenta com o Supplemental Register (registro suplementar), que não traz nenhuma presunção de validade.

No mercado, uma marca descritiva recebe proteção estreita. Como os concorrentes têm o direito de descrever os próprios produtos com palavras comuns, um tribunal só vai impedir cópias muito próximas, e terceiros que usam o mesmo termo descritivo para produtos semelhantes lotam o segmento. O seu orçamento para defender a marca rende mais com uma marca forte e produz menos com uma fraca.

Uma marca forte também depende do segmento

A distintividade é avaliada em relação aos produtos e ao mercado, e não em abstrato. Uma palavra arbitrária para software pode ser descritiva para alimentos. Uma marca sugestiva em um segmento em que dezenas de empresas usam a mesma raiz é comercialmente fraca, embora seja conceitualmente adequada, porque os consumidores aprenderam a diferenciar essas empresas por pequenos detalhes. Tanto os examinadores quanto os tribunais olham para o uso por terceiros quando decidem quanta proteção uma marca merece.

O contrário também é verdade. Uma marca conceitualmente comum pode se tornar comercialmente forte com uso intenso e publicidade, e é por isso que algumas marcas famosas começaram como termos descritivos. Esse caminho funciona para empresas com orçamento para construir reconhecimento ao longo de anos. É um plano ruim para uma startup que precisa escolher um nome neste trimestre.

Como testar um nome candidato antes de se comprometer

Passe cada finalista por um conjunto curto de perguntas antes que alguém desenhe um logotipo. O nome diz o que o produto é? Se sim, ele é genérico e está fora de questão. Ele descreve um ingrediente, uma função, uma qualidade ou o usuário a que o produto se destina? Um concorrente precisaria razoavelmente dessas palavras para descrever um produto semelhante? O nome é principalmente um sobrenome, ou o nome do lugar onde os produtos são fabricados? É preciso um passo mental para ir do nome ao produto? Se sim, você provavelmente está em território sugestivo.

Depois, faça a busca. Um nome distintivo que outra pessoa já usa para produtos relacionados não está disponível, e uma busca de anterioridade de marca é a única forma de saber. O nosso guia sobre como pesquisar uma marca explica o que uma busca por conta própria consegue encontrar antes de você pedir um parecer escrito.

A escolha que os fundadores realmente enfrentam

Nomes descritivos fazem a própria propaganda e morrem no escritório de marcas. Nomes inventados são registrados com facilidade, mas precisam de publicidade para significar alguma coisa. Marcas sugestivas ficam no meio e costumam ser a resposta certa para uma empresa que quer um nome reconhecível e, ao mesmo tempo, registrável.

Duas estruturas ajudam quando você quer uma mensagem descritiva sem uma marca fraca. Combine uma marca principal (house mark) distintiva com um nome de produto descritivo, para que a marca principal carregue a proteção jurídica e o nome do produto faça a explicação. Ou coloque a mensagem descritiva em um slogan e mantenha distintivo o próprio nome da marca. De qualquer forma, o nome que você pede ao USPTO para registrar deve ser aquele que pode ser defendido, e o nosso serviço de respostas a office actions de marcas vê muito menos recusas quando essa escolha é feita cedo.

Se você está escolhendo entre dois ou três nomes e quer saber qual deles vai se sustentar no USPTO e no mercado, uma consulta com a Capitol Law Partners pode resolver isso antes que comece o investimento em branding. Agende uma consulta.

Este artigo tem caráter meramente informativo e não constitui aconselhamento jurídico. Esta comunicação não estabelece uma relação advogado-cliente.

Cagatay Ersoy. Estratégia prática para fundadores, investidores e empresas em crescimento.

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