Posso usar uma marca extinta que aparece na busca do USPTO?

Uma marca extinta (dead trademark) na base de dados do USPTO diz uma única coisa: o pedido foi abandonado ou o registro foi cancelado ou expirou. Ela não diz que o titular fechou a empresa, parou de usar o nome ou abriu mão dos seus direitos. Como os direitos de marca nos Estados Unidos nascem do uso, e não do registro, uma empresa pode ter direitos de common law exigíveis sobre um nome cujo registro morreu há anos. Tratar um registro extinto como sinal verde é um dos erros mais comuns na análise de disponibilidade, e é um dos motivos pelos quais uma busca completa de anterioridade de marca olha além do campo de situação, para o que o titular anterior está de fato fazendo.

O que significa uma marca extinta na base de dados do USPTO

Todo registro no sistema de busca de marcas do USPTO é marcado como ativo (live) ou extinto (dead). Um pedido se extingue quando é abandonado, geralmente porque o requerente não respondeu a uma office action (exigência ou recusa do examinador), não apresentou uma declaração de uso (Statement of Use) depois de um aviso de deferimento (Notice of Allowance) ou o retirou expressamente. Um registro se extingue quando é cancelado ou expira, quase sempre porque o titular perdeu o prazo da declaração de uso da Seção 8, devida entre o quinto e o sexto ano, ou da declaração combinada com a renovação, devida a cada dez anos. Registros também são cancelados pelo Tribunal de Julgamento e Recursos de Marcas (TTAB) depois de um pedido de cancelamento bem-sucedido.

Um registro extinto tem uma consequência certa: o examinador não vai citá-lo contra o seu pedido. Os examinadores citam apenas registros ativos e pedidos pendentes. Essa é uma vantagem real, e é o começo da análise, e não o fim.

Por que um registro extinto não significa um nome livre

Três coisas podem ser verdadeiras sobre um nome cujo registro está extinto. Primeiro, o titular pode continuar a usá-lo. Empresas perdem prazos de manutenção o tempo todo, e uma empresa que esqueceu de apresentar a declaração da Seção 8 continua com todos os direitos de common law que tinha na véspera. Ela pode se opor ao seu pedido durante a publicação com base no uso anterior e pode processar você se o seu uso puder causar confusão no mercado dela. O nosso artigo sobre direitos de marca sem registro explica o alcance desses direitos.

Segundo, a extinção pode ser temporária. Um pedido abandonado por falta de resposta pode ser reativado por petição em até dois meses a partir do aviso de abandono, e um titular que perdeu um prazo de manutenção ainda pode estar dentro do período de tolerância de seis meses. Um registro que se extinguiu no mês passado não é um sinal seguro.

Terceiro, o titular pode já ter feito um novo pedido. Empresas que deixam um registro caducar muitas vezes protocolam um novo pedido para a mesma marca, e esse novo pedido está ativo e pode ser citado, ainda que o registro antigo esteja extinto. Pesquise o nome do titular, e não apenas a marca.

Como descobrir se o titular anterior ainda usa a marca

Comece pelos registros do USPTO. A situação e o histórico de documentos mostram por que e quando o registro se extinguiu, e se o mesmo titular tem outros pedidos ou registros ativos. Depois, saia do registro. Visite o site e as redes sociais do titular, pesquise anúncios atuais nos marketplaces, verifique se o órgão estadual de registro de empresas mostra a pessoa jurídica como ativa e procure notícias ou avaliações recentes. Uma empresa que ainda opera com o nome geralmente aparece em menos de uma hora de pesquisa. Se o que está em jogo justificar, um investigador profissional pode confirmar se os produtos ainda são vendidos e onde.

Meça a falta de uso pelo critério legal. Segundo o Lanham Act, uma marca é abandonada quando o seu uso é interrompido sem intenção de retomá-lo, e três anos consecutivos sem uso constituem prova prima facie de abandono. Uma marca que não é usada há três anos, por um titular que encerrou as atividades, é uma forte candidata à adoção. Uma marca que sumiu do registro há dezoito meses, de um titular que ainda tem uma loja aberta, não é.

Quando uma marca extinta pode ser usada e como assumi-la

Se o titular anterior desapareceu, os produtos não são mais vendidos e a falta de uso supera com folga os três anos, a marca geralmente está disponível para adoção. Faça o seu próprio pedido por meio de um serviço de registro de marcas no USPTO e construa os seus próprios direitos a partir do seu próprio uso. Não tente comprar o registro extinto; um registro cancelado não tem nada para ceder. Se ainda restar algum fundo de comércio (goodwill) associado ao nome e o antigo titular puder ser encontrado, o caminho mais limpo é comprar a marca e o goodwill por meio de uma cessão escrita e depois fazer um novo pedido em seu próprio nome.

Duas ressalvas. O goodwill residual pode persistir por algum tempo depois que as vendas param, especialmente em produtos de consumo com compradores fiéis, e um tribunal pode concluir que o público ainda associa o nome à antiga origem. E, se o uso que você pretende fazer for próximo da antiga atividade do titular anterior, conte com a possibilidade de que ele, ou um sucessor, perceba quando o seu pedido for publicado.

Registros ativos que parecem extintos

O problema inverso é um registro que continua ativo no USPTO, mas está morto no mercado. Os examinadores vão citá-lo contra você, não importa há quanto tempo o titular parou de usá-lo. Os remédios correm no sentido contrário: um pedido de cancelamento por abandono ou um procedimento de expungement ou de reexamination para retirar os produtos em que a marca nunca foi usada ou deixou de ser usada. Essas ferramentas fazem parte do nosso serviço de defesa de marcas e procedimentos no TTAB e muitas vezes são a forma de eliminar um registro bloqueador que uma busca encontra. De qualquer forma, o campo de situação é onde a investigação começa, e não onde termina; o nosso guia sobre como pesquisar uma marca explica o que verificar em seguida.

Se uma marca extinta ou adormecida está entre você e o nome que você quer, uma consulta com a Capitol Law Partners pode determinar se é seguro adotá-lo ou se é preciso eliminar o obstáculo primeiro. Agende uma consulta.

Este artigo tem caráter meramente informativo e não constitui aconselhamento jurídico. Esta comunicação não estabelece uma relação advogado-cliente.

Cagatay Ersoy. Estratégia prática para fundadores, investidores e empresas em crescimento.

Precisa de ajuda com este tema? Veja nossa página de busca de anterioridade e análise de disponibilidade ou agende uma consulta.