Busca preliminar ou busca completa de marca: qual fazer?

Uma busca preliminar (knockout search) responde a uma pergunta: este nome está obviamente ocupado? Uma busca completa de marca (comprehensive search) responde a uma pergunta mais difícil: é seguro construir uma marca com este nome? A primeira leva horas e olha apenas a base de dados do USPTO. A segunda leva dias, alcança fontes que o USPTO nunca vê e termina em um parecer escrito. A maioria dos projetos de criação de nome precisa das duas, nessa ordem, e o erro que mais vemos no serviço de busca de anterioridade de marca da CLP é tratar um resultado limpo na busca preliminar como se fosse a liberação do nome.

O que uma busca preliminar cobre

A busca preliminar analisa pedidos e registros federais em busca de marcas idênticas ou muito próximas da sua para produtos e serviços relacionados. Ela inclui pedidos pendentes, que importam porque um pedido anterior será citado contra o seu mesmo que ainda não tenha sido registrado. Uma boa busca preliminar também verifica equivalentes fonéticos óbvios e a palavra dominante da marca isoladamente.

A função dela é eliminar. Se existir um resultado direto, o nome está morto e não se deve gastar mais nada com ele. Como é rápida e barata, a busca preliminar é a ferramenta certa para uma lista de cinco ou dez nomes candidatos, e normalmente elimina a maioria deles. O nosso guia sobre como pesquisar uma marca descreve como fazer você mesmo uma versão razoável dessa busca.

O que a busca preliminar não consegue fazer é confirmar a disponibilidade. Ela deixa passar registros estaduais, usuários sem registro, marcas figurativas que conflitam com o seu logotipo e a longa lista de variações de grafia e de tradução que um examinador vai encontrar com ferramentas melhores e mais tempo.

O que uma busca completa de marca acrescenta

Uma busca completa geralmente é compilada por um fornecedor profissional de buscas e depois analisada por um advogado. Ela vai muito além do registro federal.

• Registros federais pesquisados com toda a lógica de variações: equivalentes fonéticos, grafias alternativas, equivalentes em outros idiomas, truncamentos e códigos de desenho.
• Registros estaduais de marcas nos cinquenta estados.
• Fontes de common law: catálogos de empresas, publicações setoriais, bases de dados de imprensa, anúncios de produtos e bases de dados do setor.
• Registros de pessoas jurídicas e de nomes fantasia nos órgãos estaduais de registro de empresas.
• Registros de nomes de domínio e sites ativos.
• Perfis em redes sociais, lojas de aplicativos e lojas em marketplaces.

O relatório resultante pode ter centenas de páginas. O valor não está no número de páginas, mas na leitura. Um advogado percorre os resultados, descarta os irrelevantes, sinaliza as marcas que um examinador ou um concorrente levantaria e redige a análise na forma de um parecer de disponibilidade. O nosso artigo sobre o que um parecer de disponibilidade de marca diz a você descreve esse documento.

Qual busca você precisa em cada fase

Durante o brainstorming, faça buscas preliminares. Elas mantêm o processo criativo realista e evitam que a equipe se apaixone por um nome claramente indisponível.

Antes de se comprometer com um finalista, encomende uma busca completa. Comprometer-se significa qualquer uma das seguintes ações: protocolar um pedido de marca no USPTO, comprar o domínio, desenhar a embalagem, anunciar o nome publicamente ou assinar um contrato de locação com o nome. O custo da busca é pequeno perto de qualquer uma delas.

Encomende uma nova busca completa quando a marca se expandir para novos produtos ou serviços, já que um nome liberado para software nunca foi liberado para vestuário, e quando um logotipo for adotado ou redesenhado, já que os elementos figurativos são pesquisados separadamente das palavras. Uma mudança de marca depois de uma aquisição merece o mesmo tratamento que um nome novo.

O que nenhuma das buscas pode garantir

Nenhuma busca encontra todos os usos não registrados. Uma empresa com uma única loja e sem presença na web ainda pode ter direitos de common law na sua região. Um pedido pode ser protocolado no dia seguinte à sua busca. E a análise envolve juízo: advogados razoáveis podem discordar sobre se duas marcas em produtos vizinhos podem causar confusão, e o examinador designado para o seu processo pode ver a questão de forma diferente de ambos. Uma busca completa reduz o risco a um nível sobre o qual você pode decidir com clareza. Ela não o elimina, e um parecer honesto diz isso.

A relação entre custo e prazo

A busca preliminar é barata o suficiente para ser feita em todos os candidatos. A busca completa custa mais e leva mais tempo, porque o relatório é compilado a partir de muitas fontes e depois analisado marca por marca, por isso ela fica reservada aos nomes que você está pronto para adotar. Comparada ao preço de uma resposta a office action de marca depois de uma recusa, de um procedimento de oposição ou de uma mudança de marca depois do lançamento, ela é a etapa mais barata do processo. Inclua a busca no cronograma de criação do nome, em vez de tratá-la como uma formalidade na semana anterior ao protocolo.

Se você tem uma lista curta e quer saber quais nomes merecem uma busca completa, uma consulta com a Capitol Law Partners pode reduzir essa lista rapidamente. Agende uma consulta.

Este artigo tem caráter meramente informativo e não constitui aconselhamento jurídico. Esta comunicação não estabelece uma relação advogado-cliente.

Cagatay Ersoy. Estratégia prática para fundadores, investidores e empresas em crescimento.

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