Como responder a uma recusa por probabilidade de confusão

Uma recusa por probabilidade de confusão significa que o examinador encontrou um registro ou pedido anterior que, na visão dele, é semelhante o suficiente à sua marca, para produtos relacionados o suficiente, a ponto de os consumidores se confundirem. Ela é emitida com base na Seção 2(d) do Lanham Act, é a recusa de mérito mais comum do USPTO e muitas vezes é retirada depois de uma resposta bem construída. A palavra que importa é construída. A equipe de respostas a office actions do USPTO da CLP trata uma resposta à recusa da Seção 2(d) como uma peça probatória, porque um argumento de que as marcas são diferentes, sozinho, quase nunca convence um examinador que já concluiu o contrário.

Leia a recusa por probabilidade de confusão antes de contestá-la

A office action identifica a marca citada pelo número de registro ou de série, reproduz os produtos e serviços que ela cobre e explica em quais fatores du Pont o examinador se baseou. Comece por aí. Se a citação for um pedido pendente, e não um registro, o examinador vai suspender o seu pedido até que o anterior seja registrado ou se extinga, e a sua estratégia de resposta pode ser esperar e acompanhar, em vez de argumentar. Se o registro citado for antigo, verifique se o titular ainda existe e ainda usa a marca. Se a recusa se apoia em uma especificação de produtos do seu próprio pedido que é mais ampla do que o seu negócio, a solução pode ser uma emenda restritiva, e não uma peça de argumentação.

Anote também todas as outras recusas e exigências da office action. Uma resposta que supera a recusa da Seção 2(d) e ignora a exigência de renúncia (disclaimer) está incompleta, e o prazo descrito no nosso artigo sobre o prazo para responder a uma office action de marca se aplica a tudo isso.

Discuta os fatores du Pont com provas

O examinador ponderou os fatores descritos no nosso artigo sobre como se decide a probabilidade de confusão. A sua resposta pondera esses fatores de novo, e cada ponto precisa de um documento anexo.

• Diferenças entre as marcas. Demonstre que o elemento em comum não é o dominante, que as marcas diferem no som ou no significado, ou que criam impressões comerciais diferentes. Verbetes de dicionário, provas de pronúncia e as marcas como efetivamente apresentadas sustentam esse ponto.
• Diferenças entre os produtos e os canais de comercialização. Demonstre, com páginas da web e fontes do setor, que os produtos são vendidos por canais diferentes a compradores diferentes e que as empresas desse segmento não vendem os dois.
• Fragilidade da marca citada. Apresente registros de terceiros e provas do uso, por terceiros, do termo em comum para produtos semelhantes. Um termo que muitas empresas usam é um termo que os consumidores aprenderam a diferenciar, e o registro citado tem direito apenas a um escopo estreito.
• Sofisticação do comprador. Quando os produtos são caros, técnicos ou comprados por profissionais, demonstre isso.

Anexe as provas à resposta. Afirmações sobre como é o mercado, sem documentos, são tratadas como argumentação do advogado e recebem pouco peso.

Altere a especificação de produtos e serviços

Se a sobreposição vem de uma redação ampla, restrinja-a. A especificação sempre pode ser restringida e nunca ampliada, então uma emenda que exclua os produtos sobrepostos, limite os canais de comercialização ou especifique o público-alvo pode tirar o pedido do caminho da marca citada. Confirme que o escopo restringido ainda cobre o que você vende, porque os produtos excluídos agora não podem ser acrescentados de volta depois. Essa opção muitas vezes é combinada com uma argumentação sobre os produtos restantes.

Obtenha um acordo de consentimento do titular citado

O titular da marca citada pode estar disposto a concordar que as duas marcas coexistam, especialmente quando os negócios atuam em mercados diferentes. O USPTO dá peso real a um acordo de consentimento que explique por que a confusão é improvável, descreva as diferenças entre os produtos e os canais e comprometa as duas partes com medidas para evitar confusão. Ele dá pouco peso a uma simples declaração de que o titular não se opõe. Negociar um acordo adequado leva tempo, e esse é um dos motivos para começar a resposta no primeiro mês, e não no último.

Conteste o registro citado

Se a marca citada não está mais em uso, o registro pode ser atacado. Um pedido de cancelamento por abandono, ou um procedimento de expungement ou de reexamination para retirar os produtos em que a marca nunca foi usada ou deixou de ser usada, pode eliminar a citação. O examinador geralmente suspende o seu pedido enquanto esse procedimento corre. Esses procedimentos são conduzidos pelo nosso serviço de defesa de marcas e procedimentos no TTAB, e saber se valem o custo depende da força da marca citada e do quanto você está comprometido com a sua. Um registro anterior da sua própria marca para produtos relacionados, se você tiver um, também merece ser mencionado, porque o examinador deve levar em conta que as duas marcas já coexistiram no registro.

Se o examinador mantiver a recusa

Uma resposta que não convence o examinador resulta em uma office action final. Nesse ponto, você pode pedir reconsideração com novas provas, recorrer ao Tribunal de Julgamento e Recursos de Marcas (TTAB) ou fazer as duas coisas, como explica o nosso artigo sobre o que acontece depois de uma office action final. Os autos que você constrói agora são os autos que o TTAB vai analisar, então a primeira resposta é o lugar para incluir todos os documentos que importam. E, se a recusa revelar que a marca nunca esteve livre, o melhor investimento pode ser uma nova busca de anterioridade de marca e um nome mais forte, em vez de um recurso.

Se você recebeu uma recusa da Seção 2(d) e quer uma avaliação honesta sobre a possibilidade de superá-la, uma consulta com a Capitol Law Partners pode oferecer essa avaliação antes que o prazo fique apertado. Agende uma consulta.

Este artigo tem caráter meramente informativo e não constitui aconselhamento jurídico. Esta comunicação não estabelece uma relação advogado-cliente.

Cagatay Ersoy. Estratégia prática para fundadores, investidores e empresas em crescimento.

Precisa de ajuda com este tema? Veja nossa página de respostas a recusas por probabilidade de confusão ou agende uma consulta.