O que um parecer de disponibilidade de marca diz a você?

Um relatório de busca é uma pilha de registros. Um parecer de disponibilidade de marca (trademark availability opinion) é o que um advogado conclui a partir deles: quais das centenas de resultados realmente ameaçam a sua marca, qual a probabilidade de o USPTO recusar o seu pedido, qual a probabilidade de um titular anterior se opor e o que você deve fazer em relação a cada risco. O parecer é o produto final do nosso serviço de busca de anterioridade e parecer escrito de disponibilidade, e é o documento que o cliente lê, guarda e no qual se apoia. Veja o que ele deve conter e como usá-lo.

O que entra em um parecer de disponibilidade de marca

O parecer começa definindo o que foi pesquisado: a marca como você pretende usá-la, os produtos e serviços que ela vai cobrir e as fontes analisadas. Esse escopo importa, porque um parecer sobre uma marca nominativa para software não diz nada sobre um logotipo ou sobre vestuário. O nosso artigo sobre busca preliminar e busca completa de marca explica por que é a busca completa que deve servir de base para um parecer.

O corpo do parecer percorre as marcas anteriores que importam. Para cada uma, ele informa quem é o titular, o que ela cobre, se está ativa ou extinta e por que representa ou não um conflito segundo os fatores de probabilidade de confusão. Resultados irrelevantes são descartados com uma frase. Casos duvidosos ganham um parágrafo.

Em seguida, o parecer trata da registrabilidade, independentemente de qualquer conflito: se o USPTO provavelmente vai considerar a marca descritiva, um sobrenome, geográfica ou não registrável por outro motivo. Ele termina com uma classificação de risco, uma recomendação e, quando o risco é administrável, uma lista de medidas que o reduziriam.

Como ler a classificação de risco

A maioria dos pareceres classifica o risco em uma escala de três níveis, e cada nível significa algo específico. Risco baixo significa que a busca não encontrou nenhuma marca que um examinador ou um concorrente provavelmente citaria, nem nenhum problema de registrabilidade; faça o pedido com confiança. Risco moderado significa que a busca encontrou conflitos discutíveis ou uma questão de registrabilidade que pode ser administrada com a redação, as provas ou a negociação certas; faça o pedido com um plano. Risco alto significa que o advogado espera uma recusa, uma oposição ou uma disputa e recomenda outra marca.

O que a classificação nunca significa é uma garantia. Um usuário sem registro e sem presença na web pode passar despercebido. Um pedido pode ser protocolado no dia seguinte à busca. E o examinador designado para o seu processo exerce juízo próprio. Um bom parecer diz isso com clareza, em vez de esconder o aviso em um texto padrão.

Questões de registrabilidade que o parecer deve apontar

Um nome pode estar livre de conflitos e ainda assim fracassar no USPTO. O parecer deve dizer se a marca descreve de imediato os produtos, se é principalmente um sobrenome, se dá nome a um lugar associado aos produtos ou se uma parte dela é genérica e vai precisar de uma renúncia (disclaimer). Ele também deve apontar se a marca lembra uma marca famosa a ponto de provocar uma alegação de diluição, que não depende de produtos relacionados nem de confusão. Essas questões mudam a recomendação. Um nome descritivo que passa em todas as buscas de conflito continua sendo uma marca fraca, e o parecer deve dizer se vale a pena o esforço de buscar uma alternativa mais forte.

O que o parecer recomenda quando o risco é moderado

O risco moderado é onde o parecer justifica os honorários, porque a recomendação é um conjunto de opções, e não um sim ou um não. Dependendo do conflito, essas opções incluem restringir a especificação de produtos para evitar a sobreposição, ajustar a marca para que o elemento dominante seja diferente, procurar o titular anterior para um acordo de consentimento ou de coexistência, investigar se um registro citado ainda está em uso e poderia ser cancelado, ou fazer o pedido e se preparar com antecedência para a office action (exigência ou recusa do examinador) que o parecer prevê. Cada opção tem um custo e um risco residual, e o parecer deve expor os dois para que você possa escolher. O nosso artigo sobre como se decide a probabilidade de confusão explica os fatores que o parecer aplica quando pesa essas opções.

Como usar o parecer depois de recebê-lo

Decida e aja logo depois de decidir. Um parecer de disponibilidade é um retrato do registro na data da busca, e quanto mais você demora para fazer o pedido, maior a chance de um novo pedido chegar antes do seu. Se o parecer apoiar o pedido, o próximo passo é um pedido de marca no USPTO redigido de acordo com o escopo que o parecer liberou.

Guarde o parecer. Ele é uma orientação jurídica protegida pelo sigilo profissional (privilege) e também é uma prova. Se surgir uma disputa no futuro e a outra parte alegar que você adotou a marca de má-fé, um parecer escrito de um advogado, no qual você se apoiou antes do lançamento, é uma resposta concreta. Por fim, trate o parecer como algo que tem prazo de validade. Encomende uma nova busca antes de expandir para novos produtos, adotar um novo logotipo ou levar a marca ao exterior, já que o parecer original não cobre nada disso. O conjunto mais amplo de serviços de marcas que o parecer alimenta está descrito na nossa página de direito marcário.

Se você tem um relatório de busca e quer saber o que ele significa para a sua marca, uma consulta com a Capitol Law Partners pode transformá-lo em uma decisão. Agende uma consulta.

Este artigo tem caráter meramente informativo e não constitui aconselhamento jurídico. Esta comunicação não estabelece uma relação advogado-cliente.

Cagatay Ersoy. Estratégia prática para fundadores, investidores e empresas em crescimento.

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