Como funciona o pedido de marca com intenção de uso nos EUA?

O pedido de marca com intenção de uso (intent-to-use application) permite protocolar o pedido no USPTO antes de você ter vendido um único produto com a marca. Você faz o pedido com base na Seção 1(b) do Lanham Act, apoiado em uma intenção genuína (bona fide) de usar a marca no comércio; o pedido é examinado e publicado como qualquer outro, e o registro só é concedido depois que você comprova o uso. A vantagem é a prioridade: quando a marca é registrada, os seus direitos retroagem à data do pedido, à frente de qualquer pessoa que tenha adotado uma marca semelhante enquanto você ainda desenvolvia o produto. O nosso serviço de registro de marcas no USPTO faz a maioria dos pedidos anteriores ao lançamento com esse fundamento, e o processo tem prazos que pegam desprevenidos os requerentes que tratam o protocolo como a linha de chegada.

O que realmente significa intenção genuína de uso

A lei exige uma intenção real e documentada de usar a marca nos produtos ou serviços listados, e não o desejo de reservar uma palavra para o caso de ela vir a ser útil. Um pedido feito para estocar um nome, ou para cobrir quarenta produtos que o requerente não tem nenhum plano de fabricar, pode ser atacado por falta de intenção genuína e anulado, geralmente por um opoente em um procedimento no TTAB que exige os registros comerciais do requerente.

Guarde provas desde o início: um plano de negócios que mencione a marca, arquivos de desenvolvimento do produto, correspondência com fornecedores, protótipos visuais (mock-ups) e rascunhos de marketing. As provas não vão no pedido, mas devem existir na data do protocolo. Limite a especificação de produtos e serviços ao que você realmente pretende oferecer.

O pedido de marca com intenção de uso, passo a passo

• Protocole o pedido da Seção 1(b) com a marca, o titular, a especificação de produtos e serviços e a taxa de cada classe.
• O examinador analisa o pedido quanto às mesmas questões de mérito e de procedimento de um pedido baseado em uso. Qualquer office action (exigência ou recusa do examinador) deve ser respondida no prazo, ou o pedido é abandonado.
• Se aprovada, a marca é publicada para oposição, e terceiros têm trinta dias para se opor ou pedir mais prazo.
• Quando nenhuma oposição prospera, o USPTO emite um aviso de deferimento (Notice of Allowance). Isso não é um registro; é a autorização para comprovar o uso.
• Você apresenta uma declaração de uso (Statement of Use) com uma prova de uso (specimen) e as datas do primeiro uso, paga a taxa, e o USPTO examina a prova.
• Quando a declaração de uso é aceita, o registro é concedido.

O intervalo entre o aviso de deferimento e a aceitação da declaração de uso é onde se perde a maioria dos pedidos com intenção de uso.

Statement of Use ou Amendment to Allege Use

Se você começar a usar a marca antes de o pedido ser aprovado para publicação, pode apresentar uma alegação de uso por emenda (Amendment to Allege Use), que converte o pedido para o fundamento de uso e permite que ele seja registrado logo após a publicação. Se começar a usar depois do aviso de deferimento, você apresenta uma declaração de uso. Entre a aprovação para publicação e o aviso de deferimento, há uma janela em que nenhum dos dois documentos é aceito; o uso que começa nesse período é simplesmente informado depois, na declaração de uso.

Os dois documentos exigem uma prova de uso que mostre a marca em uso efetivo nos produtos ou serviços listados, e os dois permitem excluir produtos que você ainda não usa, mas nunca acrescentar novos. Uma prova que não mostra uso real provoca uma recusa, e o nosso artigo sobre como corrigir uma recusa da prova de uso explica o que o USPTO aceita.

Prazos depois do aviso de deferimento

A declaração de uso vence em seis meses a partir do aviso de deferimento. Se você ainda não usa a marca, pode apresentar um pedido de prorrogação de prazo (Request for Extension of Time) antes desse vencimento, o que garante mais seis meses. Cada prorrogação exige uma taxa e uma declaração verificada de que você ainda tem a intenção genuína de usar a marca e, a partir da segunda prorrogação, uma declaração sobre os seus esforços contínuos, como o desenvolvimento do produto ou a preparação do marketing. Há até cinco prorrogações disponíveis, por um máximo de trinta e seis meses a partir do aviso de deferimento.

Se você perder o prazo sem uma prorrogação protocolada, o pedido é abandonado. Uma petição de reativação (petition to revive) é possível em até dois meses a partir do aviso de abandono, se o atraso não foi intencional, mas, depois que essa janela se fecha, o único caminho é um novo pedido, com uma data de protocolo nova e posterior. Os três anos são generosos; os marcos de seis meses dentro deles, não.

Intenção de uso ou pedido baseado em uso

Faça o pedido com base em uso, pela Seção 1(a), quando você já vende os produtos ou presta os serviços entre estados. É mais simples, pula a fase da declaração de uso e o registro sai mais cedo. Faça o pedido com base em intenção de uso quando o lançamento ainda estiver por vir, quando um concorrente puder plausivelmente adotar o nome primeiro ou quando você quiser o pedido pendente enquanto o produto é finalizado.

Duas regras da intenção de uso afetam o planejamento. Primeiro, o pedido não pode ser cedido antes de uma alegação de uso, exceto a um sucessor do negócio do requerente, então faça o pedido em nome da pessoa jurídica que vai de fato usar a marca; o nosso artigo sobre quem deve ser o titular da marca explica por que essa escolha é definitiva. Segundo, o nome deve passar por uma análise de busca de anterioridade e disponibilidade de marca antes do protocolo, exatamente como aconteceria em um pedido baseado em uso, porque uma recusa por probabilidade de confusão custa o mesmo nos dois casos e a resposta à office action vai vencer no mesmo prazo curto. Lembre-se também de que a marca é apenas uma das proteções de propriedade intelectual disponíveis nos Estados Unidos.

Se você já escolheu um nome e o lançamento está a meses de distância, uma consulta com a Capitol Law Partners pode determinar se um pedido com intenção de uso se encaixa no seu cronograma e no seu orçamento. Agende uma consulta.

Este artigo tem caráter meramente informativo e não constitui aconselhamento jurídico. Esta comunicação não estabelece uma relação advogado-cliente.

Cagatay Ersoy. Estratégia prática para fundadores, investidores e empresas em crescimento.

Precisa de ajuda com este tema? Veja nossa página de registro de marcas e pedidos no USPTO ou agende uma consulta.