Qual é o prazo para responder a uma office action de marca?

Na maioria dos pedidos de marca, o prazo para responder a uma office action (exigência ou recusa do examinador) do USPTO é de três meses a partir da data de emissão impressa na office action, e você pode obter uma única prorrogação adicional de três meses apresentando um pedido e pagando a taxa antes do vencimento do primeiro prazo. Essa regra para o prazo da office action de marca vale desde o fim de 2022 e substituiu o antigo prazo de seis meses. Os pedidos que chegaram ao USPTO pelo Protocolo de Madri mantêm um prazo de seis meses, sem prorrogação. Se você perder o prazo da office action de marca, o pedido é abandonado, por isso a primeira coisa que a nossa equipe de respostas a office actions de marcas faz com qualquer processo novo é confirmar a data de emissão e lançá-la no controle de prazos.

Como contar o prazo corretamente

O prazo começa a correr na data de emissão da office action, e não no dia em que você lê o e-mail ou no dia em que ele chegou à sua caixa de entrada. O USPTO envia um aviso para o e-mail de correspondência cadastrado, e a própria office action fica disponível no registro on-line do pedido. Consulte o registro em vez de confiar no e-mail, porque os avisos vão parar na pasta de spam, com advogados antigos e em endereços que ninguém mais verifica.

A resposta vence às 23h59, horário do Leste dos EUA (Eastern Time), na data do vencimento. Se essa data cair em um sábado, domingo ou feriado federal no Distrito de Colúmbia, o prazo passa para o dia útil seguinte. O protocolo é eletrônico e o horário que vale é o do USPTO, então uma resposta iniciada às 23h50, com um upload lento, é uma resposta protocolada fora do prazo.

As office actions pós-registro, aquelas emitidas quando uma declaração de manutenção é examinada, seguem a mesma regra de três meses com uma única prorrogação, no momento em que este texto foi escrito. Confirme o prazo informado em cada office action, porque o USPTO já mudou essas regras mais de uma vez.

O pedido de prorrogação

A prorrogação não é automática. Você precisa apresentar um pedido de prorrogação de prazo e pagar a taxa dentro dos três meses originais. Depois que ela é concedida, a resposta vence em seis meses a partir da data de emissão. Não há segunda prorrogação, e não há prorrogação nenhuma para pedidos pelo Protocolo de Madri. Use a prorrogação quando precisar de tempo para reunir provas, negociar um acordo de consentimento ou obter uma prova de uso (specimen) substituta, e não como regra. Os três meses a mais custam dinheiro e atrasam o registro, e uma resposta que poderia ser protocolada na sexta semana deve ser protocolada na sexta semana.

Como é uma resposta completa

O prazo é só metade da regra. A resposta deve tratar de todas as recusas e de todas as exigências da office action. Uma resposta que contesta a recusa por probabilidade de confusão, mas ignora a exigência de renúncia (disclaimer), está incompleta, e o examinador pode tratá-la como falta de resposta ou emitir uma office action final sobre o ponto em aberto. Leia a office action até o fim, liste cada item e responda a cada um. Os nossos artigos sobre como responder a uma recusa por probabilidade de confusão e sobre o que acontece depois de uma office action final tratam do mérito; este artigo trata do relógio.

O que acontece se você perder o prazo da office action de marca

O USPTO emite um aviso de abandono. A partir daí, você tem dois meses contados da data desse aviso para apresentar uma petição de reativação (petition to revive), que deve declarar que o atraso não foi intencional e deve incluir a resposta que deveria ter sido apresentada. “Não intencional” é um critério baixo, que cobre descuidos e falhas de comunicação; ele não cobre a decisão de não responder seguida de um arrependimento.

Se você nunca recebeu o aviso de abandono, ainda pode apresentar a petição em até dois meses a partir da data em que soube do abandono, observado um limite máximo contado da data de abandono que consta nos registros do USPTO. Depois que essas janelas se fecham, o pedido não pode ser reativado. O único caminho é um novo pedido, com uma nova data de protocolo e uma nova taxa, e toda marca protocolada por outra pessoa nesse meio-tempo fica à sua frente.

Por que responder cedo sai mais barato

Várias das melhores respostas a uma office action exigem um tempo que uma resposta feita na última semana não tem.

• Um acordo de consentimento com o titular de uma marca citada exige encontrar o titular, abrir uma negociação e redigir termos que os dois lados aceitem.
• Provas de distintividade adquirida significam reunir números de vendas, registros de publicidade e declarações das pessoas que detêm essas informações.
• Uma prova de uso substituta precisa ter estado em uso na data relevante, então você pode precisar de capturas arquivadas de páginas da web ou de fotografias datadas.
• Se o pedido foi feito por um serviço on-line ou pelo próprio requerente, um novo advogado precisa de tempo para analisar todo o processo e, no caso de requerentes domiciliados fora dos Estados Unidos, para apresentar a constituição de advogado que o USPTO exige antes que qualquer outra coisa possa andar.

Começar a resposta no primeiro mês deixa espaço para tudo isso. O prazo de três meses é adequado para uma resposta bem conduzida e apertado para uma que começa tarde. Se a recusa revelar que o problema é a própria marca, o tempo é mais bem aproveitado decidindo se vale continuar ou fazer o pedido de uma marca mais forte por meio do nosso serviço de registro de marcas, como explica a nossa visão geral de direito marcário.

Se você tem uma office action em mãos e não sabe ao certo quando ela vence ou o que exige, uma consulta com a Capitol Law Partners pode confirmar as duas coisas ainda nesta semana. Agende uma consulta.

Este artigo tem caráter meramente informativo e não constitui aconselhamento jurídico. Esta comunicação não estabelece uma relação advogado-cliente.

Cagatay Ersoy. Estratégia prática para fundadores, investidores e empresas em crescimento.

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