Quem deve ser o titular da marca: você ou a sua empresa?

O requerente de uma marca deve ser o titular da marca no dia em que o pedido é protocolado, e o titular é quem controla a natureza e a qualidade dos produtos ou serviços vendidos com ela. Essa regra decide, na maioria dos casos, quem deve ser o titular da marca: a empresa operacional, e não o fundador. Um pedido feito por alguém que não era titular da marca na data do protocolo é nulo, e o USPTO não permite corrigi-lo alterando o nome do requerente nem cedendo o pedido depois. A equipe de direito marcário da CLP verifica a titularidade antes de qualquer pedido, porque esse é o único erro que não tem remédio.

Por que a questão da titularidade importa mais do que parece

Um pedido nulo parece normal no registro. O USPTO raramente detecta o problema durante o exame, o registro é concedido e todos se esquecem do assunto. O defeito aparece anos depois, justamente quando o registro mais importa: o advogado de um concorrente, em uma ação por violação, investiga quem de fato vendia os produtos na data do pedido, ou a equipe de due diligence de um comprador pergunta por que o nome do fundador está no certificado se a empresa toca o negócio desde o primeiro dia. Nesse momento, o registro pode ser cancelado e, com ele, a data de prioridade nacional que você achava que tinha.

O problema é comum porque os fundadores fazem o pedido cedo, muitas vezes antes de a empresa existir ou enquanto ainda estão decidindo a estrutura. O nosso artigo sobre nome empresarial e marca explica por que a pessoa jurídica e a marca são questões separadas; este artigo trata de colocar o nome certo no pedido de marca.

Quando a empresa deve ser a titular da marca

Se a empresa fabrica ou adquire os produtos, define os padrões, atende às reclamações dos clientes e assina os contratos, é a empresa que controla a qualidade, e é ela que deve ser a requerente. Esse é o caso normal de uma empresa de produtos, de um restaurante, de uma agência ou de uma empresa de software. É também o que investidores, credores e compradores esperam ver. Uma marca que pertence a um fundador pessoa física é um ativo que a empresa não controla, e um term sheet geralmente vai exigir que ela seja cedida à empresa antes do fechamento.

Se a empresa ainda não foi constituída, constitua-a primeiro. O nosso serviço de constituição e estruturação de empresas programa a constituição para que a pessoa jurídica já exista quando o pedido for feito em nome dela. Fazer um pedido com base em intenção de uso em nome do fundador, como solução provisória, é um erro, tanto porque o fundador pode não ter a intenção genuína (bona fide) de usar a marca pessoalmente quanto porque, como observa o nosso artigo sobre pedidos de marca com base em intenção de uso, um pedido desse tipo não pode ser cedido antes do uso, exceto a um sucessor do negócio do requerente.

Quando um fundador ou uma holding pode ser o titular

A titularidade por uma pessoa física ou por uma holding é legítima quando a estrutura é real. Um fundador que licencia a marca para a empresa operacional, controla a qualidade do que a empresa vende e documenta esse controle em uma licença escrita é o titular segundo a regra das empresas relacionadas (related companies) do Lanham Act, e o uso pela empresa conta como uso pelo fundador. Grupos com várias subsidiárias operacionais muitas vezes mantêm todas as marcas em uma controladora ou em uma holding de PI pelo mesmo motivo.

Duas condições fazem isso funcionar. A licença deve ser escrita e deve dar ao titular um controle real de qualidade, que o titular efetivamente exerce. Uma licença sem controle de qualidade, às vezes chamada de licença nua (naked license), pode levar à conclusão de que a marca foi abandonada. E a estrutura deve servir a um propósito, como proteção patrimonial, planejamento tributário ou uma marca pessoal que sobreviva a qualquer empresa específica, e não apenas ao desejo do fundador de manter o nome em uma conta pessoal.

Titulares estrangeiros têm uma etapa a mais. Um requerente domiciliado fora dos Estados Unidos, inclusive uma controladora turca que detém marcas nos EUA, deve ser representado perante o USPTO por um advogado habilitado em um estado americano, e o pedido não pode ser registrado até que um advogado se apresente.

Como corrigir um pedido feito no nome errado

Se o pedido ainda não foi registrado, a solução é um novo pedido no nome correto, que recebe uma nova data de protocolo. O pedido original pode ser abandonado expressamente. Se o registro já foi concedido, uma cessão do fundador para a empresa não corrige o defeito, porque o fundador não tinha nada para ceder na data do pedido. O caminho prático é um novo pedido em nome da empresa, mantido ao lado do registro com defeito, para que exista um registro válido antes que alguém conteste o antigo. O nosso serviço de registro de marcas no USPTO cuida dos dois pedidos em conjunto.

A análise é diferente se o fundador de fato era o titular na data do pedido, por exemplo como empresário individual (sole proprietor) antes de constituir a empresa. Nesse caso, o fundador era o titular da marca, o pedido era válido, e uma cessão escrita da marca, com o respectivo fundo de comércio (goodwill), para a nova empresa, averbada no USPTO, transfere a marca sem problemas.

Como manter a titularidade em ordem depois do registro

• Averbe toda cessão no USPTO. As cessões devem ser feitas por escrito e devem transferir o goodwill junto com a marca.
• Atualize o titular que consta no registro depois de uma fusão, de uma transformação de LLC em corporation ou de uma mudança de nome, para que o registro corresponda à pessoa jurídica que usa a marca.
• Inclua cláusulas de controle de qualidade em toda licença, inclusive em licenças para afiliadas e distribuidores.
• Trate da marca nos acordos entre fundadores e nas cláusulas de compra e venda de participações (buy-sell), para que um cofundador que saia da empresa não possa reivindicá-la.
• Revise a titularidade antes de cada declaração de manutenção, já que uma declaração de uso apresentada pela parte errada cria os seus próprios problemas.

Se você está prestes a fazer o pedido e não tem certeza de qual pessoa jurídica deve ser a requerente, ou suspeita que um registro existente está no nome errado, uma consulta com a Capitol Law Partners pode resolver isso antes que vire um problema de due diligence. Agende uma consulta.

Este artigo tem caráter meramente informativo e não constitui aconselhamento jurídico. Esta comunicação não estabelece uma relação advogado-cliente.

Cagatay Ersoy. Estratégia prática para fundadores, investidores e empresas em crescimento.

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