Por que a prova de uso da marca foi recusada e como corrigir?

Uma recusa da prova de uso (specimen refusal) significa que o examinador olhou a imagem que você enviou e não viu a sua marca sendo usada no comércio nos produtos ou serviços listados no pedido. A marca em si pode estar perfeita. O problema é de prova, e na maioria dos casos ele pode ser corrigido com a substituição por uma prova de uso que mostre o uso real e com a declaração verificada de que esse uso existia na data relevante. Os problemas com a prova de uso estão entre as questões mais comuns de que trata a nossa página de respostas a office actions de marcas para requerentes que fizeram o pedido por conta própria, porque as regras sobre o que conta como uso são mais rígidas do que parecem.

O que uma prova de uso deve mostrar

Para produtos, a prova de uso deve mostrar a marca nos próprios produtos, nas embalagens ou rótulos, em etiquetas ou em um expositor associado aos produtos no ponto de venda. Uma página da web serve se mostrar a marca perto de uma imagem ou descrição dos produtos e oferecer ao comprador uma forma de encomendá-los, como um preço e um botão de adicionar ao carrinho. Para serviços, a prova de uso deve mostrar a marca usada na publicidade ou na prestação dos serviços, com uma referência aos próprios serviços: um site, um folheto, uma fachada com letreiro, uma captura de tela do serviço em funcionamento.

Três regras valem para os dois casos. A marca na prova de uso deve corresponder à marca na representação (drawing) do pedido. A prova deve mostrar a marca com os produtos ou serviços efetivamente listados no pedido, e não com outra coisa que a empresa venda. E o uso deve ser real: a prova deve ser algo que um cliente de fato viu, e não uma imagem preparada para o pedido.

Os motivos mais comuns para a recusa da prova de uso

• A prova é uma montagem (mock-up), uma renderização, uma prova de gráfica ou uma imagem alterada digitalmente. Os examinadores procuram sinais de edição e pedem prova de que o item existe.
• A prova é publicidade de produtos. Um anúncio é aceitável para serviços, mas não para produtos, em que a marca deve aparecer no produto, na embalagem ou em um expositor no ponto de venda.
• Uma página da web usada como prova para produtos mostra a marca, mas não oferece forma de compra, ou omite o URL e a data em que a página foi acessada ou impressa, que são obrigatórios.
• A marca na prova é diferente da representação, por exemplo uma versão estilizada com palavras diferentes quando o pedido foi feito para uma marca em caracteres padrão (standard characters), ou um logotipo sem um dos elementos.
• A marca aparece apenas como nome comercial ou nome da empresa em um rodapé, e não como marca dos produtos ou serviços listados.
• O uso é ornamental: um slogan estampado na frente de uma camiseta é lido como decoração, e não como identificador de origem.
• A prova é uma nota fiscal, um cartão de visita, um comunicado à imprensa ou um documento interno, e nenhum deles mostra uso no comércio para produtos.

A office action informa qual desses problemas o examinador encontrou. Leia-a com atenção, porque a solução depende do motivo.

Como corrigir com uma prova de uso substituta

Uma prova substituta precisa ter estado em uso no comércio na data relevante ou antes dela: a data do pedido, para um pedido baseado em uso, ou a data em que a declaração de uso (Statement of Use) ou a alegação de uso por emenda (Amendment to Allege Use) foi apresentada, para um pedido com base em intenção de uso. Você apresenta a nova prova com uma declaração verificada de que ela estava em uso pelo menos desde essa data. A declaração é assinada sob pena de perjúrio, então a data precisa estar certa.

Essa regra de tempo é o motivo pelo qual reunir provas importa. Separe fotografias datadas dos produtos, capturas arquivadas do site, registros de envio que vinculem a embalagem à data e capturas de tela de anúncios em marketplaces com o registro de data e hora. Uma prova que existe hoje, mas não existia na data do pedido, não pode ser usada, por melhor que pareça. O prazo de resposta é o mesmo de qualquer office action, como explica o nosso artigo sobre o prazo para responder a uma office action de marca, e reunir provas históricas é um dos motivos para começar cedo.

Quando você não consegue apresentar uma prova de uso aceitável

Se a marca simplesmente não estava em uso na data relevante, não existe prova substituta, e as opções honestas são limitadas. Antes da publicação, um pedido baseado em uso pode ser alterado para o fundamento de intenção de uso da Seção 1(b), o que elimina por enquanto a exigência da prova de uso e permite apresentar a declaração de uso quando o uso real começar; o nosso artigo sobre como funcionam os pedidos de marca com intenção de uso trata desse caminho. Se o problema se limita a alguns dos produtos listados, exclua esses produtos e mantenha os demais. Se a recusa é por caráter ornamental, as respostas incluem uma prova que mostre a marca em uma etiqueta pendurada (hang tag) ou em um rótulo, a prova de que a marca já funciona como marca para outros produtos, ou a transferência para o Supplemental Register (registro suplementar). Quando nada disso se encaixa, um novo pedido feito depois que o uso começar é mais limpo do que uma resposta que força os fatos, o que pode invalidar o registro no futuro.

Como evitar a recusa no próximo pedido

Capture a prova de uso a partir do produto ou da página em funcionamento, e não de um arquivo de design. Em páginas da web, inclua na captura o URL completo e a data de acesso. Mostre a marca exatamente como na representação, ao lado dos produtos, com um preço ou uma opção de compra. Use uma prova por classe e confirme que ela mostra pelo menos um dos produtos daquela classe. Guarde os originais, datados, para o caso de um examinador ou um adversário pedi-los no futuro. O nosso serviço de registro de marcas no USPTO revisa as provas de uso antes do protocolo exatamente por esse motivo, e o conjunto mais amplo de regras para os pedidos está resumido na nossa visão geral de direito marcário.

Se você recebeu uma recusa da prova de uso e não tem certeza se os seus registros sustentam uma prova substituta, uma consulta com a Capitol Law Partners pode organizar as provas e as opções rapidamente. Agende uma consulta.

Este artigo tem caráter meramente informativo e não constitui aconselhamento jurídico. Esta comunicação não estabelece uma relação advogado-cliente.

Cagatay Ersoy. Estratégia prática para fundadores, investidores e empresas em crescimento.

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