O que acontece depois de uma office action final de marca?

Uma office action final é a manifestação do examinador de que a sua primeira resposta não resolveu a recusa ou a exigência e de que o exame normal terminou. Ela não é o indeferimento do pedido e não é o fim da linha. Dentro do prazo de resposta, você pode pedir que o examinador reconsidere, recorrer ao Tribunal de Julgamento e Recursos de Marcas (TTAB), fazer as duas coisas ao mesmo tempo ou concluir que a marca não vale a briga e protocolar algo mais forte. Cada caminho tem um custo diferente e uma chance de sucesso diferente, e a prática de office actions e recursos de marcas da CLP começa perguntando qual deles os autos sustentam.

Por que o examinador emitiu uma office action final

Uma office action só pode ser tornada final em relação a uma questão levantada na office action não final anterior e que a sua resposta não superou. Se o examinador levantar uma nova recusa ou uma nova exigência, esse ponto deve ser apresentado em uma office action não final, e você ganha uma nova chance de responder. Leia a office action final com atenção para encontrar qualquer ponto novo, porque essa distinção afeta tanto as suas opções quanto o seu prazo.

A office action final também mostra o quanto você chegou perto. Um examinador que escreve duas páginas respondendo às suas provas foi tocado por elas; um examinador que repete a primeira office action palavra por palavra não foi. Esse tom é um indicativo aproximado de se a reconsideração tem alguma chance.

Caminho 1: pedido de reconsideração

O pedido de reconsideração volta ao mesmo examinador com algo novo: provas adicionais, um novo argumento ou uma alteração que cumpra a exigência. É a ferramenta certa quando a solução é concreta, como incluir uma renúncia (disclaimer) que o examinador exigiu, restringir a especificação de produtos para eliminar uma sobreposição, substituir a prova de uso (specimen) por outra que estava em uso na data relevante ou apresentar um acordo de consentimento obtido depois da primeira resposta. Os nossos artigos sobre como responder a uma recusa por probabilidade de confusão e sobre como responder a uma recusa de marca meramente descritiva descrevem os tipos de prova que convencem um examinador.

O pedido de reconsideração não suspende o prazo. Se o examinador negar o pedido depois que o prazo de resposta tiver se esgotado, e nenhum recurso tiver sido apresentado, o pedido de marca é abandonado. É por isso que a reconsideração geralmente é apresentada junto com um aviso de recurso (notice of appeal).

Caminho 2: recurso ao Tribunal de Julgamento e Recursos de Marcas

Um recurso ex parte pede que um colegiado de juízes administrativos de marcas decida se a recusa do examinador estava correta com base nos autos existentes. Você apresenta o aviso de recurso e paga a taxa de recurso de cada classe dentro do prazo de resposta. O TTAB define um cronograma de memoriais: o seu memorial de recurso, o memorial do examinador e a sua réplica opcional. Você pode pedir uma sustentação oral, embora a maioria dos recursos seja decidida com base nos memoriais.

Os autos são o principal limite. O TTAB decide o recurso com base nas provas que estavam no processo do pedido quando o recurso foi apresentado e não considera novos documentos anexados a um memorial. Se você precisar acrescentar provas, deve pedir ao TTAB que devolva o pedido ao examinador para esse fim, e precisa de justa causa. É por isso que a primeira resposta deve conter todos os documentos que você tem; o recurso é o lugar errado para descobrir uma lacuna.

Se o TTAB mantiver a recusa, você pode pedir a revisão pelo Tribunal de Apelações do Circuito Federal (Federal Circuit) ou propor uma ação civil em um tribunal distrital federal. Se o TTAB reformar a decisão, o pedido segue para publicação.

Apresentar os dois ao mesmo tempo

A estratégia usual é apresentar o aviso de recurso e o pedido de reconsideração ao mesmo tempo. O TTAB suspende o recurso e devolve o pedido para que o examinador analise a reconsideração. Se o examinador retirar a recusa, o recurso é extinto por perda de objeto e o pedido segue adiante. Se o examinador a mantiver, o recurso é retomado com as novas provas já nos autos, que é a única forma de levá-las ao TTAB. Apresentar os dois preserva todas as opções com um único prazo.

Caminho 3: desistir e fazer um novo pedido

Às vezes a office action final está certa. Se a marca é descritiva e você não tem provas de distintividade adquirida, ou se a marca citada é forte e os produtos claramente têm afinidade, um recurso gasta dinheiro defendendo uma posição fraca. As alternativas são transferir o pedido para o Supplemental Register (registro suplementar), quando a recusa é por caráter descritivo e a marca está em uso, ou abandonar o pedido e fazer um novo para uma marca modificada ou para produtos mais restritos por meio do nosso serviço de registro de marcas. Um novo pedido perde a data de protocolo original, então pese a decisão contra o valor dessa prioridade.

O prazo e o que precisamos de você

O prazo de resposta para uma office action final é o mesmo de uma não final: três meses a partir da data de emissão, com uma prorrogação paga de três meses disponível se pedida antes do primeiro vencimento, como explica o nosso artigo sobre o prazo para responder a uma office action de marca. Para avaliar as opções, precisamos do processo completo do pedido, incluindo a primeira resposta e todos os documentos anexos, da própria office action final, de quaisquer provas novas que tenham surgido desde a primeira resposta e de uma avaliação franca de quanto essa marca específica é importante para o negócio. Se a resposta for que o negócio sobreviveria a uma troca de nome, isso molda a orientação. Se a marca está em todos os produtos e no site, o recurso, conduzido pelo nosso serviço de defesa de marcas e procedimentos no TTAB, geralmente vale o custo.

Se uma office action final chegou e você quer uma recomendação clara entre reconsideração, recurso e novo pedido, uma consulta com a Capitol Law Partners pode oferecê-la antes que o prazo de resposta reduza as suas opções. Agende uma consulta.

Este artigo tem caráter meramente informativo e não constitui aconselhamento jurídico. Esta comunicação não estabelece uma relação advogado-cliente.

Cagatay Ersoy. Estratégia prática para fundadores, investidores e empresas em crescimento.

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