Símbolo TM ou ®: qual deles a sua marca pode usar?

Você pode colocar o TM ao lado do nome da sua marca hoje mesmo. Não é preciso protocolar nada, obter aprovação nem pagar taxa, porque o TM simplesmente anuncia que você reivindica o nome como marca. O símbolo ® é diferente. A lei federal o reserva às marcas que o USPTO efetivamente registrou, e a escolha entre o símbolo TM ou ® se resume a um único fato: foi emitido um certificado de registro para esta marca, para estes produtos ou serviços? Se não foi, continue com o TM. A prática de direito marcário do escritório vê o símbolo errado em embalagens com mais frequência do que se imagina, e o erro é fácil de evitar.

Símbolo TM ou ®: o que o TM e o SM realmente fazem

TM significa trademark (marca) e é usado com produtos. SM significa service mark (marca de serviço) e é usado com serviços, embora muitas empresas usem o TM nos dois casos e nenhuma regra proíba isso. Nenhum dos dois símbolos tem força jurídica própria. Você pode usá-los em uma marca não registrada, em uma marca com pedido pendente ou em uma marca que nunca pretende registrar.

O que os símbolos fazem é sinalizar intenção. Eles dizem aos concorrentes que você trata o termo como marca, e não como descrição, o que desestimula cópias casuais. Eles também ajudam você mais tarde. Quando uma disputa depende de saber se uma palavra foi usada como marca ou apenas como decoração ou descrição do produto, um TM usado de forma consistente ao lado do termo é prova de que você pretendia usá-lo como identificador de origem. Os direitos em si nascem do uso, como explica o nosso artigo sobre direitos de marca sem registro, e o símbolo é apenas uma sinalização por cima desses direitos.

Quando você pode usar o símbolo ®

O símbolo ® pode ser usado depois que o USPTO emite o certificado de registro, e apenas em relação aos produtos e serviços listados nesse registro. Um pedido pendente não basta, e um aviso de deferimento (Notice of Allowance) em um pedido com base em intenção de uso também não, porque a marca só está registrada depois que a declaração de uso (Statement of Use) é aceita e o certificado é emitido. Um registro estadual de marca também não basta; o símbolo ® é um aviso federal.

A Seção 29 do Lanham Act oferece duas formas de dar esse aviso: o símbolo ® ou as palavras “Registered in U.S. Patent and Trademark Office”, ou ainda a abreviação “Reg. U.S. Pat. & Tm. Off.” O aviso importa porque, sem ele, você não pode obter os lucros nem a indenização de um infrator, a menos que prove que o infrator tinha conhecimento efetivo do seu registro. A tutela inibitória (injunctive relief) continua disponível, mas o dinheiro não, e em um caso sobre vendas perdidas é justamente isso que importa.

Registros no Supplemental Register (registro suplementar) também podem usar o símbolo ®. O registro em que a marca está afeta as presunções que você recebe, e não o aviso que você pode dar.

O que acontece se você usar o ® cedo demais

Usar o símbolo ® em uma marca não registrada é indevido. Na maioria dos casos, a consequência é uma correção: o examinador que vê o ® em uma prova de uso (specimen) de uma marca não registrada pode pedir uma explicação, e você retira o símbolo. O problema fica sério quando o uso parece deliberado. Afirmar conscientemente que uma marca é registrada quando não é pode ser tratado como uma declaração enganosa ao público, e a parte contrária levanta esse ponto em disputas de marcas e procedimentos no TTAB para argumentar que você chegou à disputa de mãos sujas (unclean hands). Esse argumento pode custar a você medidas que, de outro modo, você teria obtido.

Titulares de marcas estrangeiras caem em uma armadilha parecida. Um registro na Turquia, na União Europeia ou em qualquer outro lugar não autoriza o uso do símbolo ® nos Estados Unidos. Se a sua embalagem traz o ® por causa de um registro no país de origem, ela deve trazer o TM no mercado americano até que o registro no USPTO seja concedido.

Onde colocar o símbolo

Nenhuma regra exige o símbolo em todas as aparições da marca. A prática comum é usar o símbolo sobrescrito, no canto superior direito da marca, na primeira aparição ou na mais destacada de uma página, embalagem ou tela, com um aviso no rodapé informando que a marca é registrada pela sua empresa. Em um logotipo, o símbolo fica na borda do desenho. Em uma marca nominativa usada no corpo do texto, um único símbolo na primeira menção basta.

Mantenha o símbolo coerente com o registro. Se você registrou uma marca nominativa, pode usar o ® com a palavra em qualquer estilização. Se registrou apenas um logotipo, o ® acompanha o logotipo, e a palavra sozinha deve trazer o TM até que um registro da marca nominativa seja concedido por meio do nosso serviço de registro de marcas.

Erros que vemos em embalagens e sites

• Aplicar o ® a todos os produtos de uma linha quando o registro cobre apenas uma classe de produtos.
• Trocar para o ® no dia em que o pedido é protocolado, e não no dia em que o certificado é emitido.
• Abandonar o TM depois do lançamento e deixar a marca sem nenhum símbolo.
• Usar o ® em uma marca cujo registro caducou porque uma declaração de manutenção não foi apresentada, o que equivale a usá-lo em uma marca não registrada.
• Marcar um slogan com o ® quando apenas a marca principal da empresa está registrada.

Cada um desses erros se corrige rapidamente se for detectado em uma auditoria de marca, e vira um incômodo se for detectado por um adversário.

Se você não tem certeza de qual símbolo deve aparecer nos seus produtos ou se o seu registro ainda permite o uso do símbolo ®, uma consulta com a Capitol Law Partners pode resolver isso rapidamente. Agende uma consulta.

Este artigo tem caráter meramente informativo e não constitui aconselhamento jurídico. Esta comunicação não estabelece uma relação advogado-cliente.

Cagatay Ersoy. Estratégia prática para fundadores, investidores e empresas em crescimento.

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