Direitos de marca sem registro: você tem proteção nos EUA?

Nos Estados Unidos, os direitos de marca nascem do uso, e não de um certificado. No dia em que você começa a vender produtos ou serviços com um nome distintivo, adquire direitos de direito consuetudinário (common-law rights) sobre esse nome nos lugares onde efetivamente faz negócios e onde os clientes conhecem você. Então, a resposta curta para a pergunta se existem direitos de marca sem registro é sim. A resposta longa é que esses direitos são estreitos, difíceis de provar e fáceis de perder terreno, e é por isso que a nossa página de serviços de direito marcário trata o registro federal como o padrão para qualquer marca que pretenda crescer.

O que os direitos de marca sem registro realmente cobrem

Os direitos de common law se vinculam à área geográfica em que você usa a marca e à área para a qual a sua reputação se espalhou. Uma padaria que vende com um determinado nome em Herndon, Virgínia, tem direitos em Herndon e provavelmente na região ao redor, mas não em Seattle, onde ninguém ouviu falar dela. Se outra padaria adotar o mesmo nome em Seattle de boa-fé, os dois negócios podem continuar a usá-lo em seus próprios territórios, e nenhum deles pode expulsar o outro.

Os direitos também se vinculam apenas aos produtos e serviços que você efetivamente vende. O uso em café não reserva o nome para roupas. E eles dependem de uso contínuo. Se você para de usar a marca sem intenção de retomar o uso, os direitos se extinguem; segundo o Lanham Act, três anos consecutivos sem uso constituem prova prima facie de abandono.

A prova é onde os titulares sem registro têm dificuldade. Não existe registro público de uma marca de common law, então, se surgir uma disputa, você precisa demonstrar, com notas fiscais datadas, publicidade, fotografias e provas obtidas com clientes, quando usou a marca pela primeira vez, onde e em quê. A outra parte vai atacar cada lacuna desse histórico.

O que um registro federal de marca acrescenta

O registro no Principal Register do Escritório de Patentes e Marcas dos Estados Unidos (USPTO) não cria a marca. Ele muda o que você pode fazer com ela.

• Prioridade em todo o país. Quando o registro é concedido, a data do seu pedido passa a valer como data de uso presumido (constructive use) em todo o território nacional. Quem adotar uma marca semelhante a ponto de causar confusão em qualquer lugar do país depois dessa data terá direitos posteriores aos seus, mesmo que nunca tenha visto a sua marca.
• Uma presunção legal. O certificado de registro é prova prima facie de que a marca é válida, de que pertence a você e de que você tem o direito exclusivo de usá-la para os produtos e serviços listados. Você entrega ao tribunal um certificado, em vez de provar os seus direitos do zero.
• O símbolo ®, que só uma marca registrada pode usar. O símbolo avisa o público e preserva a sua possibilidade de obter os lucros e a indenização de um infrator que não tinha outro meio de conhecer os seus direitos. O nosso artigo sobre a diferença entre o símbolo TM e o símbolo ® explica quando cada um é permitido.
• Um lugar no registro. Os examinadores do USPTO citam marcas registradas contra pedidos posteriores, então o seu registro pode bloquear o pedido de um concorrente antes mesmo que a disputa chegue até você.
• Acesso ao cadastro na Alfândega dos EUA e aos programas de registro de marcas dos marketplaces, que exigem um número de registro.
• Incontestabilidade. Depois de cinco anos de uso contínuo após o registro, você pode apresentar uma declaração da Seção 15, que elimina vários dos fundamentos com os quais um concorrente poderia atacar o registro no futuro.

É possível processar alguém com base em uma marca não registrada?

Sim. A Seção 43(a) do Lanham Act permite que o titular de uma marca não registrada proponha uma ação federal por falsa indicação de origem, e a legislação estadual de concorrência desleal oferece pedidos semelhantes. O problema é o ônus da prova. Sem registro, você precisa demonstrar que a sua marca é distintiva, que você a usou primeiro e que os seus direitos alcançam o território onde o réu atua. O titular de um registro começa o processo com esses pontos presumidos, e um réu que adotou a marca depois da data do seu pedido não pode alegar que agiu de boa-fé.

Quando o registro compensa o custo

O registro justifica a taxa do pedido quando a sua empresa vende em mais de um estado, vende on-line, pretende licenciar ou franquear a marca, capta recursos de terceiros ou atua em um mercado em que um concorrente poderia plausivelmente adotar o mesmo nome. Investidores e compradores pedem o certificado de registro na due diligence, e a falta dele vira ponto de negociação. Vale lembrar também que, nos Estados Unidos, as marcas são apenas uma parte da propriedade intelectual e convivem com os direitos autorais e as patentes.

O argumento para continuar sem registro é estreito: uma empresa com um único endereço, sem planos de expansão e com um nome tão descritivo que o USPTO o recusaria de qualquer forma. Mesmo assim, vale a pena fazer uma busca de anterioridade de marca para saber se outra pessoa já tem direitos federais sobre o nome que você usa, porque o registro dela pode limitar os lugares para onde você vai crescer.

Como proteger os direitos que você já tem

Se você usa uma marca há anos sem registrá-la, ainda não perdeu nada. Documente as datas do primeiro uso e guarde as provas: fotografias datadas, notas fiscais, anúncios e capturas de páginas da web. Use o símbolo TM para sinalizar a sua reivindicação. Depois, apresente um pedido baseado em uso por meio de um serviço de registro de marcas no USPTO, que converte a prioridade que você já tem em um registro de alcance nacional.

Mais um ponto para quem usa a marca há muito tempo. Se outra pessoa registrou a mesma marca depois que você começou a usá-la, o seu uso anterior pode fundamentar um pedido de cancelamento do registro dela, mas o fundamento mais claro para esse pedido só está disponível nos cinco anos seguintes à data do registro. Esperar reduz as suas opções.

Se você está avaliando se deve registrar uma marca que já usa, uma consulta com a Capitol Law Partners pode definir o caminho certo para a sua situação. Agende uma consulta.

Este artigo tem caráter meramente informativo e não constitui aconselhamento jurídico. Esta comunicação não estabelece uma relação advogado-cliente.

Cagatay Ersoy. Estratégia prática para fundadores, investidores e empresas em crescimento.

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