Recusa de marca meramente descritiva: o que fazer

Uma recusa por caráter meramente descritivo significa que o examinador concluiu que a sua marca diz de imediato aos consumidores algo sobre os produtos ou serviços: um ingrediente, uma qualidade, uma função, uma característica, uma finalidade ou o usuário a que se destinam. A recusa é emitida com base na Seção 2(e)(1) do Lanham Act e vem acompanhada de provas, geralmente definições de dicionário e páginas da web que mostram o termo sendo usado de forma descritiva no seu setor. Você tem três formas realistas de responder a uma recusa de marca meramente descritiva, e a certa depende do grau descritivo do termo e de há quanto tempo você o usa. O nosso serviço de respostas a office actions vê essa recusa quase com a mesma frequência que a de probabilidade de confusão, e ela muitas vezes é a mais difícil das duas de superar.

O que significa uma recusa de marca meramente descritiva no USPTO

O caráter descritivo é avaliado em relação aos produtos e serviços do pedido, e não em abstrato. Uma palavra arbitrária para um produto pode ser descritiva para outro. O teste é se um consumidor que sabe quais são os produtos entenderia de imediato o termo como uma descrição deles, sem precisar de imaginação. Uma combinação de palavras descritivas continua descritiva, a menos que a combinação crie um significado novo, que vá além da soma das partes.

Dois pontos relacionados moldam a resposta. Se apenas uma parte da marca for descritiva, o examinador geralmente vai exigir uma renúncia (disclaimer) a essa parte, em vez de recusar a marca inteira, e concordar com a renúncia resolve a questão. Se o examinador entender que o termo é genérico, ou seja, que dá nome ao próprio produto, nenhuma das opções abaixo vai funcionar, porque um termo genérico nunca pode ser registrado em nenhum dos dois registros.

Opção 1: argumentar que a marca é sugestiva

Uma marca sugestiva insinua uma qualidade dos produtos, mas exige um passo mental para chegar até ela. Se você conseguir demonstrar que a ligação entre o termo e os produtos exige imaginação, raciocínio ou percepção, a marca pode ser registrada sem mais nada. As versões mais fortes desse argumento apontam para um duplo sentido, uma incongruência ou uma combinação incomum de palavras que os consumidores não leriam de forma literal. Provas ajudam: registros de terceiros de termos semelhantes para produtos semelhantes sem renúncia e a ausência de uso descritivo do termo pelos concorrentes.

O argumento é fraco quando as provas do examinador mostram que o setor já usa o termo de forma descritiva. O nosso artigo sobre o que torna uma marca forte explica a linha entre o sugestivo e o descritivo; se a sua marca estiver do lado descritivo, passe para a próxima opção, em vez de gastar a resposta com um argumento que o examinador já rejeitou.

Opção 2: alegar distintividade adquirida com base na Seção 2(f)

Um termo descritivo se torna registrável quando os consumidores passam a reconhecê-lo como identificador dos seus produtos, condição que a lei chama de distintividade adquirida ou significado secundário (secondary meaning). Há três formas de alegá-la.

• Uma declaração verificada de que a marca está em uso substancialmente exclusivo e contínuo no comércio há pelo menos cinco anos. Isso é prova prima facie de distintividade adquirida, mas o examinador pode considerá-la insuficiente para um termo altamente descritivo e pedir mais.
• Provas efetivas: números de vendas, gastos com publicidade, a duração e a forma do uso, cobertura espontânea na mídia, declarações de clientes ou revendedores e pesquisas de opinião. A publicidade que ensina os consumidores a procurar a marca como marca tem peso especial.
• A titularidade de um registro anterior da mesma marca no Principal Register para produtos relacionados, que pode fundamentar uma alegação com base na Seção 2(f) para o novo pedido.

Uma alegação com base na Seção 2(f) admite que a marca é descritiva, por isso geralmente é feita de forma subsidiária ao argumento de que a marca é sugestiva. Ela também pode ser feita em relação a apenas uma parte da marca.

Opção 3: transferir o pedido para o Supplemental Register

Se a marca está em uso, mas ainda não adquiriu distintividade, você pode alterar o pedido para o Supplemental Register (registro suplementar). Um registro suplementar permite o uso do símbolo ®, é citado pelos examinadores contra pedidos posteriores que possam causar confusão e fundamenta uma ação federal por violação. Ele não tem a presunção de validade e de titularidade de um registro no Principal Register e não pode se tornar incontestável. Um pedido com base em intenção de uso precisa primeiro apresentar uma alegação de uso antes de ser transferido para o Supplemental Register.

O Supplemental Register muitas vezes é a resposta prática para uma marca jovem com nome descritivo. Quando a marca estiver em uso há tempo suficiente para sustentar uma alegação com base na Seção 2(f), um novo pedido para o Principal Register pode ser feito.

Como escolher entre as três, e o que não fazer

Argumente que a marca é sugestiva quando o termo estiver na fronteira e as provas do examinador forem frágeis. Alegue a Seção 2(f) quando tiver cinco anos de uso ou provas fortes de reconhecimento. Transfira para o Supplemental Register quando tiver uso, mas nenhuma das duas primeiras condições, e quiser proteção registrada agora. As opções podem ser combinadas de forma subsidiária em uma única resposta.

O que não funciona é repetir que a marca não é descritiva sem apresentar provas, ou enviar alguns e-mails favoráveis de clientes como prova de significado secundário de um termo que claramente descreve o produto. Se o examinador mantiver a recusa, as opções se reduzem à reconsideração ou ao recurso, como explica o nosso artigo sobre o que acontece depois de uma office action final. E, para o próximo produto, a solução mais barata é um nome menos descritivo, que uma busca de anterioridade de marca vai apontar antes que um pedido de marca no USPTO seja protocolado.

Se você tem uma recusa por caráter descritivo em mãos e está avaliando essas opções, uma consulta com a Capitol Law Partners pode dizer qual delas as suas provas sustentam. Agende uma consulta.

Este artigo tem caráter meramente informativo e não constitui aconselhamento jurídico. Esta comunicação não estabelece uma relação advogado-cliente.

Cagatay Ersoy. Estratégia prática para fundadores, investidores e empresas em crescimento.

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