O que é o controle de prazos de PI e quais prazos ele acompanha?

Registros de marca raramente são perdidos em uma disputa. Eles se perdem quando uma janela de renovação se fecha sem que ninguém perceba, porque o lembrete do USPTO foi para um endereço de e-mail que deixou de funcionar dois anos antes. O controle de prazos de propriedade intelectual (IP docketing) é o sistema que evita isso: um calendário de todos os prazos ligados a cada ativo, cada um com um responsável, um cronograma de lembretes e o período de tolerância registrado separadamente do próprio prazo. A equipe de controle de prazos e gestão de portfólio de PI da Capitol Law Partners trata esse calendário como o documento mais valioso de um portfólio, porque todos os outros documentos dependem de ele continuar correto.

O que é, de fato, o controle de prazos de PI

Um sistema de controle de prazos é mais do que uma lista de datas. Para cada ativo, ele registra o prazo, o fundamento legal, o período de tolerância e a respectiva taxa adicional, a consequência de perdê-lo, a pessoa responsável e os lembretes que disparam antes dele. Ele é revisado em um calendário fixo, atualizado sempre que um ativo é incluído, cedido ou abandonado, e mantido em um lugar que sobreviva à rotatividade da equipe.

O USPTO envia lembretes de cortesia por e-mail para os protocolos de manutenção, mas apenas para o endereço de correspondência que consta no registro. Se esse endereço pertence a um escritório de advocacia anterior ou a um funcionário que saiu, o lembrete se perde. O controle de prazos é o sistema que você controla; o lembrete é um que você não controla.

Prazos de marcas que o controle precisa incluir

Para pedidos pendentes:

• Respostas a office actions. No momento em que este texto foi escrito, o prazo de resposta da maioria das office actions de marca é de três meses, com uma prorrogação de três meses disponível mediante taxa. Perdê-lo leva ao abandono do pedido, e uma petição de restabelecimento (petition to revive) por atraso involuntário tem o seu próprio prazo curto, contado do aviso de abandono.
• Declarações de uso (statements of use) para pedidos com base em intenção de uso (intent-to-use): vencem dentro de seis meses do aviso de admissão (notice of allowance) e podem ser prorrogadas em períodos de seis meses até o máximo de três anos a partir do aviso de admissão, cada prorrogação com a sua própria taxa e o seu próprio prazo.
• Janelas de oposição contra pedidos concorrentes que você está monitorando: 30 dias a partir da publicação, prorrogáveis.

Para registros:

• Declaração de uso da Seção 8 entre o quinto e o sexto aniversário, com período de tolerância de seis meses; veja quando vence a declaração da Seção 8.
• Declaração de incontestabilidade da Seção 15, normalmente junto com a primeira Seção 8.
• Renovação combinada das Seções 8 e 9 entre o nono e o décimo aniversário e, depois, a cada dez anos, cada uma com período de tolerância de seis meses.
• Declarações da Seção 71 para registros pelo Protocolo de Madri, com calendário próprio.
• Respostas a auditorias pós-registro, que chegam como office actions com prazo próprio; o nosso texto sobre auditorias pós-registro do USPTO trata do que elas pedem.

Depois que um prazo de manutenção e o seu período de tolerância passam, o registro é cancelado e não pode ser restabelecido. Esse único fato é a razão de existir do controle de prazos. Os protocolos em si são feitos pela nossa área de renovação e manutenção de marcas.

Prazos no exterior, de domínios e de contratos

Registros pelo Protocolo de Madri são renovados a cada dez anos pela OMPI, mas a dependência de cinco anos em relação à marca de base nos EUA é uma data própria a acompanhar, já que a caducidade do registro nos EUA nesse período derruba junto as designações estrangeiras. Registros nacionais diretos são renovados conforme o calendário de cada país, e muitos países permitem o cancelamento de uma marca sem uso por três ou cinco anos após o registro, então o controle deve incluir os prazos locais de uso, e não apenas as datas de renovação. A prioridade da Convenção de Paris dá seis meses a partir de um primeiro pedido para protocolar no exterior com a data original; essa janela deve entrar no controle no dia em que o pedido nos EUA é protocolado.

Nomes de domínio expiram conforme o calendário do registrador e podem ser capturados por terceiros poucos dias depois de caducarem. Contratos de licença têm prazos de vigência, opções de renovação, prazos de aviso para não renovação e datas de prestação de contas de royalties. Acordos de coexistência às vezes contêm datas de revisão ou marcos territoriais. Tudo isso vai para o mesmo calendário.

Lançamentos para direitos autorais e segredos comerciais

Direitos autorais sobre obras criadas hoje não precisam de renovação, mas o momento ainda importa. Registrar a obra dentro de três meses da primeira publicação, ou antes do início de uma violação, preserva o direito à indenização legal prefixada (statutory damages) e aos honorários advocatícios por essa violação, então o controle deve sinalizar as datas de publicação das obras importantes e provocar uma decisão sobre o registro. Segredos comerciais não têm nenhum protocolo; o lançamento no controle é uma revisão periódica das medidas de proteção, dos acordos de confidencialidade e das respectivas datas de expiração, e dos procedimentos de desligamento quando sai um funcionário com acesso a eles.

Como montar um controle de prazos que sobreviva à rotatividade

Defina um único responsável e um substituto nomeado dentro da empresa, e peça ao escritório externo que mantenha um controle paralelo, para que dois calendários independentes registrem cada data. Coloque o escritório de advocacia como endereço de correspondência nos registros do USPTO, para que a correspondência oficial e os lembretes de cortesia cheguem a alguém cuja função é agir sobre eles. Registre o período de tolerância como um segundo lançamento, com um lembrete diferente, e nunca como o prazo. Programe lembretes com noventa, sessenta e trinta dias de antecedência, porque reunir provas de uso e confirmar o uso de toda uma lista de produtos leva mais tempo do que assinar um formulário.

Revise todo o controle uma vez por ano em comparação com a realidade do negócio: produtos descontinuados, logotipos redesenhados, empresas fundidas, marcas cedidas. Uma revisão anual desse tipo é o núcleo da auditoria que descrevemos em como fazer uma auditoria de PI. E ensine quem abre a correspondência a reconhecer as cobranças privadas enganosas que imitam faturas do USPTO; pagar uma delas não faz nada pelo registro e muitas vezes significa que o prazo real está sendo ignorado.

Quanto custa um prazo perdido

Um pedido abandonado às vezes pode ser restabelecido se o atraso tiver sido involuntário e a petição for apresentada logo após o aviso de abandono. Um registro cancelado não pode. O único caminho é um novo pedido, com nova data de protocolo, e qualquer terceiro que tenha pedido uma marca semelhante nesse intervalo passa a ter prioridade sobre você. O registro da empresa se torna um direito de direito consuetudinário (common law) limitado à área de uso efetivo, e qualquer condição de incontestável desaparece. Comparado a isso, o custo de manter um controle de prazos é próximo de zero.

Se a sua empresa tem mais do que alguns registros, ou mudou de nome, passou por uma fusão ou perdeu a pessoa que acompanhava os protocolos recentemente, a Capitol Law Partners pode reconstruir o controle de prazos e assumir os prazos. Agende uma consulta.

Este artigo tem caráter meramente informativo e não constitui aconselhamento jurídico. Esta comunicação não estabelece uma relação advogado-cliente.

Cagatay Ersoy. Estratégia prática para fundadores, investidores e empresas em crescimento.

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