Quando vence a declaração de uso da Seção 8 da sua marca?

Um registro de marca nos EUA não é permanente. Ele só sobrevive se você protocolar no prazo uma declaração de uso da Seção 8 (Section 8 declaration of use), afirmando sob juramento que a marca continua em uso no comércio para os produtos e serviços listados e comprovando isso com uma prova de uso (specimen). A primeira vence na janela entre o quinto e o sexto aniversário da data do registro. Depois, uma declaração combinada da Seção 8 e renovação da Seção 9 vence entre o nono e o décimo aniversário e, a partir daí, a cada dez anos. Cada janela tem um período de tolerância de seis meses mediante taxa adicional e, depois do período de tolerância, o registro é cancelado sem nenhuma possibilidade de restabelecimento. A nossa área de renovação e manutenção de marcas existe em grande parte porque essa última frase surpreende muita gente.

O calendário da declaração de uso da Seção 8

Conte a partir da data de registro que consta no seu certificado, e não da data do pedido nem da data em que você usou a marca pela primeira vez:

• Do 5º ao 6º ano: declaração de uso contínuo da Seção 8, normalmente combinada com uma declaração de incontestabilidade da Seção 15.
• Do 9º ao 10º ano: declaração combinada da Seção 8 e pedido de renovação da Seção 9.
• A cada dez anos depois disso: um novo protocolo combinado das Seções 8 e 9.

Cada prazo pode ser cumprido com até seis meses de atraso, mediante uma taxa adicional. O USPTO envia lembretes de cortesia por e-mail para o endereço de correspondência cadastrado, mas esses lembretes vão para quem cuidou do pedido, que muitas vezes é um ex-funcionário ou um escritório de advocacia anterior. Trate o lembrete como um bônus, e não como um sistema.

Registros obtidos pelo Protocolo de Madri, com base na Seção 66(a), apresentam em vez disso uma declaração da Seção 71, em um calendário equivalente, vinculado às datas do registro nos EUA e do registro internacional. A substância é a mesma: comprovar o uso ou perder os produtos.

O que a declaração precisa demonstrar

A declaração é uma afirmação verificada de que a marca está em uso no comércio para cada produto e serviço listado, apresentada com a taxa vigente do USPTO por classe. Se a marca não estiver em uso para alguns itens, você os exclui antes de protocolar. Listar produtos que você não vende mais é a forma mais rápida de atrair uma auditoria pós-registro, e uma alegação de uso sabidamente falsa pode expor o registro a uma contestação por fraude no futuro.

Dois detalhes causam a maioria das rejeições. A declaração deve ser apresentada pelo atual titular do registro; uma declaração apresentada em nome de uma empresa antecessora ou de um fundador que cedeu a marca anos atrás é nula e, se o prazo já tiver passado quando você perceber, o registro estará perdido. E a marca que aparece na prova de uso precisa corresponder à marca registrada. Um logotipo modernizado que elimina um elemento ou altera o texto pode não sustentar o registro antigo.

Provas de uso que o USPTO aceita e rejeita

Você precisa de uma prova de uso por classe, mostrando a marca em uso efetivo:

• Produtos: etiquetas, rótulos, embalagens ou fotos do próprio produto com a marca, ou uma página da web que mostre a marca perto do produto com uma forma de encomendá-lo.
• Serviços: publicidade, folhetos, placas ou páginas da web que mostrem a marca usada na oferta ou na prestação dos serviços.

Entre as provas rejeitadas estão montagens, imagens alteradas digitalmente, provas de gráfica e páginas da web que mostram a marca, mas não oferecem forma de compra. Provas extraídas de páginas da web devem mostrar o URL e a data de acesso. Mantenha como rotina um arquivo datado de provas de uso, em vez de procurar uma no décimo primeiro mês da janela.

Falta de uso justificável

Se a marca estiver temporariamente sem uso, você ainda pode protocolar uma declaração da Seção 8 alegando falta de uso justificável (excusable nonuse), mas apenas quando o uso parou por motivos alheios à sua vontade: um embargo comercial, um desastre natural, uma aprovação regulatória pendente, a doença de um empresário individual. A decisão de suspender um produto, a falta de demanda ou o aumento de custos na cadeia de suprimentos é uma escolha empresarial e não se qualifica. A declaração deve informar quando o uso parou, por quê, o que você está fazendo para retomá-lo e, aproximadamente, quando espera retomá-lo.

Como combinar o protocolo com a Seção 15 e se preparar para uma auditoria

Se a marca estiver em uso contínuo por cinco anos consecutivos após o registro, protocole a declaração de incontestabilidade da Seção 15 no mesmo envio. Ela tem uma taxa adicional e dá ao registro caráter conclusivo contra os ataques mais comuns, o que explicamos em o que a declaração da Seção 15 garante a você.

Saiba que o USPTO audita aleatoriamente declarações das Seções 8 e 71 que abrangem vários produtos ou serviços e pede prova de uso para itens adicionais. O nosso texto sobre auditorias pós-registro do USPTO trata da resposta. Em resumo: liste apenas o que você vende e guarde provas de uso de tudo isso.

O que acontece se você perder o prazo

Quando o período de tolerância se encerra, o registro é cancelado ou expira. Não existe petição para restabelecê-lo, nenhuma demonstração de atraso involuntário ajuda e nenhuma taxa resolve. O único caminho é um novo pedido, examinado do zero e com nova data de protocolo, o que significa que qualquer terceiro que tenha pedido uma marca semelhante nesse intervalo passa a estar à sua frente. Um registro que era incontestável na véspera se torna uma marca apenas com direitos de direito consuetudinário (common law).

É também por isso que os prazos de renovação devem estar em um sistema de controle de prazos com um responsável definido, com o período de tolerância anotado separadamente, e por isso os registros de titularidade precisam estar atualizados. Empresas com mais do que um punhado de marcas costumam administrar esse calendário por meio do nosso serviço de gestão de portfólio de PI. E um registro que caduca no meio de uma disputa é um presente para o outro lado; a nossa equipe de defesa de marcas e procedimentos no TTAB verifica a situação da manutenção antes de enviar qualquer notificação exatamente por esse motivo.

Se o seu registro está se aproximando do quinto ou do nono aniversário, a Capitol Law Partners pode revisar cada produto listado em relação ao uso atual, selecionar as provas de uso e protocolar a declaração da Seção 8 antes que a taxa adicional se aplique. Agende uma consulta.

Este artigo tem caráter meramente informativo e não constitui aconselhamento jurídico. Esta comunicação não estabelece uma relação advogado-cliente.

Cagatay Ersoy. Estratégia prática para fundadores, investidores e empresas em crescimento.

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